“一案双申”实用新型侵权案件中法院借鉴发明审查意见之边界探讨

当事人就同一技术方案同日申请发明和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。

作者 | 李立润 陈亚萍 广东君龙律师事务所

编辑 | 又青

案例

本文分享的案例是关于“专利无效抗辩”的司法裁判案例，本案的案号是（2020）最高法知民终699号。通过本案，笔者将和大家一起来探讨“一案双申”实用新型侵权案件中，法院借鉴发明申请程序审查意见的边界问题。看一看什么情况下“一案双申”发明被驳回，会导致实用新型专利权被认定不予保护。

最高院知识产权法庭给出的裁判要旨是，当事人就同一技术方案同日申请发明和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。

案情简介

L公司因在网上销售涉案产品，被专利权人孙某指控侵犯其实用新型专利权。因L公司在涉案专利的保护期内实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，专利权人孙某请求判令被告L公司赔偿其经济损失及合理维权开支。经审理，一审法院认定涉案产品落入涉案专利的保护范围，故判令被告L公司向权利人孙某支付经济赔偿及合理维权开支6万元。

L公司不服一审判决，向最高院上诉，并提交了涉案专利的实用新型专利权评价报告、涉案实用新型专利的同日发明专利申请行政诉讼判决书等证据，用于证明涉案实用新型明显不具有授权条件，不应予以保护。

涉案实用新型专利的发明同日申请在申请过程中被驳回，经过复审、一审和二审程序后，仍被认定不具有创造性，不符合授权条件，驳回决定生效。发明申请的审查过程中，申请人仅在答复第一次审查意见通知书时，做出了合并权利要求的修改及意见陈述，此后的专利审查流程中，权利人均仅作答复而未对权利要求做出修改。即说明发明专利与涉案实用新型专利同属同一技术方案，二者的审查过程具有可借鉴性。

同时，涉案实用新型专利的评价报告认为权利要求1-7不具有新颖性或者创造性，不具备授权条件。

最高院认为在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以指控侵权的实用新型专利，如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益”，本院依法对其不予保护，故撤销了一审判决，改判驳回专利权人的全部诉讼请求。

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观点

根据本案的前述案情介绍，笔者认为，本案可以看作法院在审理侵权诉讼案适用“专利无效抗辩”中的一次积极尝试，但总的来说法院对于“专利无效抗辩”的态度还是审慎的，如果不具有明显的“无效”或者“专利权不应予以保护”等不属于专利法保护的“合法权益”的事由，法院一般是不会采纳“专利无效抗辩”的。

此处的“专利无效抗辩”是指被诉侵权人以专利权不符合专利法规定的新颖性、创造性等要求，认为涉案专利不应当被授权保护，并以此为抗辩理由请求涉案专利侵权案件审理法院驳回专利权人的诉讼请求。此种抗辩方式也可称专利权效力抗辩，专利权效力抗辩一般指，在侵犯专利权诉讼中，被诉侵权人以专利权不符合专利授权条件、应当被宣告无效进行抗辩，被诉侵权人提供证据证明涉案专利权未生效、失效、已被依法宣告无效的，可以裁定驳回原告的起诉。在实务中，通常被诉侵权人应当向专利复审委员会提出无效宣告请求。但本案审理过程中，被诉侵权人未向专利复审委员会提出无效宣告请求，仅提供证明涉案专利权缺乏新颖性、创造性，认为不应当授予专利权的证据，为便于区分，特称为“专利无效抗辩”。

《专利法》第三条第一款规定：国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。结合行政法及相关职能部门的权责划分可知，国家知识产权局系国务院专利行政部门，负责专利审查和授予专利权的工作，在侵权诉讼案件中，人民法院无权审理专利是否具有新颖性、创造性，是否满足授予专利权授予条件，一般情况下不能基于涉案专利不具有授权条件而驳回起诉。不止中国专利侵权诉讼审理范围有边界，国际上很多国家的专利制度均属于授权侵权双轨制的制度体系。因此，法院在侵权案件中适用“专利无效抗辩”时，十分谨慎，适用条件也较为严苛。像本案的裁判要旨，就要求同日申请的实用新型专利与发明专利属于同一技术方案，且发明不授予专利权的审查结果法律状态明确、稳定，还要求发明不授予专利权的理由与实用新型不授予专利权的评价标准相当。

首先，根据本案的裁判要旨可知其适用的大前提是发明和实用新型应当是“同一技术方案”。这是在出现实用新型授权而发明驳回的情况下，实用新型侵权案件审理过程借鉴发明专利审查意见的大前提。二者应当属于同一技术方案，否则发明专利的审查意见将失去借鉴意义。在本案中，权利人在发明审查过程中，仅仅做出了权利要求合并的修改，并未实质性修改权利要求的技术方案。虽然发明专利做了部分权利要求合并，但发明和实用新型在某些技术方案的保护范围里还是相同的，即二者属于同一技术方案。所以发明专利的全部审查意见、行政诉讼判决，对于实用新型专利侵权案件才具有可借鉴意义。如果发明在第一次审查意见通知书答复时，新增了说明书所记载的技术特征到权利要求中，克服了新颖性的缺陷，后续的审查意见能否继续作为实用新型的参考意见，显然值得商榷。

对此，笔者认为是不能的，根据本案最高院裁判要旨所指出的同一技术方案同日申请的要求，如果发明做了实质性修改，意味着与实用新型的技术方案相比发生了根本的改变，后续的审查意见显然不再具有比较的意义。如果被诉侵权人再以实用新型同日申请的发明专利审查意见不符合授权条件为由提出专利无效抗辩，显然人民法院无法直接基于不同的技术方案判断出涉案的实用新型专利是否符合授权条件，因此不能够直接采纳被诉侵权人的专利无效抗辩理由。此时，被诉侵权人应当基于无效抗辩的理由提出无效宣告请求，由国家知识产权局对涉案专利是否符合授权条件做出审理，方为更加快捷的抗辩策略。

其次，该同日递交的发明专利申请其不符合授权条件的理由应当是生效的，即发明专利的审查流程应当全部结束，并明确不符合授权条件。否则，法院不会直接基于此做出裁判。试想，如果同日申请的审查未明确生效，而人民法院又采纳了不确定的审查意见，后续发明又被授予专利权了，那么判决很可能需要被重新推翻，导致裁判结果不稳定。

最后，发明专利权的审查意见应当是明显不具有新颖性，或者仅基于一篇对比文件就可以评价其不具有创造性，否则也不能够借鉴本案的裁判思路，不能采纳被诉侵权人的专利权无效抗辩理由。即，对于发明专利申请的不授予专利权的评价，应当与实用新型的授权评价标准相当，否则发明专利申请的审查意见也不具有参考意义。

综上，对于实用新型侵权纠纷案件参考发明专利申请不授予专利权审查意见，需要满足如下三个条件：

① 二者应当属于同一技术方案；

② 发明专利审查意见应当法律状态明确；

③ 发明专利申请不符合授权条件的理由应当与实用新型专利授予专利权的评价标准相当。

通过研究本案的裁判思路及根据笔者的实务经验，笔者认为法院在侵权诉讼中对于“专利无效抗辩”持严格审慎的态度。简而言之，如涉案专利并非明显不符合授权条件的，专利权人即便提出“专利无效抗辩”理由，法院也一般会要求被诉侵权人向国家知识产权局提起无效宣告请求，不会轻易采纳被诉侵权人的无效抗辩理由。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

图片来源 | 知产力