企业专利侵权风险防控利器——FTO调查报告

作者：崔佳

指导律师：邱影

在团队工作期间，参与了多起专利侵权案件的办理，也辅助团队进行多份FTO报告的检索与撰写工作。在案件办理过程中发现，仍有部分企业对于专利侵权存在严重的误区，对FTO报告的作用并不了解。所以籍此机会对企业常见的专利侵权误区作出探讨，并介绍企业专利侵权风险防控利器——FTO调查报告的作用与意义。

前言

绝大部分企业还是存在一个误区，认为企业的技术或者产品已经有了自己的专利，就必然能够自由实施，没有专利侵权的风险。这种想法万万要不得。

难道我有产品的专利权还会侵权吗？还是用一个例子更加直观，在没有笔的时代，张三（非法外狂徒）发明了一支笔，包括笔芯、笔杆和笔帽，并获得了专利权；王五（不爱耍大刀）热衷于创新，认为这样的笔携带不方便，于是在笔帽上增加了能挂在口袋上的笔夹，而且王五基于对自己创新的保护也申请了专利，王五的笔包括笔芯、笔杆、笔帽、笔夹，因具有新颖性、创造性和实用性，也同样获得了专利授权。注意，根据专利侵权判定的全面覆盖原则，指如果被控侵权产品包含了专利权利要求中记载的全部技术特征，则落入专利权的保护范围，那么由此可见王五的笔包含了张三专利中笔芯、笔杆和笔帽这三个技术特征，如果王五着手将自己发明的笔投入生产，那么应认定王五构成了专利侵权，除非王五在生产这支笔之前获得了张三的专利转让或者许可。

因此可以得出一个结论，即使我们的产品申请了专利并获得授权，那也并非意味着我们的产品就一定不侵犯他人的专利权，依然有专利侵权的被诉风险，相关案例已经屡见不鲜。伴随着中国企业全球竞争力的逐渐增强，以及涉外贸易的高额利润，越来越多的中国企业选择“出海”。但在走出国门的过程中也会面临多方面的知识产权风险，还是有不少企业想当然认为产品已经有一项或者多项专利这一“金钟罩、铁布衫”，殊不知因专利具有地域性、专利授权并不等于自由实施等种种对专利侵权认识不足导致被诉专利侵权，甚至面临美国、日本等国的大额惩罚性赔偿。本文将要讨论的是一种防范专利侵权风险的有效手段：FTO调查报告。

一

什么是FTO调查报告？

FTO是自由实施（Freedom to Operate）的简称，是指在不侵犯他人专利权的情况下，企业对技术自由地进行使用和开发，并将利用该技术生产的产品或服务投入市场。FTO调查报告是不侵权调查报告/法律意见的一种，是指对企业实施的技术是否侵权他人的专利权进行尽职调查和发表法律意见，并作出是否侵犯他人专利权的分析报告。

FTO在美国、英国、日本比较普遍，这是因为美国、英国、日本、韩国、中国台湾等国家和地区在专利侵权赔偿中的额度适用惩罚性赔偿，侵权赔偿的金额多数为侵权金额的1-3倍，而作为自由实施（FTO）调查报告的作用之一就是证明自己不是故意侵权的关键证据，从而免除巨额惩罚性赔偿。随着我国经济与国际全面接轨，十四五期间总书记更是明确了以建设知识产权强国为目标，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，2021年6月1日修订的《中华人民共和国专利法》更是从立法上明确了专利侵权惩罚性赔偿，惩罚性赔偿数额为侵权数额的1-5倍，甚至超过了美国1-3倍的赔偿倍数。也正因为国内对专利侵权打击力度不断增加，使得许多国内企业意识到在产品上市前、在企业上市前委托双证（专利代理师、律师）律师事务所或者代理机构出具一份FTO报告的重要性。

二

FTO报告的作用和意义

1、避免被法院认定为故意侵权，从而免于承担惩罚性赔偿责任

为加强对知识产权的保护，遏制故意侵权行为，我国参考其他国家的立法，建立了针对故意侵害知识产权的惩罚性赔偿机制。《民法典》第1185条规定，“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿”。据此，《专利法》也规定了惩罚性赔偿，《专利法》第71条第1款规定“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。顾名思义，惩罚性赔偿的作用不是仅仅填补权利人因侵权行为遭受的损失，还有对侵权人进行“惩罚”。理由是侵权行为出于“故意”，情节严重，也就是行为人有较为严重的过错，且行为性质较为恶劣，其侵权行为的方式、范围对权利人产生了较大损失和消极影响，究其本质，是遏制侵权人日后的再次侵权，同时也对他人起到警示作用。

司法中，FTO报告可作为非恶意侵权的重要抗辩理由，能够消除前述适用惩罚性赔偿中“故意”这一要件构成，从而免于承担惩罚性赔偿责任，但是报告的规范性、准确性、可信度等就显得尤为重要，越专业的FTO报告证明力越强。如果企业选择内部的专利工程师做FTO调查报告，有可能会被法院认为存在利益关系，作出难以令人信服的调查结果。因此，建议企业选择可靠的专业团队，进行FTO的尽职调查，进而出具规范、可信度高的FTO报告。

2、产品上市前，帮助企业确定产品上市的时间以及区域

正如前言所述，不能想当然的认为拟上市的产品拥有一个或多个专利保护，就披上了“金钟罩和铁布衫”，其本质是专利授权和专利侵权判定有着本质区别，专利授权并不意味着制造专利产品不侵权。尤其产品拟“出海”销售，更应当规避专利侵权的风险，最好的办法是进行FTO调查。

首先，如果FTO调查报告提示了侵犯他人专利权的风险，那么应当尽可能的去改进欲实施的技术方案，以免落入在先专利权的保护范围，以备在可能的惩罚性赔偿中证明企业已经履行了合理的注意义务；如果无法规避他人的专利权，“跳不出”在先专利权的保护范围，那么企业应当根据FTO调查报告如果在先专利权期限将近，可以选择在在先专利权期限届满后再进入目标市场，但如果专利权期限届满尚早，也可以通过FTO调查过程中检索到的现有技术对在先专利提起无效，扫清欲实施的技术方案的障碍，在在先专利权届满或者被宣告无效后再进入市场，这是确定产品或技术上市的时间。FTO调查报告帮助企业确定产品上市的区域，因为专利具有地域性，假设企业产品拟在美国和日本同时上市，在先专利权是在美国获得授权，那么企业可以先在日本上市，这就是所说的确定产品上市的地域。

其次，如果FTO调查报告显示未侵犯他人专利权的风险，是不是就万事大吉了？也不尽然，因为FTO的局限性，存在范围、时间、漏检等因素，必要时，根据实际情况进行补充FTO或者扩展FTO,其局限性在于产品或者技术涉及的技术点很多，无法穷尽所有技术特征的检索，往往选取的是核心或者重要的技术特征进行检索，这就是FTO调查的范围局限性；有些专利申请由于处于尚未公开的状态，在先无法检索到，但当FTO调查完成，产品上市了，这些专利才公开，有可能发生产品/技术刚好落在某个专利的保护范围内，发生侵权行为，这是FTO调查的时间局限性。

3、降低企业IPO上市遭遇竞争对手“狙击”的风险

近年来，拟IPO企业在上市审核阶段收到竞争对手关于主营业务产品侵犯知识产权诉讼事件频发，相关数据显示，仅2020年科创板终止上市的企业共41家，其中有20家涉及到知识产权问题，占比高达50%。可以看出，知识产权问题已逐渐成为企业在上市进程中更具威胁的关键风险点。国内很多企业因未做好知识产权风险防控与知识产权布局的充足准备而止步IPO，错失融资机会，甚至在信息披露期间因存在知识产权侵权行为而被迫付出惨痛代价。

科创板上市在知识产权相关的问询回复中，排名前三的是专利权、商标权、技术秘密相关问题，分别占50%、30%、15%，其他问题如软件著作权、集成电路布图设计等仅占5%。可以看出，专利权相关问题在知识产权问询问题中占半数以上。对于拟上市科创板的企业，至少应该在准备上市前进行一次FTO分析，对可能面临的专利诉讼做到心中有数，甚至及时采取应对措施，如此才能做到临危不乱，不被对手打乱上市节奏。

三

FTO报告的实施流程

1、确定产品拟上市的地域

因为专利具有地域性，确定拟上市的地域，以针对该地域进行检索分析，减少实际工作量和不必要的权利要求比对分析，没必要委托人仅拟在美国上市而进行全球性专利的检索和侵权比对，这种FTO不仅耗时费力而且对委托人的腰包也是极不友好。

2、技术分解

一个产品涉及的技术特征往往非常多，并非对所有的技术特征都要进行检索分析。这就需要同研发人员充分沟通的基础上，充分了解产品的背景技术，提炼出哪些技术是产品的核心技术，有的放矢针对核心技术特征进行特定区域的专利检索。技术分解后形成检索要素表，检索要素通常以分类号、关键词为主。

3、专利检索

一般而言，专利检索分为查全检索和去噪检索两部，在专利检索预结束时，需要对检索结果进行查全率和查准率评估，这也直接关系着FTO作为故意侵权的抗辩理由时成立与否，如果查全率不符合要求，则需要重新调整检索策略或者寻找新的检索要素进行补充检索；如果查准率不符合要求，则需要调整去噪策略。只有在查全率、查准率都符合要求时，才能终止整个检索过程。

4、侵权比对

简单来说，侵权比对应将产品技术特征与发明或者实用新型的技术特征进行比对，根据全面覆盖原则，判定是否构成相同侵权或者等同侵权；外观设计的侵权判断，主要是看整体是否相似以及设计要点是否相似。

崔佳

盈科常州知识产权团队成员

专利代理师资格

法律职业资格

知识产权管理体系审核员

崔佳具有法律职业资格、专利代理师资格，长期从事知识产权管理体系审核认证工作，在知识产权管理和运营方面有丰富的实践经验，现为邱影律师知识产权团队成员，致力于知识产权非诉与诉讼案件的学习与办理。

邱影，北京市盈科（常州）律师事务所管委会委员，高级合伙人律师，北京市盈科律师事务所执业专利代理师，盈科江苏知识产权法律委员会副主任，盈科常州知识产权法律事务部主任。常州市律师协会电子商务与信息网络委员会副主任，常州市知识产权协会理事，入选常州市“631百名青年律师专业人才库”精英人才。邱影律师专职从事知识产权法律事务，代理的知识产权案件多次入选常州市委政法委评选的优秀案例，律师协会优秀案例一等奖，国家知识产权局专利无效典型案例，及多个法院知识产权典型案例。参与编写多部知识产权相关法律书籍，连续5年获得盈科全国优秀知识产权律师。北京市盈科律师事务所现有124家分所及1家粤港澳联营所，律师18000余名，服务网络覆盖全球104个国家和地区。常州分所位于天宁区金融商务广场5号楼18-19层，执业律师近百名，其中知识产权双证律师资格人员9名，是全省首批涉外法律服务重点机构培育点，以及全省首批知识产权专业化律师事务所培育点。