案说商标法 | 在先使用商标权的法律与实践适用

日读一判，系法律商业双驱动的万程通商团队的每日固定学习会。本文分享的案例，系我们于2023年10月11日集体学习的案例。

按照有关法律、法规、政策的要求，即日起，我们学习分享的案例，将隐去主体及案号信息。给您带来不便，我们深表歉意。

如您需案例全文，请留言留下您的邮箱地址，我们会尽快安排发送。

【裁判要旨】

商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

【法律关系图】

【相关法条】

《中华人民共和国商标法》第五十九条

【诉讼主体】

再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：A公司。

被申请人（一审原告、二审上诉人）：B公司

一审被告、二审被上诉人：C公司。

一审被告、二审被上诉人：黄某。

【基本案情】

（一）A公司提供的证据可以证明被诉侵权标识在涉案商标申请日前在先使用并具有一定影响，符合《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十九条第三款的规定，A公司使用被诉侵权标识具有正当性，不会导致相关消费者混淆，未侵害涉案商标权;（二）涉案商标系以不正当手段抢注A公司的许可人在先使用并有一定影响的商标，B公司取得和行使涉案商标专用权不具有正当性。涉案商标已被提出无效宣告申请，一旦被宣告无效，其专用权自始即不存在；（三）B公司提交的证据不能证明涉案商标具有知名度。综上，请求撤销二审判决，维持一审判决；判令B公司承担一、二审诉讼费用。

（一）A公司在一、二审阶段均未主张先用权抗辩，其在申请再审阶段主张的先用权抗辩法院不应予以审查；（二）A公司提供的在先使用证据系其在一、二审阶段主张在先著作权抗辩时提供的证据，不属于再审新证据；（三）A公司提供的证据不能证明其将被诉侵权标识使用在服装、鞋商品上，并具有一定影响；也不能证明其对被诉侵权标识的使用没有超出原有范围；（四）涉案商标具有合法正当的创作来源，A公司主张涉案商标注册具有恶意缺乏依据；涉案商标权利状态稳定，且本案二审判决已执行，无论涉案商标是否被宣告无效均不影响二审判决的效力；（五）涉案商标经过长期使用，具有较高知名度。综上，请求驳回A公司的再审申请。

【法院认为】

本院认为，本案的主要争议焦点为，A公司提供的证据能否证明A公司及其许可人对被诉侵权标识的使用属于商标法第五十九条第三款规定的情形。

本案中，A公司提供了五组证据，用以证明在涉案商标注册前，A公司对被诉侵权标识进行了使用，并具有一定影响。其中，第一组证据，商标销售授权书和合约书中约定的商标为小黄鸭正面头部图形+英文“B.Duck”及中文“小黄鸭”，而被诉侵权标识为小黄鸭侧面整体图形，二者在视觉效果上存在较大差异；B公司与委托工厂关于服装或鞋的设计底稿图中虽然显示有小黄鸭图案，但从使用方式上看，小黄鸭图案在服装或鞋上主要起装饰作用，不属于商标性使用，况且设计底稿或广告设计送审稿均不能证明使用被诉侵权标识的服装或鞋商品实际进入了市场流通领域，进而证明被诉侵权标识经过使用在市场上具有一定影响；玩味潮人线下活动现场等照片中的小黄鸭是以“B.DUCK”动漫玩偶形象出现，并未体现被诉侵权标识在服装、鞋上的使用情况；唯品会网站上销售的印制有“小黄鸭”图案的童鞋，“小黄鸭”图案与被诉侵权标识存在差异，且主要起装饰作用；微博、微信公众号的宣传内容，以及百度搜索小黄鸭爱心漂流活动的内容、“B.DUCK”关键词的搜索网页结果等，均未体现被诉侵权标识在服装或鞋商品上的使用情况。第二组证据，“B.Duck”曾获得动漫IP的奖项或国际授权业协会颁发的奖项，但该动漫形象或授权品牌图案与被诉侵权 标识均存在较大差异，且上述奖项并不能证明被诉侵权标识在服装、鞋等商品上进行了商标性使用，并具有一定影响。第三组证据，“B.Duck”与“LTDUCK”在百度、微信的搜索指数，不能证明被诉侵权标识在服装、鞋商品上具有一定影响；《小黄鸭之父：香港玩具人林亮传奇》一文中提及的已停产五十年的“小黄鸭”系指“小黄鸭”玩具，并非服装商品，不能证明涉案商标不具有知名度；而荷兰艺术家的大黄鸭作品与林亮作品 二者是否容易导致混淆，与本案商标侵权的认定不具有关联性。第四组证据，微信聊天人的身份不明，不能证明涉案商标的注册具有恶意，并且涉案商标的注册是否具有恶意，不属于本案的审查范围；B公司瓢虫注册商标的有关情况与本案商标侵权的认定不具有关联性。第五组证据，国家知识产权局就涉案商标无效宣告请求受理的通知书，不能证明涉案商标构成商标法第三十二条所指情形，且与本案商标侵权的认定不具有关联性。

【裁判结果】

综上，A公司提供的证据不足以证明A公司及其许可人对被诉侵权标识的使用属于商标法第五十九条第三款规定的情形，其相应再审申请理由不能成立，本院不予支持。