合规、避坑、低成本、高质量获得美国专利

当前，美国市场的营商风险不确定，因此，申请美国专利必须避坑、降费、提质、防范被认定为“不可执行”。本文根据作者在中国专利保护协会2025年11月23日的线上经验交流会和广东省知识产权研究会2025年12月24日大讲堂《高质量、低成本、合规获得美国专利》的PPT整理而成。
一、USPTO查处违规美国专利申请的概况
中国申请人(企业、高校、研究所)提交过数以万计的美国专利申请。期间，少数申请人或专利代理机构违规操作，已经产生严重法律后果，美国专利商标局(USPTO)陆续实名公布了相关责任人和处罚措施[1]。
下图中，蓝色折线表示USPTO颁发的违规专利代理人处罚令(Final Order)的数量，而红色折线表示针对来自中国的专利申请颁发的违规专利代理人处罚令的数量。其中，1996年至2007年，受处罚的专利代理人不多，而且没有因代理中国专利申请而受到处罚的专利代理人；2008年至2012年，受处罚的专利代理人增多，2010年创处罚51人的最高记录，而且出现了个别因代理中国专利申请而受到处罚的专利代理人；2013年至2018年，受处罚的专利代理人每年38人左右，因代理中国专利申请而受到处罚的专利代理人也不多；2019年至2025年，受处罚的专利代理人总体呈下降趋势，但因代理中国专利申请而受到处罚的专利代理人却有增加趋势，2024年高达8人因代理中国专利申请而受到处罚，涉及：虚假专利申请、违规执业或代理、虚假签字、虚假企业实体状态等。

因此，各种违规操作都是申请美国专利过程中的“坑”，需要引起申请人重视，需要着手防范，并且对之前的可能违规行为，自查自纠、尽可能及时补救。
二、USPTO已经公布查处案例的违规专利申请4种情形
1、虚假专利申请[2]
USPTO将所有“不以追求专利保护为目的”的专利申请都列为“虚假专利申请” (spurious patent application)。这对某些大学、研究所的以往美国专利申请敲响了警钟。
USPTO成立了工作组[3]，努力清除各种对专利制度的威胁，尤其反感那些只为以便于货物通过美国海关为目的、以商业宣传为目的、以科研成果评价为目的专利申请。
扑救措施包括：提交一份IDS文件，以彰显专利申请对于申请人的重要性；将已经授权的美国专利许可给相关专利池或商业实施机构；对于已经驳回的专利申请，提出RCE(继续审查请求)或Appeal(申诉)，以表明因发明创造的重要性轻易不言放弃；对于尚未授权的专利申请，提出分案申请、接续专利申请等，以彰显申请人对专利未来实施的期许。
2、虚假代理人
为了降低申请美国专利的成本，有企业尝试过种种不合规的途径。例如，企业违法租用或非从业者冒用[4]美国专利代理人的资质，以美国专利代理人的名义自行向美国专利商标局递案；受委托的不法美国专利代理人，违规不顾文件内容、不顾文件质量、直接签字提交(即“同行渠道”)；受委托的不法美国专利代理人为了逃避行业监管隐瞒专利代理人身份以“独立发明人”的名义向美国专利商标局递案；或者，受委托的不法美国专利代理人让没有专利代理资质的助理以自己的名义签字、递案、甚至与审查员电话会晤[5]。
这些做法败露后，不仅违规美国专利代理人被吊销专利代理资质，作为委托人的企业也将承担严重法律后果，例如，信誉降级、由不法美国专利代理人代理的专利“不可执行”、由不法美国专利代理人代理的专利申请全部作废。
非法代理，很多来自“招标”。申请人希望通过招标选定报价最低的合作伙伴；非法代理利用了申请人的这种心态和需求，通过超低报价获得案源，再通过非法代理的超低成本获得利润，服务质量必将出现问题。
凡是涉及非法代理的专利申请，无论是申请人主谋还是申请人被骗，一般都无法补救。珠三角、长三角的一些企业开辟商会途径提交美国专利申请，合规地使申请人和极具性价比的美国律所精准匹配，使得成本低于招标，而且避开了招标之坑。
3、虚假签字
时而有国内申请人或专利代理机构，为了省事或者因不能及时联系上当事人等原因，替他人签字。美国专利商标局(USPTO)的处罚包括：终止相关专利申请；相关专利视为至始不存在；将申请人列入不诚信清单；没收涉案美国专利代理人的非法所得、每个虚假签名罚款达1000美元和其他可能的刑罚；终身禁止涉案从业者继续从事专利代理业务。
自2023年6月以来，USPTO查处的受到虚假签字影响的专利申请已经超过3900件；自2024年10月以来，USPTO已经因虚假签字终止了超过3300件专利申请[6]。
补救措施包括：准备随时补交、或主动补交当事人委托他人代替签字的证明文件。
4、虚假实体状态
提交一件美国专利申请，大实体、小实体、微实体分别支付官费2000美元、730美元、400美元。因此，曾有大实体企业设法享受小实体、甚至微实体的待遇[7]。然而，一旦“误报”则留下后患。
USPTO近年处理了多位涉及虚假微实体的专利从业者[8]，例如，2024年3月20日向Chen某发出第D2024-01号处罚令；2023年1月6日向Han某发出第D2022-23号处罚令；2023年4月19日向Chen某发出第D2023-19号处罚令；2023年4月7日向Wu某发出第D2023-24号处罚令；2023年1月20日向Chew某发出第D2023-08号处罚令。
到目前为止，针对虚假微实体声明，USPTO已经发出超过2200件专利申请的补费通知书；针对虚假小实体声明，USPTO已经发出超过68件补费通知书；追缴虚假微实体的补费高达44.3万美元；追缴因不诚信的小实体、微实体声明而补缴的延期费、继续审查(RCE)请求费、授权费、信息披露声明(IDS)费等已经超过137.8万美元[9]。
即使将大实体“不慎误报”为小实体或微实体，USPTO通常也不会发补正通知，“不涉案，不审查”。然而，一旦涉案，除了3倍以上处罚，专利即使有效也“不可执行”。
相反，如果企业在出事前能够知错自纠，则不再担责。因此，如果企业实体状态有误，补救成功率比较高。
尤其是，每次缴纳任何一项官费，申请人都要重新评估实体状态；实体状态发生变化，应该保留好证据；如没有把握，需要事先咨询美国专利律师，并且保存好答复文档。
补救理由通常也比较客观。例如，
1) 985、211高校或其高科技公司、享事业费拨款的研究所，规模超过500人是否属于小实体，提交申请时难免“理解有误”，因为美国一方面规定大学、科研机构、非盈利机构都属于小实体；另外一方面又规定国有实体、政府关联企业，无论规模大小和盈利与否，都是大实体。
2) 对“独立经济核算”的理解有误，忽视了“小公司”可能是“大实体”的有关规定，因为大公司旗下的独立经济核算的子公司不足500人是小实体，但小公司的投资人中有大实体，即使自身不足500人仍然是大实体；大实体的子公司，即使不足500人依然是大实体。
3) 忽视了“小实体”地位丧失的有关规定，即：如果小实体曾经向大实体转让过专利，小实体地位就已丧失；如果微实体曾经向大实体或小实体转让过专利，微实体地位就已丧失。微实体的衡量标准每年都变，年申请量超4件(不包括临时申请、PCT)，就不再享受微实体地位。
4) 误解了企业实体状态的动态变化，因为关于企业当前属于大实体、小实体还是微实体，美国一方面规定看历史，另一方面又规定看当前状态。初创企业曾经将专利转让给大实体，数年后回购，那么该企业曾经变成了大实体，但现在属于大实体还是小实体，不同从业者可能给出不同的结论；而且大实体可退变为小实体，而小实体可发展成大实体。
三、“即使专利有效也不可执行”的美国专利申请的5种形式
根据美国专利法律体系，如果在专利申请和审查过程中，发明人或其专利代理人都有诚实和坦白的义务，如果违反诚信原则，存在不正当行为，即使专利权有效也不可执行[10]。
1、虚假发明人
某些企业出于股权、人才流动、利益分配等方面的考虑，不将真正做出“实质性贡献”的研发人员写入发明人名单[11]，美国法院有最新判例将这种“故意遗漏”发明人的行为认定是不公正行为(inequitable conduct)，即使专利有效也不可执行，使得本可以胜诉的专利侵权诉讼以失败告终。
类似地，有企业出于容易掌控研发团队的角度考虑，甚至将没有参与具体研发的企业老板自己写成发明人。在法庭上，任何假“发明人”都无法逃过法庭质证，后患无穷。
某些高校、研究所，出于各种目的或考虑，常常将对专利没有“实质性贡献”的人，例如有关领导、有关同事、研发辅助人员、相互挂名的朋友等，都列入发明人名单。
补救措施是，通过发明人变更程序，自查自纠，主动对虚假发明人进行纠正。
2、虚假申请人
本来是研发团队做出的发明创造，企业老板以个人名义提交美国专利申请，以享受微实体70-80%的官费减免；或者，大公司以其子公司名义提交专利申请，以享受小实体50-60%的官费减免。一旦涉案，没有研发档案可以证实发明人与申请人的雇佣关系，必将承担严重法律后果。
补救措施是，通过专利权转让程序，自查自纠，主动将虚假申请人变更为真正的“申请人”，并且主动补缴曾经亏欠的官费。
3、隐瞒经济资助
美国规定[12]：专利申请人获得来自任何团体的经济资助完成发明创造而申请专利，需要指明：资助单位、资助项目、资助代码、资助期限等信息。
2025年前，很多企业曾经获得政府资助申请美国专利，但罕见向USPTO声明，却时而有企业向美国律所泄露：“政府只资助5万人民币，收费不要超过所获资助”。
近年来，美国不断有人建议：他国用公权资金申请美国私权专利，是他国以一个国家的实力与美国的某个企业展开竞争，属于“不公正行为”[13]，因此，所有隐瞒基于政府资金事实而获得的美国专利都可能成为“不可执行”的借口。
补救措施，对于仍然在审查阶段的专利申请，在答复审查意见(non Final OA)、提出继续审查请求(RCE)、提出申诉请求(Appeal)、提出分案申请(DA)或提出部分接续申请(CIP)时，顺便声明[14]；对于已经获得授权的美国专利，可借提交信息披露声明(IDS)的机会提及。
4、请求快速审查
很多中国申请人希望通过PPH[15]计划享受美国专利申请快速审查，USPTO受理的PPH请求大多来自中国的高校、研究所、企业。
根据USPTO，以美国专利授权佐证“国际领先水平”为目的、以满足行政机关的各种认可为目的、以获取政府项目资金为目的的专利申请，都不是“以专利保护为目的”。
其实，早授权相当于摊开牌打扑克；从专利保护效果本身考虑，使竞争对手知道授权文本的时间越晚越好，以免被有针对性地规避或设伏。
欧美企业很少要求加快审查，相反，可多次向美国专利商标局请求“暂停审理”。
因此，请求PPH，可能被怀疑“不以专利保护为目的”，更容易被USPTO盯上，成为不可执行的借口。
补救措施，提交一份专利实施许可合同备案请求，以彰显是“以专利保护为目的”。
5、隐瞒关键IDS文件
在PureCircle v. Almendra案中[16]，Almendra在涉案专利申请审查档案中挖掘出专利权人具有故意掩藏某关键IDS文件的“不正当行为”，没有履行坦诚义务(duty of candor)，为迫使PureCircle撤诉，主张涉案专利不可执行(unenforceable)。
实务中，申请人只在新申请时主动提交IDS文件，或者在USPTO要求提交时补交一次IDS文件，忽视了申请美国专利过程中的一项重要规定：无论在申请过程中，还是在授权后，对于影响专利创造性的关键IDS文件，随时知道应该随时提交。
补救措施，自查自纠，如果确有影响专利创造性的关键IDS文件，尽快补交。
在美国获得专利保护过程中，企业追求提质降费，无可厚非，但必要通过合规渠道。即使成本看似高一些，但总比诉讼中专利不可执行、甚至永远丧失美国市场准入资格，代价要小得多。特别是，合规渠道并不意味着高成本。珠三角、长三角的一些企业抱团取暖[17]，在确保专利质量的同时，申请美国专利的成本甚至低于以往的招标途径。
注释：
[1]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/
[2]https://www.uspto.gov/patents/fraud/examples-threats-patent-system
[3]https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-new-group-mitigate-threats-patent-system
[4]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Yang-Final-Order-(D2024-04)-Redacted.pdf
[5]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Final-Order-(D2025-01)-12-20-24-Redacted-Redacted.pdf
[6]https://www.uspto.gov/patents/fraud/patent-system-threat-detection-data
[7]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Cheng-Order-D2026-05.pdf
[8]https://www.uspto.gov/patents/fraud/examples-threats-patent-system
[9]https://www.uspto.gov/patents/fraud/patent-system-threat-detection-data
[10]37 C.F.R.§1.56
[11]Inline Plastics Crop. v. Lacerta Group Inc., Civil No. 18-cv-11631-MRG, 2025
[12]https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s310.html
[13]https://www.acquisition.gov/far/35.017
[14]Statement regarding sponsored research or development
[15]https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track
[16]https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/07/2013028/0/en/PureCircle-Files-Patent-Infringement-Case-in-the-U-S-District-Court-for-the-Northern-District-of-Georgia.html
[17]https://tv.sohu.com/v/dXMvMjQxMzIxNTU0LzEwMjg0ODY1Ni5zaHRtbA==.html
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：王景林 北京王景林知识产权代理事务所 美中知识产权合作商会