违反技术服务合同约定申请的专利，不应享有专利权

陕西浩公律师事务所 民商事研究院 文章/陈棪

一、参考案例

（2022）最高法知民终2951号民事判决 A公司与C公司专利权权属纠纷案

二、案情简介

2018年7月，A公司的关联公司B公司与C公司的关联公司D公司签署名为“某1装置供货的基础工程设计，技术服务及其专属设备”的合同（以下简称A合同），约定B公司为D公司提供建设某1装置的基础工程设计工艺包、技术服务及工艺设备。

2018年9月，A公司与C公司就“某2装置项目”签署合同，合同约定A公司向C公司提供用于某2装置项目的相关产品和设计工艺，并提供技术服务。B公司出具《声明》，对于B公司根据A合同向D公司提供的技术，在中国大陆申请和拥有专利的权利归属于A公司。A合同第6章权利限制部分约定在未得到B公司事先同意的情况下，D公司不得将在本合同内获得的任何信息及文件透露给任何第三方。

2019年2月，D公司、C公司与B公司签署转让协议，约定将D公司在A合同中的权利和义务转让给C公司。C公司于2019年申请涉案专利并于2020年获得授权。

随后，A公司发现C公司名下的案涉发明专利绝大部分技术特征来自A公司及其关联公司提供的技术，故将C公司诉至法院，请求确认该专利权归A公司所有。一审法院判决确认A公司为涉案专利的共有权人。宣判后，A公司、C公司均不服，提起上诉，最高人民法院判决确认A公司为涉案专利的专利权人。

三、法院裁判观点

涉案专利权属于A公司与C公司共有，还是属于A公司单独所有。

专利法所称发明人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。C公司在A公司及其关联公司通过合同向其提供的整体技术方案基础上，进行了部分技术特征的改进后形成的技术方案，经国家知识产权局实质审查，获得了专利权，双方对于涉案专利技术方案均做出了贡献。但根据在案证据，A公司及其关联公司对涉案专利相对于现有技术的突出的实质性特点作出了主要贡献，C公司作出的技术贡献所占比例较小。

A公司根据双方签订的供货合同向C公司提供设备及其生产工艺，包含了完整的技术方案，双方为买卖合同及技术服务合同关系，并无技术开发合同关系。作为技术提供方，在无相反证据情况下，A公司对其提供给C公司的设备及生产工艺享有知识产权。在有合同明确限制的情况下，C公司未经许可，擅自利用A公司及其关联公司提供的技术方案提出专利申请，即使其在该技术方案基础上作出了一定改进，但由于违背了合同约定和A公司的意愿，C公司也不能当然因其改进而可以享有涉案专利权。对A公司而言，在涉案专利技术方案被公开后，其已被动失去了对自身知识产权保护方式的选择权，如果再与C公司共享涉案专利权，权利行使上还会受到共有专利权人的牵制。C公司违背诚信原则，具有明显过错，且在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小，其申请涉案专利权缺乏事实基础和法律原因，不能仅因申请而获得涉案专利权，涉案专利权应当归属于A公司。

四、启迪意义

在设备买卖及技术服务合同对相关技术方案的披露作出限制性约定的情况下，若购买设备并接受技术服务的一方违反该约定，直接使用对方提供的技术方案，或对其稍作改进后擅自申请专利权，损害了对方对相关技术方案享有的知识产权权益，那么当对方主张确认该专利权归其所有时，人民法院应当依法予以支持。