新变化：取得实用新型专利，难度将增大，相关制度改革正推进

合伙指南 | 作者：李立律师

这是李立律师博客和合伙指南公众号第1087篇文字

新变化：取得实用新型专利，难度将增大，相关制度改革正推进

一、申请实用新型专利，将不再只审查新颖性

近期，国家知识产权局印发了《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》（国知发运字〔2022〕15号）。该指引，是为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》而制订的。

该指引所附的《2022 年推动知识产权高质量发展任务清单》中，重申了推进实用新型制度改革，引入明显创造性审查：

1. 建设一流知识产权审查机构
2. 国家知识产权局：：完善以国家需求和用户满意为导向的专利商标审查管理机制，突出对国家经济、科技战略的协同。优化审查流程，持续压缩专利审查周期，坚决完成国务院确定的审查提质增效五年目标任务。推进实用新型制度改革，引入明显创造性审查。做好外观设计加入海牙协定后审查工作衔接。推进专利审查高速路业务合作网络建设。持续加强专利、商标审查全流程意识形态风险防控。严格地理标志保护产品认定和地理标志证明商标、集体商标的注册审查。强化审查质量全流程管理。优化审查资源配置，加强智能化技术运用，提高审查工作效能。建立商标等级审查员制度。推动专利、商标审查协作中心高质量发展，优化审查协作机制。探索全面推行专利电子证书。
3. 涉及地区：与审查协作中心建立长效工作机制，积极拓展服务地方职能，推动专利、商标审查协作中心高质量发展。

去年（2021年），国家知识产权局就在《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中，首次将“创造性审查”加入了修改草案之中。

现行的《专利审查指南》“7.6 申请文件出版条件的格式审查 ”中，表述是：

11.根据专利法第二十二条第二款的审查
初步审查中，审查员对于实用新型专利申请是否明显不具备新颖性进行审查。审查员可以根据其获得的有关现有技术或者抵触申请的信息，审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性。
实用新型可能涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有技术或者重复提交内容明显实质相同的专利申请，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息，审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性。
有关新颖性的审查参照本指南第二部分第三章的规定。

《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中，对上述表示做了较大的修改：

11.根据专利法第二十二条第二款和第三款的审查
初步审查中，审查员对于实用新型专利申请是否明显不具备新颖性和创造性进行审查。
审查员可以根据其获得的有关现有技术或者抵触申请的信息，审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性。有关新颖性的审查参照本指南第二部分第三章和第四部分第六章第3节的规定。
审查员可以根据其获得的有关现有技术的信息，审查实用新型专利申请是否明显不具备创造性。有关创造性的审查参照本指南第四部分第六章第4节的规定。

二、对实用新型专利申请将带来的影响

根据现行的《专利审查指南》，对发明专利申请是实质性审查，而对实用新型专利申请只审查“新颖性”，不审查创造性。

但是，在《专利法》中，规定实用新型专利是需要创造性的。

当然，现行《专利审查》也并不是没有提到实用新型专利创造性的审查，只是将这个内容放在了“无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定”这一章节中。也就是说，实用新型专利的创造性审查，并不是在授权之前，而是在授权之后且被他人申请无效时才会进行。

现行的对实用新型专利的这一审查机制的设计，是有其历史原因的。一方面，可以使得专利申请快速获得保护，另一方面，实用新型专利申请的审查员有限，都均进行创造性审查显然不现实，否则将使得审查周期延长，降低专利产品转化应用的速度。

因为这样的审查程序，所以造成了大量无创造性和低水平创造性的实用新型专利被授权。此次进行的改革，目的之一就是要改善这一状况。

新的《专利审查指南》，相信在今年内会发布。不出意外的话，实用新型专利申请将开始接受“明显创造性”的审查要求。

凡是涉及知识产权管理的企业和个人，对于这个重大的变化应当予以重视，提前做好相应的准备。

那么，实用新型的“创造性”该怎么把握呢？

三、实用新型专利的“创造性”的审查要点

《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定：

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

《专利审查指南》第四部分第六章规定：

在实用新型专利创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。实用新型专利创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型发明的创造性判断等内容，参照本指南第二部分第四章的规定。
但是，根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。因此，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在 “技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在下述两个方面。
（１）现有技术的领域
对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。
对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。
（2）现有技术的数量
对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。
对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。