美国最高法院作出两起涉IPR程序重要判决

编译 | Bruce

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4月24日，美国最高法院就两起备受瞩目的重要案件做出了判决。

在Oil States v. Greene's Energy Group (No. 16-712)一案中，最高法院一份7-2的裁决结果认为，美国发明法案（AIA）重审不违反美国宪法，并称专利审查上诉委员会（PTAB）有权无效专利，从而完整保留了这一已被用来质疑了数千件专利的制度。

而在另一起SAS Institute Inc. v. Iancu (No.16-969)案中，最高法院则以5-4的结果确认，PTAB须对所有被质疑专利权利要求的有效性做出决定。这可能预示着美国专利商标局（USPTO）程序上的变化。

Oil States v. Greene's Energy Group (No. 16-712)

IPR程序是USPTO应请求，对专利权利要求进行重新审查，并撤销被错误授予的专利权利要求的一种程序。该案中，请求人Oil States声称IPR程序违反了美国宪法第三条的规定，该规定禁止美国国会向除联邦法院以外的实体赋予“司法权”（judicial power），此外还声称IPR程序违反了第七修正案关于陪审团审判的权利的规定。但专利权人主张，IPR程序违反美国宪法，理由是专利属于物权，属于个人财产，只有法院有权决定剥夺个人财产。

美国最高法院法官Clarence Thomas执笔了多数意见，驳回了Oil States的抗辩。法院多数意见首先指出，早在2011年莱希-史密斯美国发明法案（AIA）实施的几十年前，美国国会就已经授权了USPTO的行政程序，用以重审及撤销专利权利要求。AIA是设立了PTAB的IPR程序及其他有效性审查程序的一项法律。值得注意的是，国会早在1980年就设立了单方复审（ex parte reexamination）程序，至今仍然有效。此后，1999年国会设置了双方复审（inter partes reexamination），不过已在AIA颁布后逐步淡出了人们的视线。

接着，多数意见引用了AIA的各种法律元素，涉及IPR程序各个方面，包括专利权人的初步答辩、USPTO局长对请求人在IPR被受理前获胜的合理可能性的确定，以及受理后事项，例如在PTAB进行的口头审理和权利要求修改程序。判决还简要回顾了整个案件，包括2012年Oil States最初的起诉，Greene's Energy Group（下称“Greene”）在地区法院案件开示阶段将要结束时提出IPR请求，以及最高法院在联邦巡回上诉法院维持PTAB决定后受理了Oil States的上诉。

“IPR程序完全符合公权利原则，”Thomas法官写道。该原则规定国会有指定除联邦法院外的实体进行公权利裁决的重要自由，这一点是与私权利相反的。虽然专利权既有公权利属性也有私权利属性，但最高法院认定，该院长期以来认为专利的授予是一项涉及公权利的事项，并引用最高法院1899年在United States v. Duell案中的判决予以佐证。“从一开始，专利的授予就是一个涉及‘政府与他人’之间的问题。”法院还援引最高法院1871年Seymour v. Osborne案判决，认定专利是政府授予的“公共特权”。而且，专利的授予是由行政部门根据立法部门制定的法规来进行，不需要司法部门的解释，因此授予专利的决定“不需要由（美国宪法）第三条的法院裁决”。

法院认定，因为知识产权诉讼涉及的基本问题与授予专利相同，IPR程序仅仅是重新考虑这一授予行为，所以“它也落在了公权利一边”。法院引述了1966年Graham v. John Deere案的措辞表示，PTAB在IPR中考虑的法定要求，与USPTO最初授予专利时的观点相同，阻止了“那些将会把现有知识从公有领域中排除出去的专利的授予”。虽然IPR发生在授予专利后，但法院认定这并不会造成与USPTO在授予专利前对专利有效性的决定的区别。

法院进一步得出结论认为，其对第三条相关问题的分析解决了关于第七修正案的质疑，因为第七修正案并未对陪审团以外的事实认定者（nonjury factfinder）的判决产生“独立障碍”（no independent bar）。Neil Gorsuch法官与首席法官John Roberts一同提交了反对意见。

这一判决实质上暂时保留了IPR程序方面的现状。但是，多数意见也强调称，判决的观点较为狭窄，且并不对IPR是否违反正当程序条款（Due Process Clause），或者违反征用条款（Takings Clause）等做出说明。因此，IPR程序可能仍要受制于未来的挑战。

SAS Institute Inc. v. Iancu (No. 16-969)

在SAS Institute Inc. v. Iancu (No. 16-969)案中，法院以5-4的结果支持了SAS Institute Inc.（下称“SAS”），认定当PTAB受理IPR时，其必须受理该IPR请求中所有受质疑的权利要求的重审。

在IPR请求的最初阶段，一方须提交请求鉴定被质疑权利要求的重审请求，以及详细的质疑理由。专利权人则可以提交答辩。如果USPTO局长确定请求人至少在一项被质疑权利要求方面存在获胜的合理可能性时，局长就可以受理重审。PTAB依法有义务就请求人质疑的专利权利要求中任何一项的可专利性做出一份最终的书面决定。

该案中，SAS请求重审ComplementSoft的第7,110,936号美国专利，声称该软件专利全部16项权利要求均不可受专利权保护。然而，USPTO局长援引“部分受理”（partial institution）权力，仅对其中9项权利要求启动重审，并拒绝重审其余项，而PTAB的最终也仅就局长启动重审的权利要求做了决定。

在上诉中，SAS认为专利法规要求PTAB须决定所请求的每个被质疑权利要求的可专利性，但联邦巡回上诉法院驳回了SAS的抗辩。

在2018年4月24日的最高法院判决中，SAS的观点得到了九名法官中五名的支持。Gorsuch法官代表多数意见执笔了这份判决书。法院在解决案件时依据了35 U.S.C. §318(a)的规定。Gorsuch法官解释称，制定法给出了一个清晰的答案：专利局“应当”（shall）就遭请求人质疑的“任何”（any）专利权利要求的可专利性做出一份最终的书面决定。

[PTAB] shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner ...
——35 U.S.C. § 318(a)

由于§318(a)使用了通常用来规定非自由裁量式责任的“应当”（shall）这一字眼，以及通常用来暗示一组中每个（every）成员的“任何”（any）一词，因此法院认定，在§318(a)这一语境下以及许多其他相同语境下，‘任何’（any）指的是‘每个’（every）。PTAB不能选择权利要求，而应处理请求人质疑的每项（every）权利要求。

法院否认存在任何可由USPTO局长行使的“部分受理”权力，并进一步表示，USPTO局长对是否依请求受理重审的决定，仅仅是一个简单的是或否的选择。法院还认为，§ 314(a)中关于局长对请求人“至少在一项所请求的被质疑权利要求上”获胜的“合理可能性”进行认定的要求表明，单一权利要求的合理成功预期的体制就足以确立对它们全部重审的正当性。

Ginsburg法官和Breyer法官提交了反对意见。值得注意的是，Ginsburg法官认为法院多数意见的解读过于死板，而由此PTAB可能利用第§ 314(a)条款授予其的自由的立案权，简单地拒绝那些包含不大可能成功的质疑的请求。

最高法院对此案的判决将可能对IPR程序产生实质性改变，这将影响到重审请求被受理后的专利权人，担心由于禁反言而被PTAB认定为权利要求有效的请求人，以及PTAB和联邦巡回上诉法院的工作量。

来源 | SCOTUS、IPWatchdog、Patently-O、The National Law Review

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Oil States v. Greene's Energy Group (No. 16-712)：

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SAS Institute Inc. v. Iancu (No. 16-969)：