经典案例 | 看这件专利申请如何在中美欧完成“裂变”？（附：2015-2022专利布局演进图）

Advance China IP Law Office

高端制造企业如何进行海外专利布局

电子烟领域海外专利布局案例

【专利基本信息】

发明名称：电子烟及其雾化组件的制造方法

布局的国家、区域：中国、美国、欧洲

* 原文刊载于《共创智慧成果 助力科技创新——华进知识产权服务案例汇编》一书，本文有所删减。

一

专利技术方案简介

2015年10月，电子烟龙头企业M公司委托华进专利团队代理发明名称为“电子烟及其雾化组件的制造方法”的同一天递交的一组申请（发明+实用新型+PCT）。该组专利申请的背景技术中提到，现有的电子烟雾化器的加热体为弹簧状的发热丝，其制作过程为将线状的发热丝缠绕在一导液绳上。烟液存储器中的烟液通过导液绳两端吸附到导液绳上，然后被发热丝加热雾化。然而，这种类型电子烟的烟液完全靠导液绳从两端来吸取然后雾化，由于导液绳端部的面积有限，所以烟液吸附效率较低，因而当使用大功率的发热丝时，就会出现导液绳供液不足，出现干烧现象，甚至产生焦味，严重影响使用体验。为此，发明人创造性地提出了将发热元件至少部分地设置于吸液元件的内部，从而使得多孔陶瓷构成的吸液元件内部充满了烟液，因此整个发热元件完全与烟液接触，雾化效果得到了较大改善。

二

中国专利布局

该组专利申请中的中国发明申请 (申请号 CN2×××××××××××5) 的独立权利要求1如下:

该专利申请的附图如图1所示。

图1 该专利与权利要求1对应的附图

该中国发明申请经过两次审查意见后，仅仅对权利要求做了形式上的调整即获得授权（CN1×××××××4B）。另外，由于发明授权时的保护范围与前期授权的实用新型（CN2×××××××8U）不一致，因此并未放弃已获得授权的实用新型专利权。

三

美国专利布局

同日申请的PCT申请（PCT/CN2×××/×××××1）于2017年12月进入美国（US1××××××7）和欧洲专利局（EP1×××××××7）。

美国专利申请（US1××××××7）于2019年10月收到内容为限制性要求（Restriction Requirement）的第一次审查意见，并于2020年2月收到非最终的第二次审查意见（Non-Final）。在Non-Final中，美国审查员认为该美国专利申请的权利要求1相对于对比文件US2×××××××××2（Hon）不具备新颖性。

经华进专利团队仔细分析，如图2所示，US2×××××××××2（Hon）公开了一种具有通道31的电子烟，该通道31穿过储液部3。 如图3所示，从Hon的附图中可以清楚看出， 发热元件5穿设于吸液元件6的通道内，因此Hon并没有公开发热元件5嵌入所述吸液元件6的内部。另外，由于发热元件5穿设于吸液元件6的通道内，因此Hon也没有公开发热元件5的边缘与雾化表面相切这一核心区别技术特征。

图2 对比文件 (Hon) 中的附图1

图3 对比文件 (Hon) 中的附图3

最终，US1×××××××7号美国申请在未对权利要求1做任何实质性修改的前提下，于2020年9月获得授权，授权号为 （US1×××××2B2），以下简称“美国母案”。

美国专利法规定申请人可根据母案提出继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）和分案申请（Divisional Application）。这三类申请的提出都必须满足下列条件：

(1)提出申请时，母案或者该母案的任一个继续申请必须为悬而未决（pending）的状态；

(2)继续申请与母案申请的发明人至少有一个是相同的；

(3)继续申请的说明书应当依据母案的申请文本。

其中，继续申请与母案具有相同的公开内容，并且要求该母案的优先权，除了以上均需要满足的条件以外，继续申请的提交还需要满足该条件：其权项必须完全被母案的公开内容支持。

部分继续申请在母案的公开内容的基础上可以增加新的内容，如是在原始申请的申请日之后作出的改进，或克服在先申请公开不充分的问题等。部分继续申请的权项中由母案公开内容所支持的主题可以获得母案的有效申请日，但是权项中的新增内容不能获得该母案的有效申请日，其有效申请日为该部分继续申请的提交日。

分案申请与母案具有相同的公开内容，但是权项涉及的保护主题与母案不同。当美国审查员发现一件申请具有的权项涉及两个以上发明，且不满足可允许的一些特例时，美国审查员会发出限制性（Restriction Requirement）的审查意见，要求申请人选择其中一组发明以继续审查程序，并要求撤回涉及未选择的发明的权项。针对这些撤回的权项，申请人可以选择在母案处于悬而未决的状态期间提交分案申请。

2020年8月，M公司针对母案提出了第一继续申请（US1×××××3），该第一继续申请的独立权利要求1如下：

电子烟一般由雾化组件和电源组件两部分组成，其中雾化组件一般是一次性使用的可替换的耗材，而电源组件可以长期使用。相比较于母案，第一继续申请的主题从电子烟变成了雾化组件，从而省略了储液器和电源组件等特征，进一步扩大了保护范围。而且由于雾化组件是可以单独制造和售卖的，因此第一继续申请的侵权对象从电子烟整体的制造商扩大到了雾化组件这一单独零件的制造商，从而涵盖了产品的上下游供应链。

该第一继续申请的审查过程中，虽然审查员也检索了与母案不一样的对比文件来质疑该案的创造性，但经过华进专利团队的精心准备和专业答辩，最终以递交时的权利要求1获得了授权（US1××××××2B2）。

2020年8月，M公司针对母案提出了第二继续申请（US×××××××5），该第二继续申请的独立权利要求1如下：

相比较于母案和第一继续申请，第二继续申请的保护重点不再局限于“发热元件的边缘与雾化表面相切”这一区别技术特征，而是转移到“吸液元件分层设计”这一另外的区别技术特征，这有可能是申请人监控到竞争对手的产品发生了变化的缘故。

专利的前瞻性和产品的滞后性决定了大部分申请时候的专利技术方案和最终市场上广泛应用的产品技术方案有一定的区别。这种情况将导致很多专利授权后往往涵盖不了太多市面上的产品。但如果申请人能够充分利用美国继续申请制度，就可以时刻监控市场产品动态，一旦发现有和母案授权时的权利要求涉及的技术方案有区别的产品上市，则可以迅速申请一件继续申请，并将该继续申请的权利要求写成完全涵盖该市场产品形态。如果该继续申请授权，那么再用该继续申请去维权的难度则小得多。换言之，一个好的专利不是仅仅涵盖自己产品的专利，而是能涵盖更多竞争对手产品的专利。

第二继续申请经过一次审查意见后，顺利获得授权（US1×××××××8B2）。

2022年8月，M公司依据第二继续申请提出了第三继续申请（US1××××××8），该第三继续申请的独立权利要求1如下：

相比较于母案，第三继续申请的主题从产品变成了方法。从侵权判定的角度来看，方法类权利要求和产品类权利要求其实各有利弊。制造方法类的权利要求的保护范围延伸至由该方法所直接获得的产品。虽然在判定方法权利要求侵权时确实存在取证上的难度，但并不是完全无法解决，尤其是在美国专利诉讼中的证据开示（Discovery）程序中，美国专利诉讼的原告可以详细询问被控侵权产品的设计、制造、销售细节，包括要求审阅研发、测试、生产和利润核算等相关文件和记录。目前全球95%以上的电子烟产品出自中国，中国产出的近70%则来自深圳。当侵权产品在第三国生产，而权利人仅在本国有涉及生产工艺的方法专利而在第三国没有相应专利时，方法权利要求的延伸保护可具有一定的“域外效力”。也就是说，权利人可禁止将在第三国生产的产品进口到本国，即使该产品在第三国是合法生产的。综上，在选择适当的权利要求类型时，申请人需要综合考虑其创新成果的特点、市场需求、竞争对手的行为等多个因素，以制定出最有效的专利保护策略。

第三继续申请在审查过程中没有收到任何审查意见而直接获得授权（US1××××××8B2）。

四

欧洲专利布局

与美国母案同族的欧洲专利申请（EP1×××××××7）于2017年12月开始在欧洲专利局进行审查。欧洲审查员于2019年1月发出第一次审查意见（补充检索报告）。在第一次审查意见中，欧洲审查员引用了总计15篇对比文件来质疑该欧洲专利申请的新颖性和创造性。但在华进专利团队的争辩下，EP1×××××××7号欧洲专利申请最终在未对权利要求1做任何实质性修改的前提下，于2020年1月获得授权，授权号为（EP3×××××3B1），以下简称“欧洲母案”。

2019年11月，M公司针对欧洲母案提出了第一分案（EP1×××××××9），其独立权利要求1与美国第一继续申请（US1×××××3）相一致。

欧洲审查员在审理欧洲第一分案时，仅仅指出了某几项从属权利要求存在不支持的形式性缺陷。在删除一些重要性不高的从属权利要求后，第一分案顺利获得授权（EP3×××××7B1）。

根据中国《专利审查指南》的规定，针对中国申请，申请人只能在母案授权之前提交分案。对于已经提交过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提交的分案申请的递交期限仍以母案申请的授权日为限。但是和中国的情况不一样，针对欧洲申请，只要是早先欧洲申请（earlier application，不管是最早的母案还是已经是分案）处于pending的状态，就可以提交新的分案。

2020年8月，M公司针对第一分案（EP1×××××××9）提出了第二分案（EP2×××××××6），其独立权利要求1与美国第二继续申请（US1××××××5）较为接近。由于欧洲审查员在审理欧洲第二分案时并未检索到影响该申请的新创性的对比文件，因此第二分案也很快获得授权（EP3×××××7B1）。

由于欧洲母案的授权版本中已经包含了雾化组件的制造方法的权利要求，因此M公司没有继续针对方法权利要求再提出新的分案。

五

中国及海外专利布局演进

图4显示了“电子烟及其雾化组件的制造方法” 这一发明专利在中国、美国、欧洲三地的布局演进图。

图4 “电子烟及其雾化组件的制造方法”专利的中国及海外布局

由图4可知，M公司针对某一重要产品，在电子雾化产品重点销售市场和生产基地，即中国、美国和欧洲三地总共布局了10件授权专利，以保障重点产品不会被抄袭和仿制，既提高产品竞争力，也针对竞争对手浇筑了上下游、多方位、多角度的技术壁垒。

六

结语

通过上述案例，笔者尝试从技术、商业、成本等多个维度对企业在美国、欧洲等国家或地区进行海外专利布局提出以下建议。

(1)母案申请的权利要求保护范围并不是决定性的。

专利局通常都会通过新颖性和创造性驳回理由来拒绝较宽范围的权项，以要求申请人尽可能地缩小权项的范围。而当申请人已经有一款特定的产品具有即时的商业潜能，对于申请人来说比较明智的做法是在审查过程中先将权项范围缩小尽快获得专利以覆盖该特定的产品，然后提交一个继续申请以继续寻求更宽的保护范围或者不同的保护范围。

(2)对于非常重要的专利，当母案因创造性等原因快被驳回的时候，可以考虑提交一件继续申请，对权利要求稍做修改，也许就会峰回路转，柳暗花明。

(3)如果市场产品方案不确定，那就在母案授权前提交一件继续申请，创造继续布局的条件，避免因母案授权或被驳回而丧失继续申请的时间窗口。待市场上有确定产品方案的时候，再针对该产品进行新的继续申请布局，力争涵盖该产品方案。

总之，美国、欧洲等国家或地区的专利制度相当完善且灵活，从顶层设计方面对市场参与者的技术创新起到了很好的保护和支撑，这也使得美国、欧洲专利具有较高的经济价值。通过合理利用美国继续申请制度和欧洲分案制度，可以使企业的美国、欧洲专利作用和效果最大化，并在专利侵权证据收集时候有的放矢、在专利侵权判定中心中有数。另外，美国继续申请和欧洲分案可以作为在时间轴上的纵向专利布局的一种方式，通过对技术和产品演变的合理预期与判断，进行更有效的专利布局。

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