浅谈“不丧失新颖性”的规定

摘要：我国是采用先申请制专利制度的国家，判断申请专利的发明创造是否具备新颖性、创造性在时间点上以申请日为准。但是在现实中，发明创造的发明人、设计人有可能处于某些正当理由或者实际需求在申请日前将其发明创造公开，或者他人通过合法或非法途径得知该发明创造并未经其同意在申请日前将该发明创造公开。处于公平原则、以及对专利制度的消极影响，专利法规定在一定条件下，发明创造在申请日之前的某些公开行为不影响该发明创造的新颖性。同时，由于新颖性宽限期是对专利申请人的一种优惠待遇，申请人想要享受该优惠待遇就要承担必要的责任。
关键词：不丧失新颖性、国际展览会、学术会议或技术会议、他人
一、法条
针对新颖性宽限期，专利法第二十四条规定，“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的”。并且，专利法实施细则第三十三条规定，“专利法第二十四条第（二）项所称中国政府承认的国际展览会，是指国际展览会公约规定的在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会。专利法第二十四条第（三）项所称学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，以及国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议”。
由于新颖性宽限期是对专利申请人的一种优惠待遇，申请人想要享受该优惠待遇就要承担必要的责任。对此，专利法实施细则第三十三条规定，“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（二）项或者第（三）项所列情形的，申请人应当在提出专利申请时声明，并自申请日起2个月内提交有关发明创造已经展出或者发表，以及展出或者发表日期的证明文件。申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（一）项或者第（四）项所列情形的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。申请人未依照本条第三款的规定提出声明和提交证明文件的，或者未依照本条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不适用专利法第二十四条的规定”。
并且，在《专利审查指南》中规定，他人未经申请人同意而泄露其内容的，若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明。
需要说明的是，虽然在专利法中采用了“发明创造不丧失新颖性”的说法，但是其含义应当被理解为有关公开的行为也不会使发明创造丧失创造性。
二、法条拓展
专利法第二十四条第（二）项所称的中国政府承认的国际展览会包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。其中，行业协会举办的全国性商品交易会，即使有港、澳、台等地区企业参展，也不能被认定为属于中国政府主办或者承认的国际展览会。
另外，专利法第二十四条第（三）项所称的学术会议或者技术会议必须是以发表、讨论研究开发成果为主要目的的会议。如果专利申请人或专利权人主张享有新颖性宽限期的会议性质以开拓市场或促进商贸活动为主要目的，则不能适用专利法第二十四条第（三）项的规定。
针对专利法第二十四条第（四）项规定的情形，通常需要满足以下条件：一是泄露内容必须直接或间接来源于专利申请人，但泄露人不能是专利申请人本人；二是泄露行为必须未经专利申请人同意。这里所谓的“他人”是指，专利申请人以外的其他单位或者个人，可以包括该发明创造的发明人。需要特别注意的是，对于专利申请人为单位的，虽然表面上看泄露发明创造内容的主体是该单位的员工，但是如果泄露行为不属于个人行为，而是代表单位的职务行为时，不适用专利法第二十四条第（四）项的规定。
三、实践应用
专利法第二十四条规定的“不丧失新颖性”仅仅是一项处于公平原则下的救济途径，其主张需要满足一定的法律条件，因此在实践过程中，由于举证的难度，成功的案例也是有限的。
其中，尽管专利法实施细则对专利法第二十四条第（二）、（三）项规定的情形进行了进一步的规定，然而实践中，申请人很难提供相关证据，也鲜有成功的相关案例。
然而，对于专利法第二十四条第（四）项的规定，较专利法第二十四条第（二）、（三）项而言，国家知识产权局复审无效合议组、最高人民法院均作出过具有重要实务意义的决定，因此，其实践应用更灵活，更具有参考性方向。
四、案例回顾
案例1——他人未经申请人同意而泄露其内容
在浙江某有限公司与国家知识产权局、台州某有限公司一案中，浙江某有限公司系专利号为CN219364468U实用新型的专利权人，涉案实用新型记载了一种一体式支架浮式防波堤支架。台州某有限公司于2024年2月19日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告CN219364468U号实用新型的权利要求1-8全部无效，并提交3项证据。其中，证据1为（2024）津和信证经字第1127号公证书，其记载了抖音号为“dyl1y4sgmed68”、名称为“超然”的用户发布抖音视频截图，请求人明确使用该用户于2023年3月29日发布的标题为“新型一体支架浮式防浪堤！！看得见的高品质！！！！”的抖音视频的截图作为评价本专利新颖性、创造性的现有技术使用。
对此，专利权人认为：证据1公开的上述技术方案公开日为2023年3月29日，在申请日以前六个月内，属于专利法第二十四条第（四）项规定的“他人未经申请人同意而泄露其内容的”，申请人在得知该情况后的两个月内向专利局提交了要求不丧失新颖性宽限期的意见陈述及证明材料《一体式防波堤支架产品战略合作框架协议》。
合议组认为该证明材料仅能证明浙江某有限公司与他人签订了该协议，该协议中虽然写明了保密的相关条款，但无法确定该框架协议针对的具体产品的方案，也就无法证明证据1中抖音视频公开的方案来自于专利权人，更无法证明抖音视频的这一公开行为未经申请人同意。
因此，合议组认为涉案专利不能享受新颖性的宽限期，证据1构成影响本专利新颖性的现有技术。
合议组指出，对于申请人在申请日后自行得知“他人未经申请人同意而泄露其内容”而主张享受新颖性宽限期，其提交的证据需要满足以下基本要件，缺一不可：
（1）时间要件。“不丧失新颖性宽限期”有时间限制的规定，不仅规定行为发生在申请日之前六个月内（即时间要件一），还有提交声明的时间要求，若申请人在申请日以后自行得知该情况的，应当在得知情况后两个月内向国家知识产权局专利局提出要求不丧失新颖性宽限期的声明（即时间要件二），并附具证明材料。
（2）事实要件。要想证明“他人未经申请人同意而泄露其内容”这一具体事实，专利权人提供的证据需要证明如下两个事实：第一，他人公开的技术方案是直接或间接来源于申请人或发明人（即事实要件一），若他人公开的技术方案是自己独立作出的或从第三人处获知的，则与申请人或发明人无关更无需获得申请人的同意；第二，他人的公开行为未经申请人同意，即违背申请人意愿的行为（即事实要件二），要证明这一点，应当提供证据证明申请人事先对涉案专利的技术方案采取了防止泄露的必要措施，比如书面或口头方式明示保密要求等。
对于本案，虽然满足了两个时间要件，即，行为发生在申请日之前六个月内，并且申请人在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性，但是，本案并不满足两个事实要件。第一，《一体式防波堤支架产品战略合作框架协议》虽然写明了保密条款，但是无法确定该框架协议针对的具体产品方案，也就无法证明证据1中的抖音视频所公开的方案源自于专利权人（事实要件一），继而更无法证明抖音视频的这一公开行为未经申请人同意（事实要件二）。由于专利权人提交的证据无法满足事实要件的要求，因此，本专利不能享受新颖性的宽限期。
案例2——“泄露”是指使发明创造的内容在申请日前处于为公众所知的状态Hypervolt
在上诉人H某公司与国家知识产权局、苏州菠某健康科技有限公司等外观设计专利权无效行政纠纷案中，H某公司系专利号为20183040****.2外观设计专利的专利权人，涉案专利涉及一种“振动按摩枪”。菠某公司、亿某公司分别于2019年7月24日、2019年7月25日请求国家知识产权局宣告本专利权全部无效，并提交3项证据。其中，证据1为发布在“腾讯体育”官方网站上NBA常规赛中2018年2月12日进行的“骑士vs凯尔特人”比赛第2节的直播视频。证据2为2019年4月16日21时16分“新浪NBA”官方微博发布的一条微博，其记载：“重磅福利来袭！转发本条微博一句话送给你最喜欢的球星，同时关注@HYPERICE运动康复，主页将送出詹姆斯同款Hypervolt筋膜枪一部……”并附有图片，其中第二张图片为一款Hypervolt筋膜枪的立体图；第三张gif图显示詹姆斯正在接受筋膜枪按摩膝盖，该gif图来源于上述证据1的比赛视频片段。证据3为“Hyperice运动康复”官方微博分别于2019年4月15日11时50分和16日21时17分发布的微博，4月15日微博记载：“詹蜜们，老詹同款Ｈｙｐｅｒｖｏｌｔ筋膜枪，免费带回家！？……详情下见海报……”并附有图片，其中第一张活动海报有“詹姆斯同款筋膜枪0元领”文字描述并显示有筋膜枪产品图片；第二张gif图显示詹姆斯正在接受筋膜枪按摩膝盖，该gif图来源于上述证据1.2.1的比赛视频片段。4月16日微博转发了证据2“新浪NBA”官方微博发布的前述微博，并在正文中记载：“HYPERICE主页定期送大礼，欢迎各位前来参与，我们很荣幸为NBA球星及广大球迷提供最先进的健康科技设备，助力大家畅快享受篮球的热血与刺激……”。
对此，专利权人认为，（一）证据1仅公开了所涉按摩枪产品的小部分外观，未导致该按摩枪产品的外观设计全貌处于公众想得知就可以得知的状态，不构成专利法意义上的公开；该证据能够显示对该按摩枪产品的使用属于私人试用，并非用于向公众展示，且使用人采取了保密措施，使用过程中该按摩枪产品的外观设计未被公开；证据2、3在本专利的优先权日之后公开，不能与证据1结合构成本专利的现有设计。（二）证据1公开的内容属于他人未经H某公司同意而泄露的内容，H某公司享有不丧失新颖性宽限期。
最高人民法院在（2023）最高法知行终161号行政判决中指出：
（1）关于证据1能否证明所涉按摩枪产品外观设计已在本专利申请日前为公众所知。证据1所记录的NBA赛事属于公开进行的体育比赛，能够进入比赛场馆的人员不特定，同时比赛现场还允许媒体拍摄、采访且同步进行直播。即便如H某公司主张，使用人系在特定人员才能进入的替补席区域使用该按摩枪产品，但该区域并非封闭区域，非该区域的人员也能够观察到，使用人使用按摩枪产品的行为被拍摄并被直播这一事实客观上也能够对此予以佐证。而产品外观设计一旦处于可被公众观察到的环境，其内容即不属于秘密状态。本案中，既无证据表明比赛场馆内的不特定人员对该按摩枪产品负有保密义务，比赛视频也未显示出使用人通过故意遮挡对该按摩枪产品外观采取了保密措施。相反，证据1比赛视频清晰记录了该按摩枪产品在比赛现场被使用的情景，说明该按摩枪产品的外观已在比赛现场处于公众想得知就能得知的状态，应当认定构成使用公开。
（2）关于证据2及证据3微博图片中显示的按摩枪产品外观设计能否用于认定证据1所公开的按摩枪产品的外观设计。证据2“新浪NBA”官方微博及证据3“Hyperice运动康复”官方微博均显示有按摩枪产品图片，且均明确称其所展示的按摩枪产品为“詹姆斯同款”，并利用取材于证据1中詹姆斯接受按摩枪按摩膝盖的视频片段的gif图进行产品宣传推广，在没有相反证据的情况下，能够认定证据2及证据3所显示的按摩枪产品的外观设计对应证据1所涉产品，证据2及证据3微博图片中显示的按摩枪产品外观设计能够用于认定证据1所公开的按摩枪产品的外观设计。H某公司的相关上诉主张不能成立。
五、思考
在实践中，为了进一步防止他人未经申请人同意而泄露专利内容，在申请前与他人签订协议的情况下，应在协议中明确该协议所针对的具体产品方案，从而作为他人参与发明创造、参与技术转让或合作或者他人公开的信息来源于专利申请人或专利权人的相关证据，同时在协议中应写明保密的相关条款，以此证明他人与专利申请人或专利权人之间存在明示的保密义务。
在自行得知专利方案被披露时，首先应确定被披露的日期是否在申请日以前的六个月内，在确定后，及时固定证据，并在得知之日起的两个月内尽快向专利局提交要求不丧失新颖性宽限期的意见陈述及证明材料。
同时，随着媒体宣传的日益发展，申请人应注意避免“专利申请前的无意公开”风险。例如，在提交专利申请前，明确宣传时间节点，建立宣传内容与专利申请进度的联动，确保不会因为媒体宣传而导致丧失新颖性。
另外，即使是测试性宣传，也应适当避免完整展示产品外观或技术细节。而且，在与第三方合作宣传时，可以在协议中明确保密条款，要求合作方对未公开的产品信息承担明确的保密义务，避免在公开场景中无遮挡展示产品。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：汪喆北京超凡宏宇知识产权代理有限公司