美国专利保护指引—标准必要专利（SEP）反垄断问题分析

一、标准必要专利概述

（一）标准必要专利的含义

标准必要专利（Standards-Essential Patents, SEP）是指为实施技术标准而不得不使用的专利， 包含“ 必要专利” 和“ 标准” 两方面的内容。其中，如果技术标准的实施必须以侵害专利权为前提，则不论是否有其他能够被归为标准的技术，该专利对相关技术标准而言，就是“必要专利”。而“标准”是指由公认的组织批准确认，在一定范围内共同且重复使用的规范性文件。

具体来看，制定标准的组织通常有国际标准化组织 （ International Organization for Standardization, ISO）、国际电工委员会 （International Electrotechnical Commission, IEC）、国际电信联盟 （International Telecommunication Union, ITU）、欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）、美国国家标准协会（American National Standard Institute, ANSI）、美国电气及电子工程师学会（ Institute ofElectrical and Electronics Engineers, IEEE）等。我国有国家标准化管理委员会、质检总局、全国粮油标准化技术委员会、全国剧场标准化技术委员会、全国消防标准化技术委员会、国家质量监督检验检疫总局、全国内河船标准化技术委员会、全国医用输液器具标准化技术委员会等。

（二）标准必要专利的特点及其与反垄断的关系

从本质上来看，标准必要专利仍属于专利，其与普通专利既存在相同之处，又有区别。相同点在于，由于标准必要专利本质上仍然为专利，因此其授权需要满足授权条件。然而，标准必要专利不同于专利的点在于，标准必要专利 必须实施普通许可，专利权人促使其专利成为行业标准时，有义务承诺将其专利许可给公众使用。

而从反垄断角度来看，由于标准实施的过程中存在一定的垄断性，因而标准化组织通常会要求持有标准专利的成员以FRAND（ Fair, Reasonable and NonDiscrimination，即公平、合理、无歧视）原则进行专利许可，以避免就许可费问题出现不合理的垄断高价等情况。

二、标准必要专利所涉及的美国反垄断相关法律法规

（一）《谢尔曼法》

《谢尔曼法》（Sherman Antitrust Act） 第一条规定：“ 任何限制各州之间或与外国之间的贸易或商业的合同、以信托或其他形式的组合或共谋， 都被宣布为非法。凡订立任何合同或参与任何宣布为非法的合并或共谋的人，均属犯重罪。一经定罪，如属法人则可处不超过$10000000的罚款；如属任何其他人，则可处不超过$350000的罚款，或处不超过3年的监禁或二者并罚，由法院酌情决定。

《谢尔曼法》第二条规定：“任何人垄断或企图垄断，或与任何其他人联合或共谋，垄断几个州之间或与外国的贸易或商业的任何部分，应被视为犯有重罪。一经定罪，如属法人，则可处不超过$10000000的罚款；如属任何其他人，则可处不超过$350000的罚款或可处不超过3年的监禁或二者并罚，由法院酌情决定。”

（二）《克莱顿法》

《克莱顿法》（ Clayton Antitrust Act）规定：“任何从事商业活动的人，在商业活动过程中，直接或间接地在相同等级和质量的商品的不同购买者之间进行价格歧视，如果在商业中涉及这种歧视的购买行为中的任何一个，如果此类商品在美国或其任何领土或哥伦比亚特区或任何岛屿属地或美国管辖下的其他地方出售以供使用、消费或转售，并且此类歧视的影响可能会大大减少竞争或倾向于在任何商业领域形成垄断，或损害、破坏或阻止与任何给予或故意获得此类歧视利益的人的竞争，或与其中任何一方的客户的竞争：前提是，此处包含的任何内容均不得阻止差异，这些差异仅对制造、销售或采购成本的差异进行了适当的考虑。因向此类购买者出售或交付此类商品的方法或数量不同而产生的不同：但是，联邦贸易委员会可以在适当调查并听取所有相关方的意见后，确定和制定数量限制，并修改与它认为必要的特定商品或商品类别，如果它发现可用的购买者数量很少，以至于因此而使差异成为不公正的歧视或促进任何商业领域的垄断；并且上述内容不应被解释为允许基于数量的差异大于固定和确定的数量：并且进一步规定，此处包含的任何内容均不得阻止从事商业销售的商品、商品或商品的人选择他们自己的客户进行善意交易而不是贸易限制：同时，本条中的任何内容均不得阻止价格因影响相关商品的市场或适销性的变化条件而发生的不时变化，例如易腐烂货物的实际或即将发生的变质、季节性货物的过时、法庭程序下的低价销售或因有关货物的停止经营而善意销售。”

（三）《知识产权许可的反托拉斯指南》

01. 简介

2017年1月12日，美国司法部和联邦贸易委员会联合发布了新版的《知识产权许可的反托拉斯指南》。该指南将取代两机构于1995年发布的版本，成为指导美国知识产权领域反垄断执法实践的最新政策体现。其中提到：“本指南体现了三大基本原则：（1）为进行反垄断分析，各机构对涉及知识产权的行为和涉及其他形式的财产的行为采用相同的分析方法，同时考虑到特定产权的具体特点；（2）机构不假定知识产权在反垄断背景下产生市场力量；（3）各机构认识到，知识产权许可使企业能够结合互补的生产要素，一般来说具有竞争力。”

02. 内容

a.相关市场

“根据反托拉斯法，如果许可协议可能对当前或潜在的商品和服务的价格、数量、质量或种类产生不利影响，就会引起关注。如果一项安排似乎有可能产 生反竞争效应，机构通常会确定一个或多个可能产生这种效应的相关市场。这些机构通常会分析许可协议对受这些协议影响的商品在相关市场上的竞争效应。然而，在其他情况下，机构可以分析技术市场或研发市场的影响。”

商品市场：“许多不同的商品市场可能与评估许可协议的效果有关。评估许可协议中的限制可能会在使用知识产权生产的最终或中间产品市场上产生竞争效应，或可能会在与知识产权一起作为投入品用于其他产品生产的产品市场上产生上游效应。一般来看，对于受许可协议影响的商品市场，机构将按照美国司法部和联邦贸易委员会横向合并指南第4节和第5节的规定，对相关市场进行划定，并对市场份额进行衡量。”

技术市场：“技术市场包括被许可的知识产权（‘许可技术’）及其接近替代品，即技术或商品是足够相近的替代品，以显著限制与知识产权相关的市场力量的行使。当知识产权与使用知识产权的产品分开销售时，各机构可以分析技术市场中许可协议安排的竞争效应。”

研究和开发市场：“如果许可协议可能对开发新的或改进的产品或工艺的竞争产生不利影响，机构可将这种影响分析为单独研究和开发市场的竞争效应。

许可协议可能会对研究和开发产生竞争性影响，而这种影响无法通过对商品或技术市场的分析得到充分解决。例如，该许可协议可能影响与识别可商业化产品的研究或特定商品或服务的开发相关的创新。或者，这种许可协议可能会影响在相关商品没有实际或潜在竞争的地理市场中开发新的或改良的商品或过程。”

b.反竞争效果分析

市场结构、协同和圈定：“当许可协议影响横向关系的各方时，对许可协议设置的限制可能会增加协调定价、产量限制或获得或维持市场支配力的风险。如果这种安排造成阻碍或限制新的或改进的商品或工艺的开发的重大风险，也可能对竞争造成损害。竞争损害的可能性部分取决于市场的集中程度、进入的难度以及供求对相关市场价格变化的反应。当许可人和被许可人处于纵向关系时，机构将分析许可安排是否可能损害处于横向关系的许可方或被许可方层面上的竞争，或者可能损害其他相关市场上的竞争。如果许可安排以反竞争的方式剥夺了竞争对手获得重要投入的机会，或增加了竞争对手获得重要投入的成本，或促进协同以提高价格或限制产量，则可能会损害竞争。”

涉及排他性的许可安排：

• 排他性许可：“许可人可能会授予排他性许可，或一个或多个部分排他性许可（例如地理范围或使用范围许可）。这限制了许可者许可他人的能力，也可能限制使用技术本身的能力。通常，仅当许可方之间、被许可方之间或许可方与其被许可方之间存在横向关系时，此类排他性许可才可能引起反垄断问题。涉及可能引起反垄断关注的专有许可的安排包括共同拥有市场支配力、回授和获得知识产权竞争者交叉许可。

• 排他性交易：“当许可协议阻止或限制被许可人许可、销售、分销或使用竞争性技术时，出现第二种形式的排他性效果，即排他性交易。排他性可以通过中明确的排他性交易条款或其他条款（如补偿条款或其他经济激励）来实现。这这种限制可能会以反竞争的方式阻止获取重要投入品的机会，或增加竞争对手获得重要投入品的成本，或促进提高价格或减少产量的协调。 但它们也可能具有促进竞争的作用。例如，防止被许可人从事其他技术交易的许可安排可鼓励被许可人开发和销售许可技术或该技术的专门应用。”

• 效率和正当理由：“如果机构在评估市场因素后得出结论，许可安排中的限制不太可能产生反竞争效果，则他们不会处理该限制。如果机构得出结论认为，限制措施具有反竞争作用或可能具有反竞争作用，则将考虑限制措施对于实现竞争效率是否是合理必要的。如果限制是合理必要的，则机构将权衡竞争效率和反竞争效果，以确定对每个相关市场的竞争可能产生的净影响。对反竞争效果和促进竞争效率的比较必然是定性的。在特定情况下，反竞争效果的风险与预期效率相比可能是微不足道的，反之亦然。随着特定许可安排中预期的反竞争效果的增加，需要证据来证明存在更高水平的预期竞争效率。如果各方显然可以通过限制性大大降低的手段实现类似的效率，那么各机构就不会重视各方的效率主张。”

（四）《标准必要专利禁令的联合政策声明》

01. 声明简介及背景

2019年12月19日，美国司法部反垄断局（Department of Justice, Antitrust Division， DOJ）、美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）和美国国家标准技术研究院（ National Institute of Standards and Technology，NIST） 发布了《关于标准必要专利禁令的联合政策声明》（Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments）。该声明取代了DOJ与USPTO于2013年联合发布的有关SEP救济的政策声明。不过，该声明仅提供各机构的意见，并不具有法律效力。

2013年，美国专利商标局和美国司法部联合发布了一份政策声明，为违反自愿FRAND承诺的标准必要专利的补救措施进行了考虑。但这一具备好的出发点的声明却难以受到外界的一致认可，并在一定程度上受到曲解，也反映出这一声明中存在的问题。因此，该政策声明在当年被撤销，并最终由前述三主体发布新声明，解决上述问题。

02. 声明内容

a. 标准必要专利侵权案可以提供的救济手段

“一般来看，为了帮助降低诉讼成本和其他相关负担，我们鼓励标准必要专利权利人和标准必要专利的潜在许可人进行诚信谈判，以达成FRAND 许可条款。如果某一案件的事实证明存在侵权，则应为侵犯标准必要专利提供根据FRAND承诺提供的所有补救措施，包括禁令救济和适当损害赔偿。根据现行法律和案件事实，在特定专利案件中可能适用的补救措施包括禁令救济、合理专利权使用费、利润损失、故意侵权损害赔偿金以及美国国际贸易委员会发布的排除令。这些补救措施同样适用于涉及标准必要专利的专利诉讼。”

b.标准必要专利侵权案救济措施分析框架与一般专利相同

“虽然FRAND或类似承诺的存在以及当事方的行为是相关的，并可能会影响确定适当的补救措施，但决定这些问题的一般框架与其他专利案件中的框架相同。” “例如，在eBay案，美国最高法院明确表示， 在决定是否应在联邦法院的任何专利案件中发布禁令时，适用传统的公平原则。因此，美国联邦巡回上诉法院认为，对于违反FRAND许可承诺的标准必要专利，禁令救济的可用性应与所有其他专利一样，应在eBays的框架下进行分析。没有理由像一些amici 所称的那样，建立一个单独的规则或分析框架来解决 FRAND承诺专利的禁令。”

c.标准必要专利侵权案损害赔偿分析框架与一般专利相同

同样，关于损害赔偿，联邦巡回委员会解释说，“我们认为，为所有涉及标准必要专利的案件建立一套新的Georgia-Pacific-like因素是不明智的。”法院进一步指出，“尽管我们认识到地区法院有必要从某个地方开始分析，希望有明确的规则。但法院在指示陪审团时必须考虑记录的事实，并应避免死记硬背地提及任何特定的损害赔偿公式。”

d.标准必要专利侵权案应当结合个案事实

“当然，专利所有人做出的特定FRAND承诺、SDO的知识产权政策以及专利所有人和实施者之间许可谈判的具体情况，都可能与确定侵犯标准必要专利的补救措施有关，而这取决于每个案例的具体情况。此外，个别当事方可自愿订立合同或同意具体的争端解决机制。”

“机构认为，在评估适用于其涉及标准和基本专利的补救决定的一般法律原则时，法院、美国国际贸易委员会和其他决策者应继续酌情考虑所有相关事实，包括各方的行为：如eBay案或《美国法典》第19卷第1337条（视情况而定）中列举的因素（such as the factors enumerated in eBay or 19 U.S.C. § 1337,as appropriate）。法院在决定是否裁决侵权补救措施时“完全有能力考虑这些事实问题’。” 同时，各机构认为，“法院和其他相关中立决策者应继续根据一般法律确定对FRAND许可承诺的标准必要专利侵权的补救办法。一个平衡的、基于事实的分析，考虑到所有可用的补救办法，将有助于保持竞争和鼓励创新以及继续参与自愿的、基于共识的标准制定活动。”

三、标准必要专利反垄断诉讼分析

（一）违反 FRAND 原则

01.简介

FRAND声明或原则由英文 Fair, Reasonable and Non-discrimination 组成，中文翻译为“ 公平、合理和非歧视性许可条款”， 是由前述国际标准组织制定的公共政策的重要组成部分。该条款要求持有标准专利的成员做出承诺，将按照FRAND的收费条件，将该专利许可给标准的实施者。具体而言，FRAND原则要求持有标准专利的成员无正当理由不得拒绝许可、制定许可费用时应合理、为同等条件的被许可人提供同等待遇。

从FRAND原则的出现来看，其初衷较好，即旨在解决专利许可时的不合理问题，但它实际上存在固有问题。例如，虽然FRAND原则被普遍承认，但由于其仍为原则性内容，并没有关于“合理”、“公平”、“非歧视”的具体衡量标准，因此适用中较为模糊和困难.同时，由于接受专利许可的标准实施者必须遵守保密条款的约定，因此其必须对许可条件进行严格保密。而这将导致各被许可人之间的信息无法交流，也就无法确定许可人是否遵守了FRAND原则。

Google并购Motorola Mobility（MMI）案体现了对于FRAND原则的判断。

Google于2012年并购了Motorola Mobility(MMI)。此后，FTC在调查中发现购买中存在标准必要专利，认为存在专利挟持，并以禁令手段排除、限制竞争的行为可能会导致高额的、不合理的许可费，进而影响整个标准体系。最终，Google迫于压力与FTC达成行政和解，解决了这一问题。

TCL与爱立信的标准必要专利案也同样体现了对FRAND原则的判断问题。

2007年，TCL和爱立信达成关于2G许可证的交易。随着时间的推移，双方关于许可费率出现分歧，TCL最终于2014年3月向加州中区法院提起诉讼，请求法院确定FRAND费率。而爱立信则于2014年6月向德州东区法院提起诉讼，请求判定TCL专利侵权， TCL对此提出不侵权之反诉。

2018年3月，加州中区法院了作出一审判决，最终以“自上而下”法和可比协议法相结合的方式确定了FRAND原则的费率，并驳回了双方各自提起的侵权之诉和不侵权之反诉。此后，爱立信针对该判决结果向CAFC提出上诉，并请求法院认为前述审理中采用法官审理而非陪审团的方式违反了美国宪法第七修正案的规定，并认为所采用的FRAND费率计算方式有错误。

2019年12月，CAFC对此作出裁决，判定该案可以由陪审团进行审理，一审法院的做法违反法律规定。而在此基础上作出的关于FRAND费率的判决也无需再进行判断。最终，CAFC撤销了一审判决并发回重审。

02. 滥用市场支配地位问题

在违反 FRAND 原则而构成滥用市场支配地位时，搭售和不合理高价常在该 情况下出现。 搭售是指附条件交易，即在购买专利的同时也被要求购买其他非 核心专利、同族专利、无效专利等。 各国对这一行为均表示禁止，以防止专利 权人在非标准必要专利领域也具有优势地位。

在标准必要专利许可的谈判过程中，如果专利权人提出了过高的不合理的许可费率，可能会被认为构成滥用市场支配地位。然而，判断标准必要专利的合理许可费区间非常难，通常采用比较法进行判断，即将谈判过程中的许可费率 同 其 他 公 开 的 许 可 费 进 行 比 较 ， 并 结 合 其 他 特 别 因 素 进 行 考 虑 。In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig. 可以看作对不合理高价的参考。

在Innovatio案中，原告和专利所有人Innovatio IP Ventures, LLC（“ Innovatio”）已起诉遍布美国的众多咖啡店、酒店、餐馆、超市、大型零售商、运输公司和其他无线互联网技术商业用户（统称为 “ 无线网络用户”） 。Innovatio声称无线网络用户为其客户提供无线互联网访问或使用它来管理内部流程，并因此侵犯了Innovatio拥有的23项专利的各种索赔。

而Cisco Systems, Inc. 、Motorola Solutions, Inc. 、SonicWALL, Inc. 、Netgear, Inc. 和 Hewlett-Packard Co.（统称为“制造商”）均制造无线网络用户使用的电子设备。制造商对Innovatio提起宣告性判决诉讼，要求声明制造商的产品以及这些产品所属的网络或系统不侵犯 Innovatio 的专利， 并且Innovatio的专利无效。然而， Innovatio声称制造商都侵犯了Innovatio对无线网络用户提出的23项专利的相同要求。

本案的法官在前述微软诉摩托罗拉案的基础上对Robart法官的方法进行调整，以确定RAND费率。法院认为：

首先，微软对RAND进行评估的目的是定义RAND费率，以便陪审团确定许可是否符合其RAND义务。因此，为了计算损害赔偿，法院必须确定一个单一的RAND费率，而不是一个范围。其次，法院应当考虑是否应调整在法院判决前缺乏必要性的专利的许可费率。再次，由于根据对给定专利的必要性的诉讼前不确定性来调整RAND费率不合理，因此，与Robart法官不同，法院不会根据这一不确定性来调整RAND费率。最后，法院指出，法院的分析不包括评估Innovatio的专利对被诉产品的重要性的单独部分，而是将该分析合并到关于Innovatio的专利对 802.11 标准的重要性的调查中。

（二）违反禁令

禁令救济是指专利权人在损害赔偿救济不足以弥补侵权所受损害时，可以请求司法机关发布的、要求侵权人为或者不为某一特定行为的命令，分为临时禁令和永久禁令。具体来看，参考北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》，如果存在禁令滥用行为，则表示为专利权人过错为：（1）未以书面形式通知被诉侵权人侵犯专利权，且未列明侵犯专利权的范围和具体侵权方式；（2）在被诉侵权人明确表达接受专利许可协商的意愿后，未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供侵权信息或提供具体许可条件的；（3）未向被诉侵权人提出符合商业惯例和交易习惯的答复期限；（4）在协商实施许可条件过程中，无合理理由而阻碍或中断许可协商；（5）在协商实施许可过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；（6）专利权人在许可协商中有其他明显过错行为的。

而标准实施者的过错则表现为：（1）收到专利权人的书面侵权通知后，未在合理时间内积极答复的（2）收到专利权人的书面许可条件后，未在合理时间内积极回复是否接受专利权人提出的许可条件，或在拒绝接受专利权人提出的许可条件时未提出新的许可条件的建议的；（3）无合理理由而障碍、拖延或拒绝参与许可协商的；（4）在协商实施许可条件过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；（5）被诉侵权人在许可协商中其他明显过错行为的。

（三）专利许可

通常情况下，专利权人有权拒绝许可，然而，标准必要专利的拒绝许可将 可能造成排除、限制竞争的情况，因而受到反垄断法的规制。 FTC 诉高通案是这一领域的典型案例。

2017年1月，美国联邦贸易委员会（FTC）向高通公司（Qualcomm）提起诉讼，指控其涉嫌垄断芯片市场，且就其技术收取过高使用费。2019年5月21日，美国加州北区地方法院就该案做出一审判决，判决高通败诉，其行为被认为违反反托拉斯法，并对其下达了改变专利授权做法的禁令。在败诉后，高通公司采取措施争取暂缓禁令执行，并积极上诉。2019年8月23日，美国联邦第九巡回上诉法院批准了高通暂缓执行一审法院所颁发的反垄断禁令的动议，上诉案在2020年2月开庭。2020年8月11日，上诉法院做出判决，高通公司在二审中取得胜利。上诉法院撤销了一审法院对高通公司发出的禁令，认定高通公司不应承担向芯片竞争对手许可专利的反垄断责任。2020年10月28日，上诉法院驳回了FTC提出的重新考虑本案的请求， FTC的唯一救济方法即向联邦最高法院上诉，但最终FTC在上诉期内并未提起上诉，本案以高通公司胜利终结。

本案涉及全球最大芯片商，引起关于以下情况的众多关注：

首先，拒绝与竞争对手交易是否违反竞争法。任何企业都有权选择交易的对象，但Aspen skiing 案中认为，在满足一定条件的情况下，拒绝与竞争对手交易可能违反反垄断法。尽管如此，本案中高通公司并未满足上述条件，不属于适用的情形，一审法院使用该例外存在错误。

其次，高通公司是全球最大且受众多知名品牌需要的芯片供应商。但其实行“没有许可证，就没有芯片”的模式，拒绝向未购买其SEP的企业供应芯片，进而巩固其在芯片市场的地位。FTC认为高通这一行为对竞争违反了反垄断法，对竞争造成不良影响。对此，一审法院支持了FTC的观点，要求高通与其客户重新签订许可条款。但上诉法院对此持反对意见，认为该行为并未破坏市场秩序。

四、 标准必要专利诉讼技巧

（一）管辖权异议

01. 管辖权异议

标准必要专利纠纷的双方当事人大部分为跨国公司，特别是大型通信公司。标准必要专利诉讼在管辖权方面呈现以下几个特点：

平行诉讼：不同国家法院对FRAND原则的理解会导致不一样的许可条件判决，直接影响许可使用费的标的。争议双方可能会权衡利弊，可能就同一争议在不同国家同时提起诉讼，即标准必要专利纠纷平行诉讼。

管辖权竞争：不同国家为了吸引诉讼当事人到本国法院起诉而调整其法律实体和程序规则，即在不同司法管辖范围内的法院之间出现了管辖权竞争现象。

02.管辖权异议

正是由于标准必要专利纠纷管辖权不唯一的特点，当事人（特别是被诉方）可以利用管辖权的弹性空间争取对己方有利的管辖法院，同时也可以提出管辖权异议来排除对己方不利的管辖法院。

以我国管辖权异议裁定为例，当受案法院经过一系列审查程序之后，若有一方当事人不服管辖权异议裁定会向上一级法院提出上诉，受案法院需等上一级法院处理好管辖权异议上诉程序之后，才能决定案件是否进入实体审理。如此一来，受案法院处理标准必要专利垄断纠纷之诉的审理周期会被拉长。一方面，这可以为进行和解谈判争取时间；另一方面，也可以争取有利于己方的法院获得管辖权。

（二）禁诉令和反禁诉令

在标准必要专利平行诉讼纠纷中，当事人通常会向英美法院申请禁诉令阻碍另一方当事人在其他司法辖区继续推进关联诉讼，而为了降低英美法院可能颁布的禁诉令对本国在审案件的影响，德国和法国法院又先后颁布反禁诉令作为对抗手段。

禁诉令与反禁诉令之间的主要区别在于禁诉令禁止当事人向指定法院进行起诉活动，而反禁令针对的对象是外国法院颁发的禁诉令，命令当事人禁止执行外国法院裁判结果。国外法院对我国通讯企业实施禁诉措施严重威胁到我国企业的合法权益。禁诉令和反禁诉令对我国当事人面对标准必要专利纠纷的启示为，即使平行诉讼性质不同，国内法院仍可以颁布禁诉令。无论中国还是美国的相关司法判例均认为，如不同法域进行的诉讼不同，法院也可以颁布禁诉令。