专利合规管理：海外布局不可忽视的“保密审查”

专利制度旨在通过披露先进技术以换取法律保护。然而，当专利申请涉及国家安全或重大公共利益的发明时，其披露可能对国家利益造成不可挽回的损害。因此，为了保护国家安全和重大公共利益，大多数国家都建立了保密审查制度，要求发明人对于在本国完成的发明创造事先获得向外申请专利的批准。
跨国公司通常在总部和海外设有研发机构。当这些研发机构合作开发项目时，考虑申请专利保护的地点往往是一个重要的决策因素，而各国关于保密审查的规定和实践在这一决策过程中起着关键作用。
本文探讨了在中国专利法律框架内，如何确认是否为在中国完成的发明创造，以及获得向外申请许可的必要性和方式，为企业进行专利合规管理和决策专利申请策略提供参考。
01、什么是保密审查/向外申请许可
中国专利法律框架下，没有和美国法律体系对应的“向外申请许可”的术语，与之相对应的是保密审查制度。即，在中国完成的发明或者实用新型，向外国申请专利之前，需要事先经过国家知识产权局保密审查并获得批准。这个制度在2008年《专利法》第三次修订时引入。保密审查的要求适用于发明专利和实用新型专利，不包括外观设计专利。
中国国家知识产权局将基于申请人要求而发出保密审查通知书，即《向外国申请专利保密审查意见通知书》，明确是否批准在中国以外的区域申请专利。
保密审查是强制的程序性要求。无论行为人是否疏忽或故意，或者即使发明内容无需保密，未经国家知识产权局的保密审查，擅自向国外申请专利，将导致相应的中国专利无效。一旦违反保密审查规定，没有任何补救措施。
02、因未保密审查而被无效的中国专利
国家知识产权局在2022年十大典型专利无效案例中，披露一项名为“可扩展传动组件装置和升降柱”的实用新型专利，由于专利权人未履行保密审查的义务向外申请专利，该中国专利被宣告全部无效（No. 55586）。
该实用新型专利描述了一种防坠电梯，通过承载柱、螺杆、负载组件和驱动组件的设置以提高电梯的安全性和稳定性。该发明创造的实质内容在中国完成，但是专利权人完全忽略了保密审查的要求，直接在美国递交临时申请，并且以美国在先申请为优先权，将该专利申请延伸到中国，未经实质审查很快获得中国专利的授权。
在专利权人进行专利维权的过程中，被诉侵权人提起专利无效，并且发现专利权人疏忽了专利合规管理，违法了程序的强制性规定。专利权人的疏忽导致了该中国专利被宣告全部无效，丧失了维权的法律基础。
这个案例详细解释了专利法中保密审查条款的适用标准，突显了履行程序合规的重要性，提醒技术创新者在申请专利时必须符合法律的强制性规定，以避免专利权被宣告无效的风险。如果专利权人未经批准向外国申请专利，泄露国家秘密的，可能承担进一步责任，包括刑事责任。
03、判断发明是否在中国完成
如果发明的实质内容在中国境内完成，则该发明被视为在中国完成。对于跨国团队合作完成的发明创造，如何确定发明的实质内容是否在中国完成，我们建议从以下几个维度考虑：
3.1确定发明的实质内容
如何确定发明的实质内容，国家知识产权局在上述判例中给出的观点是：
“对于何为技术方案的实质性内容，要从发明创造的内容和申请文件的技术方案角度进行判断，一方面，所述实质性内容应当体现在诉争权利要求中，尤其是独立权利要求中，另一方面，所述实质性内容原则上应当属于现有技术中未曾披露过的内容”。
因此，发明实质内容的界定，不限于权利要求书，还包括说明书记载的内容。在保密审查过程中，国家知识产权局审查的是在中国完成的技术方案本身，并非申请人所要求保护的范围。
另外，确定发明的实质内容，还需要考虑申请日前的现有技术水平，确定该发明相对于现有技术的改进情况。也就是说，发明实质内容应当是新颖的，并且未在现有技术中披露。
3.2确定发明人贡献度
根据中国专利法规，发明人是指对发明的实质特征作出创造性贡献的任何人。关于来自不同国家多个发明人合作完成的发明创造，确定多个发明人贡献度对于判断发明实质内容的完成地至关重要。
发明人贡献度可以考量各个发明人是否对产生技术功能和效果的关键特征或起到辅助特征作出了贡献。另外，对于第三方已公开中国专利，发明人顺序也可以作为参考来判断发明人贡献度。尽管中国没有明确规定专利发明人顺序与其贡献水平的对应关系，但在实践中，第一发明人与后位发明人在职称评审、薪资待遇等方面都会有较大的区别，所以一般是根据发明人的贡献主次、作用大小来区分发明人顺序。
3.3确定跨国研发能力
与美国类似，中国根据发明完成的地点来确定是否需要进行保密审查，而不是根据发明人的国籍或居住地。
在跨国合作发明中，发明人所在地的实际研发能力是一个重要考量因素。具体来说，研发能力涉及当地的技术水平，用于该发明的设备和设施，和研发资金等方面。在上述无效案中，没有证据表明专利权人在中国境外拥有研发功能，也是专利被无效的一个原因。
此外，跨国公司在各国分公司之间互相派遣员工并与本地研发合作完成发明的情况可能发生。因此，详细记录创新研发的地点和过程，对于确定研发地点以及发明人至关重要。这些记录可以是实验室笔记、项目报告、通信记录等形式。
04、如何申请保密审查
在向外申请前进行保密审查有几种方式，可以根据公司不同的专利申请策略来选择：
4.1在中国境外首次申请
如果申请人需要在中国境外递交首次专利申请，申请人需要事先向国家知识产权局单独请求保密审查。在请求保密审查时，需要提交一份中文文件，包括有关发明技术内容的详细信息。
4.2在中国首次申请
如果在中国首次提交专利申请，可以在递交中国专利申请时，或在巴黎公约期限内并且向境外提交专利申请前，向国家知识产权局请求保密审查。这种方式相对简化，无需单独准备和递交描述发明技术方案的文件。不同于美国，在中国首次递交申请，并不默认为同时提出了保密审查请求。
4.3向国家知识产权局提交PCT申请
向国家知识产权局提交PCT申请，将被默认视为同时向国家知识产权局提出保密审查请求。因为PCT申请可以用英文或中文提交，因此对于不打算在中国申请专利的跨国公司来说，这种方法可能更为经济和方便。
05、保密申请的审限
保密审查的审查周期，也是专利申请策略需要考虑的因素。在实践中，提出专利申请同时提出保密审查请求的，大约1周收到审查结果；以其他方式提出保密审查请求的，大约一个月能收到审查结果。在复杂的情形中，国家知识产权局会在两个月内发出向外暂缓申请的通知，然后在四到六个月内作出保密审查的决定。
结论
跨国公司的专利合规管理因涉及不同司法管辖区的差异化规定而更加复杂。专利申请策略不仅涉及研发投资、商业规划和创新保护，还需要审慎地进行合规审查和安排，以避免专利无效的风险。
对于在中国完成的发明创造，经过保密审查并获得向外申请许可是强制性的。在专利申请过程中，记录和保留发明创造的详细过程，保存发明人签署的声明，有助于明确每个发明人的贡献，并合法确立公司的所有权，以应对未来可能发生的发明人确定和权属争议。通过理解和遵守这些专利法规的合规要求，公司可以更好地保护其创新成果，管理专利资产。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：李宓 路盛律师事务所