中国专利惩罚性赔偿案例：主动要求许可成直接证据

近日，知识产权自媒体《知产库》公开了美的公司与艾欧史密斯公司之间关于净水器专利诉讼的多份判决书。判决书显示：美的公司起诉艾欧史密斯公司侵犯了其两项专利权，分别是一件发明专利ZL201710223347.6，主题为“复合滤芯和净水设备”，查询Maxipat，对该专利的主要内容解读如下：

以及一件实用新型专利ZL201720243485.6，主题为“滤芯组件和净水系统”，查询Maxipat，对该专利的解读如下：

美的公司分别在杭州中院用发明专利发起两起侵权诉讼，在天津三中院用实用新型专利发起两起专利诉讼。杭州中院与天津三中院均判决侵权成立，并且适用了专利惩罚性赔偿。杭州中院判决故意侵犯发明专利权成立，适用1.5倍赔偿，判决赔偿7800万元；天津三中院判决故意侵犯实用新型专利权成立，适用2倍赔偿，判决赔偿900万元。四案合计判赔金额8700万元。

该专利诉讼的主要看点包括：

1、专利侵权的惩罚性赔偿如何适用，倍数如何确定？

2、专利侵权赔偿金额的确定，专利贡献率如何计算？

3、专利侵权诉讼中，原告与被告自己找第三方做的侵权或不侵权鉴定的作用有多大？

4、专利故意侵权的证据如何确定？

5、企业自己做的侵权评估（FTO）报告有什么作用，是否可以减轻侵权责任？

6、专利权利要求的前序部分对权利要求保护范围的影响；

7、专利公开后尚未授权阶段的临时使用费如何计算？

我们分几期逐一分析：

关于如何适用惩罚性赔偿的规定：中国专利法第七十一条明确规定，故意侵犯专利权情节严重的，可以在赔偿基数的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。该案适用惩罚性赔偿的理由是史密斯公司在2018年前后向美的公司发函，列明包括涉案专利的原告专利，要求免费专利许可。原告不同意，明确拒绝许可。被告直接实施专利技术方案，“视为漠视侵权风险有意为之”，认定故意侵权成立。原告对发明专利要求适用3倍赔偿。对于赔偿数额的确定，法院认为被告明知涉案侵权产品可能落入涉案专利保护范围，在尚未得到许可的情况下继续大规模制造侵权产品，主观过错较大，侵权行为情节严重。但是鉴于被告委托他人作出侵权评估报告，其侵权恶意较之漠视法律的侵权人仍有区别，减轻赔偿责任，惩罚性赔偿的倍数确定为1.5倍。原告对实用新型专利要求适用5倍赔偿，原因是涉案专利经无效程序维持全部有效之后，被告仍然设计大规模制造和销售。法院结合涉案专利的专利性质，评估机构的评估结果对被告的影响，最终适用2倍赔偿。

从上述基本案情可以看出，这两起专利诉讼都适用了惩罚性赔偿，惩罚性赔偿的直接依据是被告在内部进行评估之后排除相关专利风险，但依然向专利权人发函，要求免费许可。这相当于表明已经知晓相关专利。这时候专利权人一旦不同意许可，被告依然实施该专利，就属于故意专利侵权，适用惩罚性赔偿。被告在诉讼的时候即使拿出来第三方的侵权评估报告，确认排除专利风险也无法免除惩罚性赔偿。

但是被告在制造销售产品之前进行了专利风险评估，可以明确减轻赔偿责任。尽管原告要求3倍、5倍惩罚性赔偿，但是最后减少到1.5倍、2倍赔偿。2倍赔偿的部分原因是实用新型专利在维持有效之后被告依然大规模制造销售。

这给我们企业很大启示：企业在实施产品之前进行风险评估非常有必要，但风险评估的本质是要避免风险。如果已经识别到相关专利，即使风险评估报告排除相关风险，也无法作为避免惩罚性赔偿的抗辩理由。企业千万要注意的是，在识别到相关专利风险之后，如果不是确定非常有把握的情况，不要主动和竞争对手磋商许可。专利许可分为很多类型，有些专利许可是标准必要专利的许可，专利权人没有必要限制对方的产品。但是对于竞争对手的专利，大部分的专利是维持市场竞争优势的工具。是否具有许可给竞争对手的意向，这个是需要评估的。否则，不但未获得许可，还可能留下故意侵权的直接证据。同时，企业在进行风险评估时需要考虑报告的用途，确定报告最终是要呈递到法院和内部使用，这是两个完全不同的概念。

此外，该判决支持了专利申请公开后授权之前的公开阶段的临时使用费，在侵权成立时，原告可以一并要求临时使用费。这些我们后面再说。

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