处于产业链中的企业对专利侵权风险的识别及应对策略

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“本文从若干实际场景出发，着重剖析处于产业链中的企业面临产业链中其他企业的专利侵权行为所带来的专利侵权风险。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李亚南

摘要 >>

从产业链的视角出发，探讨专利侵权风险在产业链中不同企业主体之间的传导和影响，并且结合不同企业主体在产业链的角色，来针对性地剖析来自其他企业主体的专利侵权行为给自身企业所带来的专利侵权风险，同时给出相应的应对策略，以期能给产业链中的企业主体带来一定的启示，尽可能降低或避免专利侵权风险。

关键词：产业链、专利侵权风险、应对策略

PART01
引言

产业链也即产供销的产业链条，整个链条中涉及制造商、供应商、采购商、客户等多个参与主体，而某些参与主体根据实际情况又会变换多个角色，如采购商即可如其名字所传达的含义，也可化身为制造商来利用采购来的产品生产其他产品，因此，处于产业链中的企业会面临着错综复杂的专利侵权风险。作为产业链中的一员，企业有必要提前识别专利侵权风险，并准备好应对策略，以避免或者尽量降低专利侵权风险发生的可能性。
那么企业如何识别潜在的专利侵权风险呢？首先，要清楚什么是侵权行为？对此，《民法典》第七编第一千一百六十五条[1]规定：“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。”其次，要清楚什么是专利侵权行为？对此，《专利法》第十一条[2]规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
上述《民法典》和《专利法》都是从法条上来阐述什么是侵权行为，略显抽象。为此，从若干实际场景出发，着重剖析处于产业链中的企业面临产业链中其他企业的专利侵权行为所带来的专利侵权风险。

PART02
专利侵权风险的识别

是否存在专利侵权风险一般按如下步骤逐次判断：

第一步、判断是否存在侵权对象，也即是否存在有效专利，若否，则无专利侵权风险，若是，则进行第二步判断；
第二步、判断是否存在专利侵权行为，诸如为生产经营目的制造、使用、许诺销售等专利侵权行为，若否，则无专利侵权风险，若是，则进行第三步判断；
第三步、判断侵权产品是否落入上述第一步中有效专利的保护范围内，若否，则无专利侵权风险，若是，则存在专利侵权行为，也即具有违法性，此时需要进行第四步判断；
第四步、判断专利侵权行为是否具有有责性，即是否有阻却事由来阻却专利侵权行为的违法性所带来的责任性，诸如《专利法》第七十七条[3]规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。也即此时只需停止专利侵权行为，无需承担赔偿责任；再如《专利法》第七十五条[4]中规定的“先用权”等。

通过上述四步大概能判断是否存在专利侵权风险。但是，处于产业链中的企业会面临着错综复杂的专利侵权风险，例如可能面临上游原材料供应商带来的专利侵权风险，也可能面临中游设备供应商带来的专利侵权风险，更有甚者也可能面临下游客户带来的专利侵权风险。为此，主要从如下几种实际场景，分别识别来自产业链中其他企业的专利侵权行为所带来的专利侵权风险。
2.1来自供应商专利侵权行为的风险识别

企业，特别是生产性企业，需要从供应商处采购原料、设备等生产资料，利用这些生产资料来制备产品，并将产品在市场上销售。此时需要考虑并识别来自供应商的专利侵权行为会给自身企业带来什么专利侵权风险？

2.1.1来自单一供应商专利侵权行为的风险识别

2.1.1.1该供应商只供应一种产品

假设A企业为电芯防爆阀制造商，B企业为电芯制造商，A企业作为B企业的供应商向其供应作为电芯结构件的防爆阀，假定A企业向B企业供应的防爆阀存在侵犯专利权人C的专利侵权行为，那么B企业利用该防爆阀生产电芯并销售是否存在专利侵权行为，主要分为如下几种情况来区别判断：
▶ B企业事先明知A企业供应的防爆阀为侵犯专利权人C的侵权产品，仍然为了生产经营目的购买该防爆阀，并将其用到自身生产的电芯上，则专利权人C可选择A企业和B企业中至少一者为被告，故B企业存在专利侵权风险，进一步地，B企业可能面临无法继续使用该防爆阀以及面临赔偿责任等后果；
▶ B企业事先不知道A企业供应的防爆阀为侵犯专利权人C的侵权产品，并尽到了合理知识产权调查义务，为了生产经营目的购买该防爆阀，并将其用到自身生产的电芯上，则专利权人C可选择A企业和B企业中至少一者为被告，故B企业存在专利侵权风险，也即B企业仍然存在专利侵权行为，但是只要能证明该防爆阀具有合法来源，如该防爆阀为B企业通过合法途径以当时市价合理购得，B企业只需停止使用侵权产品而无需承担赔偿责任；
▶ B企业事先不知道A企业供应的防爆阀为侵犯专利权人C的侵权产品，为了生产经营目的购买该防爆阀，并将其用到自身生产的电芯上，则专利权人C可选择A企业和B企业中至少一者为被告，故B企业存在专利侵权风险，若此时，B企业无法证明该防爆阀具有合法来源，则B企业可能面临无法继续使用该防爆阀以及面临赔偿责任等后果；
▶ 为了生产经营目的，B企业购买该防爆阀，并将其用到自身生产的电芯上，但A企业的防爆阀存在“在专利权人C的专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”的情形，则B企业不存在专利侵权风险；
▶ 为了生产经营目的，B企业购买该防爆阀，并将其用到自身生产的电芯上，但A企业的防爆阀并非A企业制造，而是购自经专利权人C许可的单位、个人售出后的防爆阀,此时专利权人C权利用尽，则B企业不存在专利侵权风险。

2.1.1.2该供应商供应多种产品

假设A企业为电芯防爆阀制造商，同时也是电芯壳体供应商，B企业为电芯防爆外壳制造商，A企业作为B企业的供应商向其同时供应电芯防爆阀和电芯壳体，B企业通过电芯防爆阀和电芯壳体组装成电芯防爆外壳；
若A企业向B企业供应的防爆阀或电芯壳体存在侵犯专利权人C的专利侵权行为，则可依据上述“2.1.1.1”中的情况，判断B企业利用该防爆阀或电芯壳体生产电芯防爆外壳并销售是否存在专利侵权行为；
若A企业向B企业供应的防爆阀和电芯壳体均不侵犯他人专利权，但是，B企业利用该防爆阀和电芯壳体生产的电芯防爆外壳侵犯专利权人C的专利权，B企业构成直接侵权，此时，A企业是否侵权专利权人C的专利呢？主要分如下情况讨论：（1）假设A企业向B企业供应防爆阀和电芯壳体的同时，也提供给B企业两者的组装说明书，或者虽未提供，但是两者组装关系唯一，换言之，B企业类似是电芯防爆外壳的纯组装企业，则A企业构成间接侵权，且A企业与B企业也构成共同侵权，应当承担连带民事责任；（2）假设A企业向B企业供应的防爆阀和电芯壳体之间并不能直接组装在一起，需要经过中间部件配合才能实现两者组装成形，则A企业无专利侵权风险。

2.1.2 来自多个供应商专利侵权行为的风险识别

假设A企业为电芯防爆阀制造商，D企业为电芯壳体供应商，B企业为电芯防爆外壳制造商，A企业向B企业供应电芯防爆阀，D企业向B企业供应电芯壳体，B企业通过电芯防爆阀和电芯壳体组装成电芯防爆外壳，该电芯防爆外壳侵犯专利权人C的专利权，B企业构成直接侵权，此时，A企业和D企业是否侵权专利权人C的专利呢？主要分如下情况讨论：

（1）A企业和D企业事先存在意思联络，通过分别生产电芯防爆阀和电芯壳体，且两者只能用于B企业生产的电芯防爆外壳的关键部件，则A企业和D企业具有帮助B企业实施直接侵害专利权人C专利权的故意，其行为与专利直接侵权行为存在因果关系,因此，A企业和D企业构成间接侵权；

（2）A企业和D企业事先无意思联络，分别生产电芯防爆阀和电芯壳体，且电芯防爆阀和电芯壳体具有通用性，不仅可用于B企业生产的电芯防爆外壳，还可用于其它电芯防爆外壳产品，则A企业和D企业无专利侵权风险。

2.1.3 来自多级供应商专利侵权行为的风险识别

假设A企业为电芯防爆阀制造商，D企业为采购A企业的电芯防爆阀制造电芯防爆外壳的制造商，B企业为电芯制造商，其采购D企业的电芯防爆外壳生产电芯，换言之，D企业为B企业的一级供应商，A企业为B企业的二级供应商，假设A企业制造的电芯防爆阀侵犯专利权人C的专利权，则B企业是否存在专利侵权风险？此时，可以参照“2.1.1.1”中的实际场景逐层判断，也即根据“2.1.1.1”先判断D企业是否存在专利侵权风险，再根据“2.1.1.1”判断B企业是否存在专利侵权风险即可。当然，此判断规则还可以扩展至三级及以上的供应商。

2.2 来自销售商专利侵权行为的风险识别

在进行下述情况判断时，先假设海外关于专利侵权的规定与国内一致，若不一致，首先要确定海外相应销售地的法律是如何规定专利侵权的，以当地法律规定来判断。

A企业为销售商，B企业为电芯制造商，A企业销售B企业的电芯，并将该电芯在海外售卖，假设B企业制造的电芯在国内无专利侵权风险，但是在海外存在专利侵权风险，B企业也只是在国内售卖电芯，那么因为A企业的行为，B企业在海外是否存在专利侵权风险？主要分为如下情况讨论：

▶ 假如A企业为B企业的代理商，也即A企业得到B企业授权可以销售电芯，并明确允许或者默许A企业将电芯在海外售卖，则B企业在海外存在专利侵权风险；

▶ 假如A企业为B企业的经销商，也即A企业通过拥有B企业的电芯，并将该电芯转卖至海外，B企业并未授权A企业将电芯转卖至海外，A企业自身出于中间商赚差价的盈利目的而将电芯转卖至海外，则B企业在海外不存在专利侵权风险，或者虽然存在专利侵权风险，但是事后可以找A企业追偿。

2.3来自供应商和销售商两者专利侵权行为的风险识别

在进行下述情况判断时，先假设海外关于专利侵权的规定与国内一致，若不一致，首先要确定海外相应销售地的法律是如何规定专利侵权的，以当地法律规定来判断。

A企业为销售商，B企业为电芯制造商，C企业为电芯防爆阀制造商，C企业向B企业供应电芯防爆阀用于其生产电芯，假设C企业生产的电芯防爆阀在国内无专利侵权风险，但是在海外有专利侵权风险，A企业销售B企业的电芯，并将该电芯在海外售卖，B企业也只是在国内售卖电芯，那么因为A企业的行为，B企业和C企业在海外是否存在专利侵权风险？主要分为如下情况讨论：

▶ 假如A企业为B企业的代理商，也即A企业得到B企业授权可以销售电芯，并明确允许或者默许A企业将电芯在海外售卖，则B企业在海外存在专利侵权风险；

▶ 假如A企业为B企业的经销商，也即A企业通过拥有B企业的电芯，并将该电芯转卖至海外，B企业并未授权A企业将电芯转卖至海外，A企业自身出于中间商赚差价的盈利目的而将电芯转卖至海外，则则B企业在海外不存在专利侵权风险，或者虽然存在专利侵权风险，但是事后可以找A企业追偿；

▶ 假如C企业与B企业合同约定其提供的电芯防爆阀只允许在国内使用，不允许在海外使用，则C企业在海外不存在专利侵权风险，或者虽然存在专利侵权风险，但是事后可以找A企业追偿；

▶ 假如C企业明确允许或者默许B企业将采用其提供的防爆阀的电芯在海外售卖，C企业存在专利侵权风险。

2.4来自合作开发者的专利侵权行为的风险识别

假设A企业为电芯制造商，B企业为新能源汽车制造商，两家企业通过合作开发的方式生产了一款电芯，并由A企业生产交付于B企业，B企业将该款电芯用于其制造的一款新能源汽车上。该款电芯侵犯专利权人C的专利，那么B企业是否存在专利侵权风险，具体可按照上述“2.1.1.1”中的情况进行判断，经判断B企业存在专利侵权风险，而且A企业和B企业大概率构成共同侵权。

2.5 来自制造商的专利侵权行为的风险识别

假设A企业为电芯制造商，B企业为销售商，A企业制造了一款电芯，该款电芯侵权专利权人C的专利权，B企业拥有A企业该款电芯并售卖，那么B企业是否存在专利侵权风险，主要分为如下情况讨论：

▶ 假如B企业为A企业的代理商，也即B企业得到A企业授权可以销售电芯，则B企业存在专利侵权风险；

▶ 假如B企业为A企业的经销商，也即B企业购买了A企业的电芯进行再次销售以赚取差价，此时要考虑B企业是否能主张合法来源，若能，则此时只需停止售卖侵权产品即可，免除赔偿责任；若不能，B企业同样面临着专利侵权风险。

PART03
应对策略

上述“2 专利侵权风险的识别”部分通过分门别类的方式对常见的产业链中企业遇到的专利侵权风险进行了总结归纳。但是，实际情况远比上述罗列的多和复杂。当企业面对来自产业链中其他企业的专利侵权行为所带来的专利侵权风险时，如何在专利侵权风险来临之前、之时和之后这三个关键节点做好应对策略，显得尤为重要，本部分试图从这三个关键节点来阐述常见的应对策略。

▶ 专利侵权风险来临之前，企业应与产业链中其他企业就专利侵权责任在合同中划分明确；诸如：针对企业直接外采供应商产品的情况，企业应要求供应商在合同中对其提供的产品承担全部知识产权风险，也即所谓的免责条款，虽然免责条款并不一定能规避专利侵权风险，但是至少能成为后续企业向供应商追偿的依据；针对企业与其他企业合作开发的产品，应在合同中划分清楚哪些是企业自身开发的方案，哪些是合作者开发的方案，从而按谁开发谁担责的原则承担相应责任。当然，有时很难划分清楚合作开发的产品中相应的知识产权风险责任，此时更应该在合同中约定清楚“诸如遇到专利侵权风险时，谁负责应对？如若应对失败，谁负责赔偿？”等；

▶ 专利侵权风险来临之时，企业可依据上述“2 专利侵权风险的识别”部分中罗列的常见场景，进行逐一判断是否确实存在专利风险、存在专利风险的大小、可能赔偿的数额等；

▶ 专利侵权风险来临之后，此时需要根据评估结果采用诸如专利许可、专利购买、无效宣告、现有技术抗辩、先用权等应对策略。同时，也应反过来查看前期所签订合同中知识产权方面的约定，依据相应约定来进行诸如谁应对、谁赔偿等方面的责任划分及后续追偿等举措。

PART04
结语

从产业链的视角出发，探讨专利侵权风险在产业链中不同企业主体之间的传导和影响，并且结合不同企业主体在产业链的角色，来针对性地剖析来自其他企业主体的专利侵权行为给自身企业所带来的专利侵权风险，同时给出相应的应对策略，以期能给产业链中的企业主体带来一定的启示，尽可能降低或避免专利侵权风险。

参考文献：
[1] 中华人民共和国全国人民代表大会. 中华人民共和国民法典[M]. 第七编第一千一百六十五条。
[2] 中华人民共和国国家知识产权局. 中华人民共和国专利法[M]. 第十一条。
[3] 中华人民共和国国家知识产权局. 中华人民共和国专利法[M]. 第七十七条。
[4] 中华人民共和国国家知识产权局. 中华人民共和国专利法[M]. 第七十五条。

（原标题：处于产业链中的企业对专利侵权风险的识别及应对策略）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李亚南

编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君