外文商标容易因“缺显”被驳回？这些应对方法学起来！

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作者：王斌 华进商标版权事业群

内容提要：

一、引言

二、涉及缺显被驳回的情形

三、外文商标显著性的判断规则

四、缺显的应对方法

（本文共计约4000字，建议阅读时间20分钟）

>>> 一、引言

商标的显著性，即商标的显著特征，是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品或服务来源的特征。商标的显著性既可以是固有显著性，也可以通过使用获得。固有显著性是商标本身具有的，获得显著性则是商标通过不断地实际使用获得的。

通常而言，商标的固有显著性取决于商标标志与指定使用的商品/服务联系的强弱，商标标志本身与指定使用商品/服务的联系越弱，则商标显著性越强，反之则越弱。

缺乏显著性（以下简称“缺显”）是《商标法》第十一条第一款规定的不得作为商标注册的理由。相较于中文商标，外文商标由于经过翻译，含义的解释空间扩张，造成对外文商标是否具有显著性的审查结论可预期性不强的情况。因此，笔者在此对外文商标因缺显被驳回的情形进行分析，结合法律规定梳理外文商标显著性的判断规则以及克服缺显的方法。

>>> 二、涉及缺显被驳回的情形

1、外文商标用于指定商品/服务缺显，以《商标法》第十一条第一款为由驳回

《商标法》第十一条第一款规定了三种缺显情形：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二） 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。

在外文商标被认定为缺显的案例中，关键在于判断外文商标含义与指定商品/服务是否属于仅直接描述关系。

在第62727076号“Linkage”商标驳回复审案中，国家知识产权局经复审认为“申请商标“Linkage”可译为“连接；联动装置”，使用在指定的集成电路、半导体等复审商品上，仅直接表示了商品的技术等特点”[1]。本案中，“Linkage”的含义与集成电路等指定商品的技术和功能呈现出显而易见的直接联系，因此被认定第十一条第一款第(二)项规定之情形。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《规定》）第十一条，商标标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（二）项规定的情形。商标标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于该项所规定的情形。

关于如何区分“仅直接描述”和“暗示”，北京市高院在第5725400号“CELLFOOD”商标无效宣告行政诉讼案的判决中指出：“判断诉争商标是否属于‘仅仅直接’表示商品的特点，一般可以从以下两个方面考虑：第一，相关公众看到该标志的第一认知，即如果相关公众在看到某一标志时，无须想象即能判断出其属于对商品特点的描述，则该标志为直接描述性标志；第二，是否属于同业经营者描述该特点所使用的常用方式。需要通过演绎、解释、说明或者想象才能与商品的特点建立起联系，一般应归于暗示性描述，暗示性描述的标志具有显著特征[2]。

2、外文商标包含显著性部分和缺显词，以《商标法》第十一条第一款为由驳回

《商标审查审理指南》中规定了“一般来说，仅有申请人名称全称的，不具备商标的显著特征。”因此，对于这类包含地名、服务的申请人名称类商标，即使字号部分具有显著性，也会被认定整体缺显。

在第59716535号“Bangkok Dusit Medical Services”商标驳回复审案中，国知局认定“申请商标‘Bangkok Dusit Medical Services’使用在指定服务上，相关公众不易将其作为区分服务来源的标志加以识别，申请商标缺乏注册商标应有的显著性”[3]。即使其中的字号“Dusit”有显著性且已核准注册，也难以改变“Bangkok Dusit Medical Services”商标整体被认定缺显的情况。

3、外文商标包含显著性部分和缺显词，被引证近似商标驳回

当外文商标既包含有显著性的外文词汇也包含缺显词时，缺显词的加入通常不会影响近似比对的结论。有较多申请人为便于相关公众的识记，在选择外文商标时会选择将部分有显著性的外文词汇和行业通用词组合进行商标申请，如“AB+tech”。后半部分在商标审查中会被认定缺显，导致商标整体仍以有显著性的外文词汇进行近似比对，形成“AB+缺显词”被引证“AB”驳回的情况。

值得注意的是，对于哪些是可能被认定缺显的词汇，涉及到外文商标显著性的判断，在实践中存在一定解释空间，但总体上应根据中国境内相关公众的通常认识，对该外文商标是否具有显著特征进行审查判断。

>>> 三、外文商标显著性的判断规则

1、参考相关公众的通常认识

根据《规定》第八条，诉争商标为外文标志时，人民法院应当根据中国境内相关公众的通常认识，对该外文商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中外文的固有含义可能影响其在指定使用商品上的显著特征，但相关公众对该固有含义的认知程度较低，能够以该标志识别商品来源的，可以认定其具有显著特征。

《规定》明确指出外文商标显著特征的判断主体应当为中国境内相关公众，因此关键在于确定个案中的相关公众和判断相关公众对外文商标含义的认知情况。

在第14655754号“AIRLIQUIDE”商标驳回复审行政诉讼一案中，法院认为“由于我国的外语教育以英语为主，多数消费者对法语单词并不熟悉，面对法语单词中国消费者一般会作为字母组合识别，以我国相关公众的一般认知能力无法达到通晓该法文单词“LIQUIDE”含义的程度，故将法文“LIQUIDE”指定使用在本案复审商品上并不会使相关公众认为其系对商品功能用途的描述”[4]。

而在“ひじき”商标无效宣告案中，法院认为：“ひじき”是“羊栖菜”的日文名称，羊栖菜作为中国特定地区主要供出口日本的产品，在中国具有特定的市场范围，主要以浙江温州洞头县为主的区域。在这一特定的市场范围内的加工企业普遍将“ひじき”作为“羊栖菜”的商品名称使用的情况下，在该案中显著性判断的主体应为同业经营者。该案判决中亦以此为由认定诉争商标缺乏显著性[5]。

在上述案件中，法院根据指定商品面向的消费者、经营者的差异对相关公众的范围做了不同的界定，因此对相关公众对外文商标含义的认知情况得出的结论不同。

总体而言，当申请商标属于生僻词或非英语的外文，相关公众并不熟悉商标固有含义时，申请商标越可能起到识别商品来源的作用。但当相关公众群体较为特殊，申请商标的含义即使并不为普通大众所知晓，但为指定商品的特定消费者、经营者所熟知时，仍然可能存在缺显的情况。

2、将权威词典作为重要依据

对于如何确定外文商标的含义，国知局和法院通常将专业工具书、权威辞典作为重要的参考依据。根据《规定》第十条，依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”这一规定同样可作为判断商标显著性的参考依据。

在第17236721号“SEAFOAM”商标驳回复审行政诉讼案中，奥托马克公司提交的证据显示，《英汉汉英大词典》、《柯林斯英汉双解学习词典》、《朗文高阶英汉双解词典》等多部常用英汉词典未收录“SeaFoam”一词。法院认为奥托马克公司提交的各类权威、专业词典可以证明中文“海泡石”一般翻译为“sepiolite/meerschaum”，诉争商标“SEAFOAM”的申请注册并不属于缺显情形[6]。

在第22478613号“SPIELER”商标驳回复审案中，法院认为：“根据原告提交的在案证据，《牛津高阶英汉双解词典》《朗文当代高级英语辞典》等常用英文工具书中均未收录该词条，可见“SPIELER”为较为生僻的外文词汇，其中文含义难以为中国境内相关公众所知晓”[7]。

在判断外文商标的显著性时，首先应当参考正式出版的专业工具书、权威的辞典以确定外文商标的含义，若权威辞典均未收录外文商标的含义，则可以作为证据证明外文商标的含义并不为中国境内大部分公众所知悉。

>>> 四、缺显的应对方法

1、复审主张整体具有显著性

如前文所述，应当根据中国境内相关公众的通常认识判断外文商标显著性，因此，申请人遭遇因缺显驳回时，可以提交行业标准、工具书、权威辞典等证据对外文商标的含义以及外文商标与指定商品的关联性进行论证。

若外文商标的含义并不属于对指定商品的描述，则可以在驳回复审中主张申请商标并不属于《商标法》第十一条第一款所指情形，通过对外文商标含义与指定商品关联性的梳理，可以避免部分常见词被判定缺显的情况。在第47965134号“SOFTCOOL”商标驳回复审案中，国知局经复审认定，申请商标为纯外文商标“SOFTCOOL”，尚无证据足以证明申请商标使用在背包等复审商品上，仅直接表示了商品的品质特点，故申请商标未违反《商标法》第十一条第一款第(二)项的规定[8]。

在域外证据的使用方面，尽管商标权具有地域性，但外文商标在域外的使用、宣传和注册的证据也可以在复审中提供作为参考，用于证明对于母语为该外文、熟知外文的域外相关公众，申请商标尚且能够起到识别商品来源的作用被予以核准注册，在中国境内同样具有显著性应予核准。

同时，当申请商标已经通过长期和大量使用在已经和申请人建立了较为紧密的联系时，可以主张申请商标通过使用获得了显著性。在第5725400号“CELLFOOD”商标无效宣告行政诉讼案中，法院认可了商标权人提交的大量使用证据，认定“诉争商标申请至今已有14年，经过长期、持续的推广和使用，已形成较为稳定的市场格局和社会认知，并与上海赛鼎公司建立较为紧密的联系，经使用显著性进一步增强”[9]。

2、选择申请商标时避免常见缺显词

缺显词的认定需要结合申请商标指定的商品/服务项目及其行业通用术语。一般而言，常见的行业通用词均可能被认定为缺显词，如科技行业的“sci”“tech”“hitech”“lab”、生物医药行业的“bio”“gene”、电子行业的“e”“disk”“card”“pro”“plus”、设计行业的“art”“design”、通信行业的“com”等等。

值得注意的是，对于部分中国境内相关公众所熟知的常见外文词汇而言，即使是简称、缩写或多个词汇简称的组合，因其含义为相关公众所熟知，简称、缩写的含义指向明确，也难以避免被认定缺显的风险。

因此，在选择申请商标时，选择行业常见通用词汇即意味着存在相应的驳回风险。“缺显条款”的作用一方面旨在督促商标发挥其识别商品来源的作用，另一方面在于避免描述性词汇被一家独占而影响他人合理使用的权利。笔者建议，申请人在选择申请商标时，尽可能选择固有显著性强的臆造性、任意性标志作为申请商标，以避免缺显问题。

[1] 商评字[2023]第0000009942号驳回复审决定书

[2] (2020)京行终5608号行政判决书

[3] 商评字[2023]第0000029869号驳回复审决定书

[4] （2017）京行终1621号行政判决书

[5] （2012）高行终字第668号行政判决书

[6] （2018）京行终1878号行政判决书

[7] (2018)京73行初11909号行政判决书

[8] 商评字[2021]第0000134664号驳回复审决定书

[9] (2020)京行终5608号行政判决书

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