浅议从“开卷考试”的角度看待审查意见答复

在一个专利申请的确权过程中，创造性是最难把握的一个指标。在面临这一问题时，作为发明人的代理人，有发明人的辅助，相对审查员，对于专利要保护技术方案的确定以及解释更占主动。因此，审查意见答复如同开卷考试，同时又比开卷考试难度低。本文针对发明专利实质审查中专利法第二十二条第三款，结合实际案例，浅议从“开卷考试”的角度看待审查意见答复，以期给各位同仁分享一点思路。

1、代理人在发明人的辅助下，能够从审查意见的各种表述中进行总结，确定审查员对于技术方案的误解点，从误解点出发，瓦解审查意见的逻辑思路

笔者从一个实际案例说明如何确定审查意见对于技术方案的误解点，以找到答复突破口。

案情介绍

发明名称：一种惯质系数可调的惯质减振系统
申请号：2020114941612
结案日：2022.05.26

本发明要保护的主题是一种惯质减振系统，要解决的技术问题是：对于安装好后的工程实际应用中的惯质减振系统，其惯质系数调节较为费时费力。也就是，本发明目的是：提出一种惯质减振系统，在其安装好投入工程实际应用中后，其惯质系数能够易于调节。要理解这个技术问题的难度，首先要理解本发明所涉及惯质的概念，惯质是一种产生的反力跟其两端的相对加速度有关的结构，具体的其产生的反力等于惯质系数与所述相对加速度的乘积，也就是，惯质系数为惯质的惯性力与其两端点间相对加速度的比值，是惯质本身的一种属性；其次，惯质系数在减振工作之前提前确定，是减振工作的预备工作，减振工作阶段，惯质系数不变。

在本发明要保护的技术方案里，惯质包括转动惯量可变的盘以及主轴螺纹杆，主轴螺纹杆的一端与盘的中心垂直立连接，另一端连接被控结构。因此，该惯质产生的反力跟位于惯质两端（即盘与主轴螺纹杆被控结构侧）的加速度有关，惯质系数由螺纹杆螺距与盘的转动惯量等共同决定。本发明考虑到螺距难以实时改变，便从盘的转动惯量入手来让惯质系数根据实际需要改变。减振工作阶段是在一定惯质系数下通过飞轮主体在主轴螺纹杆带动下转动的方式，实现减振功能。

审查意见对于本发明的宏观认识为：本发明通过改变盘的转动惯量，来实现减振。这个宏观认识来自于：审查员在本发明整体方案上，只保留头和尾，省去了中间必要技术特征。笔者通过罗列审查意见观点、分析对比文件的通性，究其根本，发现问题的主要矛盾在于：审查意见泛化了惯质的概念，认为“在工程实际中通过模拟较大的质量效应以达到减振效果”的结构即为惯质范畴，基于此认识所找出的对比文件1、2、3、4均为通过改变盘的转动惯量，来实现减振。然而，这个过程均发生在控制被控结构运动幅度的工作阶段，不同于本发明的特定场景，包括特定研究对象和特定研究问题。因此，审查意见的逻辑思路弱化了本发明的创新性。

笔者在审查意见答复中，通过百度百科截图，并结合本发明背景技术部分描述，详细阐释：惯质的概念以及惯质系数是惯质在减振工作阶段的一个不变参数属性，并具体分析对比文件1、2、3、4所涉及场景结构为什么不属于惯质的概念，由此，引导审查意见将其对于本发明的宏观认识落脚到本发明的特定场景中去，以说明审查意见所依据观点“对比文件*是一种惯质减振系统”而陈述的逻辑及结论不妥，从而瓦解审查意见的逻辑思路。

也就是，代理人有机会从审查意见的各种表述中进行总结，确定审查员对于技术方案的误解点，从误解点出发，瓦解审查意见的逻辑思路，且在这个过程中有发明人的辅助，对于专利要保护技术方案的理解更为到位，因此如同开卷考试，同时又比开卷考试难度低。

2、发明要保护的技术方案在答复阶段是可重塑的，笔者将其归结为以下几点：

（A）阅读审查意见所列的对比文件，结合本发明记载，定位出本发明的不同于对比文件的另一种创新思路，基于该创新思路修改权利要求，并在陈述书中阐释该创新思路，塑造一个创新性形象。下面通过一个简单的案例，进行说明。

案情介绍

发明名称：一种基于数据驱动的工业生产过程故障诊断方法
申请号：2018114873800
结案日：2020.12.03

本申请要保护的是一种工业生产过程故障诊断方法。根据审查意见可以看出，审查意见对本发明的宏观认识是：构建样本，将样本输入已训练的模型，进行故障诊断。然而，这个思路已被对比文件1公开，对于区别技术特征，本发明在样本具体构建中，计算采集数据的平均偏差和方差作为样本数据的两种维度特征，而这是统计学领域的常规选择；另外本发明还进行无故障诊断，而这是本领域技术人员知晓的。

笔者通过阅读本发明背景技术部分和对比文件1背景技术部分，发现：本发明的出发点与对比文件1不同。对比文件1以如何对湿法冶金浓密洗涤过程进行故障监测和诊断为切入点，而本申请以模型参数优化作为切入点，并提出如何有效地对用于工业生产过程故障诊断的一个诊断模型进行参数优化，以提高优化效率和故障诊断精度的问题。

基于此，首先，笔者对权利要求1进行修改，强化数据处理方式的区别，其次，在意见陈述书中重点论述：技术问题不同，所以数据处理方式不同，体现创新思路与众不同。并针对审查意见“统计学领域的常规选择”，论述：对于任一组数据，凡是了解统计学知识的人都知道：有平均偏差和方差这个概念。但同时凡是了解统计学知识的人也都知道：统计学不限于只有平均偏差和方差这个概念。另外了解并不代表本领域技术人员在面对本发明要解决的技术问题时能够知道使用平均偏差和方差来解决本发明要解决的技术问题，目前并没有相关报道提出采用本申请提出的数据处理方式来解决本申请提出的技术问题。

也就是，阅读审查意见所列的对比文件，结合本发明记载，有机会定位出本发明的不同于对比文件的另一种创新思路。由于在这个过程中，对于专利要保护技术方案的解释更占主动，因此如同开卷考试，同时又比开卷考试难度低。

（B）在实务撰写中，代理人往往会与发明人做前期技术方案沟通，确定本发明要解决的核心技术问题以及关键技术手段和优选技术方案，完成一份专利申请。而这个过程可能会存在一个漏洞：在沟通过程中，出现在交底书中的字眼（该字眼涉及技术也好、效果也好），并没有得到双方注意和强调，或者并不认为可以作为重点的点，导致该字眼在完成的申请文件中存在感较低，弱化了该字眼给本申请带来的创新性贡献。在审查阶段，审查员所检索出的对比文件，可能会与本发明前期撰写时所确定的核心技术问题和关键技术手段类似，此时，就要代理人敏锐的捕捉到这种点，修改权要，一击即中。下面通过一个复审案例，进行说明。

案情介绍

发明名称：一种基于具有SOT效应的器件构造可重构PUF的方法
申请号：2019109381247
结案日：2022.04.15

本发明与对比文件1都利用了非易失器件的随机性、可重构性以及材料的稳定性，具体通过施加写电流，使得该非易失器件的铁磁层的磁化状态由垂直磁化状态变为水平磁化状态，撤除写电流，此时该非易失器件的铁磁层的磁化状态由水平磁化状态随机变为垂直向上的磁化状态或垂直向下的磁化状态，通过读电流，读取该非易失器件的反常霍尔电阻，垂直向上的磁化状态和垂直向下的磁化状态所对应的反常霍尔电阻值不同，实现随机数生成。由于应用对象不同，对比文件1利用上述性质制备随机数发生器，重复施加读写电流，不断产生随机数，而本发明利用上述性质制备PUF，重复施加写电流，以实现用户认证。

在复审请求时，定位的技术问题是：如何构造可重构的强PUF。虽然技术问题中有“强”这个字眼，但视角仍落在“可重构”上，答复陈述主要围绕随机数发生器与PUF不管是在功能用途还是在实现原理等方面都属于两个不同的研究领域。

复审请求在2021年11月30日提交，并于2022年2月7日收到复审通知书，发明人阅读复审通知书后表示弃答。笔者重新阅读原申请文件，发现：在说明书摘要部分介绍本发明技术方案效果时，唯独说明了“强”，并没有说明“可重构”，而“强”这点在申请文件正文并不突出，独权中也没有体现，这点给了笔者提示：重塑本发明。

笔者将权利要求中的主题由“一种基于非易失器件阵列构造可重构PUF的方法”统一改成“一种基于非易失器件阵列构造可重构强PUF的方法”，并在独权中添加“非易失器件阵列中，每个非易失器件的电阻值数目随其磁畴个数增多而增多，从而从较少数目的非易失器件提取大量用于加密的激励响应对，构成强PUF”。进一步在意见陈述中，突出“强”，主要论述：本发明除了利用非易失器件的随机性、可重构性、材料温度性以外，还利用非易失器件的存储功能和电阻值数目这两个性质，实现PUF以及PUF的强，本领域技术人员仅仅认识到“采用非易失器件的随机性，可重构性，以及，材料的稳定性以可以持续产生随机数”，是不可能解决本发明技术问题“如何构造稳定性高的可重构强PUF”的，对比文件1也不能给出启示。该复审答复在2022年3月7日提交，于2022年4月15日授权结案。

因此，捕捉原申请文件在权利要求和说明书中被弱化但对方案创造性又具有关键作用的字眼，对于棘手的答复不失为一种应对的思考方向。由于在这个过程中，对于专利要保护技术方案的确定更占主动，因此如同开卷考试，同时又比开卷考试难度低。

（C）笔者在实践中发现，申请文件存在一种状态，即：原申请文件对技术问题以及技术方案如何解决技术问题描述的不是很到位，在没有发明人辅助阅读的情况下，申请文件读者不能理解到发明人想要表达的这一层次含义，这就介于清楚和不清楚中间的一种申请文件描述状态。在这种情况下，我们可以充分利用保护方案的可重塑性，综合申请文件不同部分的描述，圆出原申请文件的初衷以及所提技术方案是如何解决技术问题的。下面通过一个复审案例，进行说明。

案情介绍

发明名称：一种电源自主管理适配器电路及充电控制方法
申请号：2020106414557
结案日：2022.11.28

阅读本申请公开文本，可以发现，其对于提出本发明的初衷以及意义，描述不到位，读者get不到“当前便携式计算机电源管理技术目前还处于比较分散的状态，虽然有部分功能实现高密度耦合，但远达不到用户需要的目的，电源管理需要硬件的支持，因此亟需研制基于新材料的高效高可靠硬件电路”描述中，各句话之间的联系，描述跨度大，本发明的切入点也就不清晰。虽然，发明内容第一段描述了“旨在解决目前便携计算机在3C大电流快充电情况下主机内部发热以及电源供电不能满足实时控制的问题”，但是读者不能建立起该句中“主机内部发热”和“电源供电不能满足实时控制”之间的联系，描述跨度仍然较大。

笔者在发明人的辅助解读下，结合上下文，才得以了解：上述“用户需要”就包括：（1）不因上述提到的大电流充电发热影响便携式计算机设备性能，（2）本发明0004段、0016段提到的，电源供电能受用户实时控制，用户能通过主机对充电模块状态、主机功耗、电池状态进行监控和预估，设置合理的充电策略，提高充电效率，延长充电模块（电池）寿命，（3）不因一级充电模块在计算机内，且没有充足的关于充电模块和电池的监控信息，造成维护管理的不方便。因此，本发明的初衷是对便携式计算机的充电模块进行改进，解决上述提到的问题，满足上述提到的用户需要，并且根据本发明说明书0012-0016段的记载，本发明方案也实现了该初衷，这构成与对比文件1的底层区别，因为对比文件1的改进基础是：现有两级拓扑结构的用于实验室、工业现场等的电源，切入点是：这种电源难以保持恒功率宽范围输出。

基于上述底层区别，重塑本发明。首先体现：本发明充电模块完全设置于便携式计算机的外部，交流-直流电压变换电路、直流非稳压变换电路和直流精准调压电路，取代传统意义的便携式计算机外部适配器两级拓扑以及在计算机内部的一级直流调压拓扑，是一种完全设置于便携式计算机外部的集成式的三级式拓扑结构，实现对便携式计算机充电模块的真正意义的模块化；其次体现：本发明充电模块中的通信控制电路为耦合的通信控制电路，将适配器内部各功能电路的通信耦合到一起以及将各功能电路与便携式计算机的通信耦合到一起，实现适配器各功能电路与便携式计算机主机之间的通信交互，完成适配器电路的自主管理。该复审请求在2022年9月27日提交，于2022年11月28日即授权结案。

也就是，对于介于清楚和不清楚中间的一种申请文件描述状态，可以充分利用保护方案的可重塑性，在发明人的辅助下，综合申请文件不同部分的描述，圆出原申请文件的初衷以及所提技术方案是如何解决技术问题的。由于在这个过程中，对于专利要保护技术方案的理解更为到位，解释也更占主动，因此如同开卷考试，同时又比开卷考试难度低。

综上，笔者认为，在确权阶段，有发明人的辅助，相对审查员，代理人对于专利要保护技术方案的确定以及解释更占主动，有机会可以给读者重塑出一个不同于审查意见基于原公开文本所理解的创新方案，给读者耳目一新的感觉，体现发明申请具备突出的实质性特定和显著的进步。因此，审查意见答复如同开卷考试，同时又比开卷考试难度低。以上是笔者在答复实践中总结出的一点感悟。依据目前审查动态来看，创造性答复本身难度越来越高，因此希望本文能给同行带来一点思考和启示。