李营营律师：部分技术申请专利，还能作为商业秘密保护吗？

公报案例：部分技术申请专利，还能作为商业秘密保护吗？

只要专利具体、关键的技术信息没有被公布，就可以作为商业秘密保护

阅读提示：与技术秘密纠纷案件不同，涉及客户信息类的经营秘密纠纷案件中原告的败诉率更高，稍有不慎，就会面临败诉的结果。那么，怎么才能打赢一场经营秘密纠纷案件呢？李营营律师团队对侵犯/侵害商业秘密纠纷案件逐一梳理总结，同时结合多年来丰富的办案经验，形成多篇裁判文章。本期，我们选取最高法院公报案例中一则典型案例，与各位读者分享。

裁判要旨：不为公众知悉中的“知悉”不能理解为对该信息一知半解的了解。权利人在向国家申请专利时必然要公布部分技术信息，但只要关于该项专利具体而且关键的技术信息没有被公布，就应认定该项专利是不为公众所知悉的。

案情简介：

1.上海亚恒网面材料有限公司(以下简称亚恒公司)主要生产、销售用于卫生巾、尿垫的“刺孔型干爽网面”材料，拥有自行研制的“刺孔型干爽网面”生产工艺技术，将相关发明申请专利，采取了保密措施。

2. 1999年12月和2000年1月，亚恒公司分别与被告人陶国强、周德隆签订了劳动合同，约定保密内容，周德隆、陶国强分别被任命为亚恒公司生产部门厂长和精工车间主任。

3. 2000年6月，被告人周德隆因故离开亚恒公司，并要求被告人陶国强今后在技术上对其给予支持。

4. 2000年底，周德隆、陈伟明赴专门为亚恒公司生产压花机和分切机的浙江海宁万方轻工机械有限公司，要求订制技术指标和性能与亚恒公司一样的YH600型压花机二台、FQH-600型分切机一台；其间，周德隆与陶国强还要求湖州杰森实业有限公司液压机床厂，制造一台技术指标和性能与亚恒公司基本相同的YY32-50A型四柱液压机。

5. 2001年1月3日，陈伟明与周德隆投资成立宁波市江北伟隆网面材料有限公司(以下简称伟隆公司)，生产与亚恒公司相同的产品。

6. 2001年2月，陶国强离开亚恒公司，进入伟隆公司，具体负责滚筒模具的装配、调试及生产设备的维护等工作。

7. 2001年7月至2003年3月24日期间，伟隆公司利用亚恒公司的商业秘密，生产与该公司相同的“刺孔型干爽网面”，并以低价销售给天津依依卫生用品厂等多家单位，产品销售量共计101．705吨，获利20万余元。致使亚恒公司的同期销售量减少96．495吨，直接损失达108万余元。

8. 2001年初，亚恒公司发现伟隆公司为仿制其产品订制了与本公司相同的生产设备后，向公安机关报案。公安机关侦查后，以各被告涉嫌侵犯商业秘密罪移送上海市人民检察院第二分院。

9.上海市第二中级人民法院一审判决被告周德隆、陈伟明、陶国强构成侵犯商业秘密罪，三被告不服。上诉至上海市高级人民法院。

10. 2004年，上海市高级人民法院二审裁定驳回三被告上诉，维持原判。

案件争议焦点：

亚恒公司生产“刺孔型干爽网面”的工艺技术信息是否属于公知信息？

上海法院裁判要点：

一、秘密性和保密性是认定技术信息是否属于商业秘密的关键。

上海二中院认为，所谓商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本案中，公诉机关没有指控三被告人侵犯了亚恒公司的经营秘密。因此，“不为公众所知悉”和“采取保密措施”，是认定亚恒公司技术信息是否属于商业秘密的关键。

二、“知悉”不能仅仅是一知半解。

上海二中院认为，“不为公众所知悉”是指该信息无法从公开渠道直接获取。而公开渠道包括：出版物公开和公开销售、使用、反向工程以及口头泄密等其他方式公开。但除了出版物公开外，其他方式公开仅具有公开的可能性，并不必然导致被不特定的人所知悉，而且“知悉”不能仅仅是一知半解。

三、涉案技术信息大部分具体而且关键的信息并未被专利文献公开。

上海二中院认为，本案中，龚政申请的“在网面的基材上直接打孔的装置”虽于2002年6月12日被授予实用新型专利，但亚恒公司生产“刺孔型干爽网面”的工艺技术信息只有一小部分被专利文献公开，而大部分具体而且关键的信息并未被专利文献公开，不能说明亚恒公司的这部分技术信息已进入公知领域。

四、被告人之间有保密约定能反证涉案技术信息未被公开。

上海二中院认为，亚恒公司副总经理陈伟在动员周德隆入股亚恒公司时，虽将有关模片样品交给周德隆，但周德隆事后已同意担任亚恒公司的生产部门厂长，且与亚恒公司有保密约定，故周德隆的辩护人认为模片样品的技术信息已进入公知领域的辩护意见，缺乏事实和法律依据。

综上，上海二中院认为，亚恒公司生产“刺孔型干爽网面”的工艺技术信息属于非公知信息。

案例来源：

《上海市人民检察院第二分院诉周德隆等人侵犯商业秘密案》《最高人民法院公报》2005年第3期(总:101期)

实战指南：

1.企业对于重要的技术信息，可以拆分为专利+商业秘密的形式进行保护。例如本案中，虽然权利人关于“机械打孔装置”的相关发明已获国家专利，但大部分具体而又关键的信息并未被文献公开，而是作为商业秘密形式进行保护。这样既可以享受专利申请带来的红利，又可以在一定时间内垄断其他核心、关键技术。

2.离职员工“另立山头”小心犯罪。违反与原单位的保密约定，伙同他人利用原单位专利技术以外不为公众知悉的工艺技术信息，生产与原单位相同的产品，并给原单位造成重大经济损失的，应根据刑法第二百一十九条第一款第（三）项和第二款的规定，按侵犯商业秘密罪论处。

3.合伙人“搭便车”也要小心犯罪。明知他人违反与原单位的保密约定，仍伙同其利用掌握原单位专利技术以外不为公众知悉的工艺技术信息，生产与其原单位相同的产品，并给其原单位造成重大经济损失的，应根据刑法第二百一十九条第一款第（三）项和第二款的规定，按侵犯商业秘密罪论处。

4.本案中以侵权人销售侵权产品的销售量计算直接经济损失，可作为其他案件的办案思路。侵权人侵权产品的销售数量不仅反映了侵权的客观事实，而且能反映权利人被侵权后造成的直接损失。因此，以“侵权入侵权产品的销售吨数乘以权利人因被侵权而被迫降价前的平均销售利润”计算出权利人的直接经济损失，更为公平、合理。

专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，业务培训工作委员会副主任，北京企业法律风险防控研究会第二届理事会理事，高级企业合规师，毕业于中国社会科学院，民商法硕士（公司法方向），拥有证券从业资格，专注于商业秘密民事与刑事、与技术相关的争议解决和保护、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件。李营营律师深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密民刑案件、与技术相关的合同纠纷、商业诋毁等不正当竞争案件）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理被告客户成功争取法院判定不构成侵权的胜诉结果，代理被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、成功争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系。在5类技术合同领域，李营营律师团队围绕不同业务领域下技术合同签订以及履行中风险点，形成了数百篇专题研究文章，熟悉该类合同纠纷常见风险点和解决方案。在民商事争议解决领域，李营营律师成功代理多位企业客户在多例合同纠纷案件中完成诉讼目的，善于以高效的沟通和专业的能力在短期内为客户快速回款，通过商业谈判、诉讼打击、第三人债务加入、调解和解等手段有效保护客户合法权益。