发明专利被自己一案双申的实用新型无效

北京三聚阳光知识产权代理有限公司和北京三聚律师事务所近期代理的一起专利无效行政诉讼终审案件，具有一定的典型性，专利权人的一件发明专利，最终因与自己同日申请并已先行授权的实用新型专利构成“同样的发明创造”，被国家知识产权局宣告全部无效，且最高人民法院终审维持原判。

这类“自己打败自己”的情形在实务中并不常见，但对采用“一案双申/同日申请”（同一申请日同时申请发明与实用新型）的企业而言，只要两件专利的保护范围在法律上被认定为实质相同，即可能触发《专利法》第九条第一款所禁止的“重复授权”（同样的发明创造只能授予一项专利权），这一点企业需要注意。

一、同日申请的两件专利，先授实用新型，后授发明

本案专利权人是一家聚焦磁传感器的制造企业，面向医疗、物联网、新能源、汽车电子等应用场景提供磁传感器芯片、模组及定制化服务。

涉案发明专利ZL201510005952.7，名称为“一种单芯片具有校准/重置线圈的Z轴线性磁电阻传感器”，申请日2015年1月7日，授权公告日2017年7月21日。被用作“重复授权”对比基础的专利ZL201520007690.3 （实用新型），申请日同为2015年1月7日，授权公告日2015年5月20日。

我方代理无效宣告请求人于2023年提出无效请求，国家知识产权局作出无效决定，以《专利法》第九条第一款为由宣告涉案发明专利全部无效；北京知识产权法院一审维持；最高人民法院二审终审于2025年12月作出判决驳回上诉、维持原判。

二、核心争点一：加上“平面/三维”就能避开重复授权吗？

本案中，专利权人主张涉案发明专利的权利要求1中，校准线圈、重置线圈被进一步限定为“平面或三维”，写法上形成了若干并列组合，因此其保护范围应当不同于实用新型的概括性表述，不构成同样的发明创造。

最高人民法院认为，如果权利要求限定的某项技术特征，是该技术方案客观上必然具备的技术特征，该限定并未实质改变保护范围时，对是否构成重复授权不具有实质影响。

将这句话落到本案事实中，法院认为在本领域技术人员的通常理解下，校准线圈与重置线圈必然体现为“平面”或“三维”的布置方式。因此，即便实用新型权利要求未写明“平面/三维”，也不妨碍其在技术上必然落入这些布置方式。于是，发明专利权利要求1所增加的“平面/三维”限定，并不足以使其保护范围区别于实用新型权利要求1，两者仍构成“同样的发明创造”。

这也解释了为什么本案最终以《专利法》第九条第一款（同样的发明创造只能授予一项专利权）为依据，维持无效结论。

在此我们也想提醒大家，有些企业在“一案双申”后，会尝试通过在发明权利要求中“加一个更具体的限定”来与实用新型拉开距离。但通过本案我们可以看到不是所有“看起来更具体”的限定，都足以在法律上形成保护范围差异。一旦该限定被认定为“领域固有/必然具备”，就可能被视为“没有实质区分”。

三、核心争点二：国知局在无效程序中是否必须“提前告知”可放弃实用新型？

我国专利制度允许同一申请人同日就同样的发明创造分别申请发明与实用新型（俗称“一案双申/同日申请”），并在特定条件下通过放弃其中一项来避免重复授权风险。

鉴于此，专利权人提出了程序性主张：如果国知局在无效程序中准备以“重复授权”宣告无效，是否应当在作出决定前告知专利权人，使其有机会通过明确放弃先授权的实用新型来保留发明专利？

最高人民法院在终审判决中明确指出：第一，《专利审查指南》并未明确规定合议组在无效程序中应当履行上述告知义务；第二，本案专利权人虽在口头审理中表示“如果合议组认为是重复的话，专利权人是可以放弃实用新型的”，但该表述属于附条件的意愿表达，并非“明确放弃”；第三，国知局已充分听取意见，但在没有明确法律规定的情况下，不能仅因未提前告知而认定被诉决定程序违法。

这意味着在类似无效宣告请求的案件中，专利权人不能把“是否放弃实用新型以保留发明”的关键选择，寄托在“审查机关必须先提醒我”这一前提上。

四、本案最值得被记住的三条“硬规则”

结合终审判决结果，三聚阳光认为本案至少确立/重申了三条对企业非常“硬”的规则：

1. 重复授权的核心是“保护范围是否实质相同”，不是看文字表述是否不同。仅加入“必然具备”的技术特征，并不会带来实质区分。

2. 无效程序里，专利权人对专利的“放弃”也必须按照相关规定完成相关流程。口头上“可以放弃”的条件性表达，不可能构成有效的“放弃”。

3. “告知义务”不能想当然。在无效宣告程序中，若规范未明确规定审查机关必须提醒，单凭“以往个案操作”难以推导出法定程序义务。

五、对企业专利布局的启示：把一案双申当成需要管理的系统工程

本案的戏剧性在于发明专利最终被“自己同日申请且先授权”的实用新型击倒。这也提醒企业同日申请不是“多拿一张证书”，而是一套需要被精细管理的制度安排。结合审查与无效的规则结构，三聚阳光建议企业至少做到：

（1）在布局阶段就明确“保留路径”：这套方案最终更依赖发明还是更依赖实用新型？如果核心商业目标在发明端，后续就要围绕“如何确保两者保护范围可区分/或如何在关键节点及时放弃”建立预案。

（2）进入无效争议后，关键动作要“书面化、明确化、节点化”：是否放弃、放弃哪一件、在何程序节点提交、如何与案件策略联动，都应形成符合规定的书面路径，而非口头“试探”。

六、结语：本案的价值，在于把“制度缝隙”照亮

这起案件之所以具有一定的典型性，不仅在于结论“发明被自己的实用新型无效”，更在于最高法用清晰的逻辑告诉行业两件事：保护范围之辨，重在实质，不在文字；程序性期待，必须有规范基础，不能靠惯例想象。

对企业而言，本案是一堂关于“一案双申风险控制”的必修课；对代理人而言，它提供了在无效攻防中如何组织“重复授权”论证、如何把握程序性抗辩边界的可操作样本。