在先使用的字号与他人后注册的商标相冲突的情况下，是否构成侵权？

本案主要涉及在先使用的字号与他人后注册商标发生冲突时，如何进行司法认定的问题。

来源 | 山东高法

作者 | 李长艳 山东省淄博市周村区人民法院

案情简介

原告涂某某系第253143XX号“欧某某某”商标注册人，申请日为2017年7月13日，注册日期2018年07月28日有效期至2028年07月27日，核定使用第20类“家具、办公家具、茶几、长凳（家具）、长沙发、床、床垫、凳子、仿古家具、衣柜。原告涂某某系第350557XX号“欧某某某”商标注册人，申请日为2018年12月3日，注册日期2019年07月14日有效期至2029年07月13日，核定使用第35类广告销售。

赵某某与李某某于2003年2月17日登记结婚，2016年夫妻二人以“欧某某某”名义对外销售家具，2017年2月4日李某某注册成立欧某某某家具厂，类型个体工商户，经营范围加工、批发兼零售沙发、实木家具，现正常经营。2017年5月11日，李某某注册成立山东欧某某某家具有限公司，类型有限责任公司（自然人独资），法定代表人李某某，经营范围生产、销售、安装实木家具、布艺家具。其提交物流运货单证实2016-2017年，“欧某某某”家具已销售山东省内、山西、陕西、湖北、江苏、安徽、河北、贵州等多省市。2020年10月14日，赵某某注册成立周村区欧某某某沙发店，类型个体工商户，经营家具销售业务。后赵某某将“欧某某某沙发”注册抖音号，内有欧某某某的宣传视频。

涂某某于2024年5月14日向本院提起诉讼，认为被告周村区欧某某某沙发店侵犯其商标权，要求周村区欧某某某沙发店立即停止使用“欧某某某”名称并要求被告赔偿经济损失及为制止上述侵权行为而支出的维权合理费用共计30万元。

法院审理

法院经审理认为，综合全案案情及当事人诉辩主张，本案争议焦点有两点：1.涂某某在起诉之前三年是否对案涉商标进行商标性使用；2.欧某某某沙发是否具有对“欧某某某”的在先使用权及有无超越在先使用范围。

关于争议焦点一：涂某某在起诉之前三年是否对案涉商标进行商标性使用问题，即涂某某于2021年5月14日至2024年5月14日期间是否将第253143XX号注册商标、第350557XX号注册商标分别用于核定使用的商品或服务。注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。是否构成商标性使用需从真实的使用意图和发挥区分商品或服务来源的作用两个方面进行判断。本案中，欧某某某沙发抗辩涂某某未在起诉之前三年实际使用商标，涂某某提供证据“欧某•某某家私订货单”、“成都某某印务（订货合同）”等证据拟证明其已有效使用商标。经审查，订货单的日期均在2021年5月14之前，订货单中载明的货物，大部分不是家具，只有极少数是家具，订货合同无订货人的签字或者盖章，且合同载明的产品是家具配件，均不是家具，亦没有证据佐证该合同的履行情况，如按涂某某提供采购家具配件的数量计，涂某某应能提供相应的家具销量，其未能提供相应的家具销售业务，不合实际。涂某某提供的以上证据不能证明其将第253143XX号、第350557XX号注册商标在核定的商品、服务上实际使用。综合以上因素，认定涂某某在起诉之前三年对案涉商标未进行商标性使用，欧某某某沙发的抗辩意见成立，本院予以采信。

关于争议焦点二：欧某某某沙发是否具有对“欧某某某”的在先使用权及有无超越在先使用范围。即欧某某某沙发是否在涂某某对“欧某某某”商标申请注册日前已经实际合法使用，并且在“欧某某某”商标被核准注册后欧某某某沙发是否在在先使用范围内继续使用。若欧某某某沙发享有对“欧某某某”的在先使用权，则其在在先使用范围内的继续使用受法律保护，超越在先使用范围的，不予保护。本案中，欧某某某沙发提交的托运单、结婚证、营业执照等证据证实早在2016年，即“欧某某某”商标申请注册日之前，欧某某某沙发经营者赵某某及其配偶李某某便以“欧某某某”名义对外销售家具，产品远销国内多省份，产生一定影响，夫妻二人对“欧某某某”的使用在先且均有权继续使用，2017年至2020年，夫妻双方分别以各自的名义成立不同形式的“欧某某某”市场经营主体进行经营，系二人对 “欧某某某”在先使用权的延续，故2020年10月14日赵某某注册成立周村区欧某某某沙发店亦是对“欧某某某”在先使用权的延续。在先使用范围主要是指销售范围，在卷证据证实，夫妻二人经营的“欧某某某”家具在赵某某注册抖音前已经远销国内多省份，虽然抖音是一种新兴宣传方式，但其影响未超越在先使用销售范围。综上，欧某某某沙发享有“欧某某某”的在先使用权且未超越在先使用范围。

本院认为，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商标上突出使用，容易使相关公众产生误认的，是侵犯他人注册商标专用权的行为。构成侵犯注册商标专用权的前提是案涉商标属于受《中华人民共和国商标法》保护的商标范围,且原告是该商标的权利人。案涉商标能否被《中华人民共和国商标法》保护关键看案涉商标是否经过商标性使用，产生一定商誉，起到识别产品或服务来源的功能。本案中，从涂某某提供的证据看，涂某某仅能证实其对案涉商标进行了注册，不能证实此前三年对案涉注册商标进行商标性使用，也不能证明被告有其他侵权行为，故欧某某某沙发不承担赔偿责任。即使涂某某对案涉商标构成商标性使用，从欧某某某沙发提交的证据看，早在2016年李某某、赵某某夫妻二人就以“欧某某某”名义对外销售家具，远销多省份，且相继以“行政区划+欧某某某+行业+组织形式”的形式将“欧某某某”注册为不同形式的市场经营主体。“欧某某某”作为商业标识经长期使用，产生了一定影响，具有类似商标的使用特点、类似商标的影响力及向商标转化的潜力，故参照《商标法》第五十九条第三款认定欧某某某沙发对“欧某某某”有在先使用权。鉴于以上事实及证据，赵某某注册周村区欧某某某沙发店进行经营及注册抖音号“欧某某某沙发”进行宣传并未超出在先使用范围。欧某某某沙发的抗辩意见成立，本院予以采信。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第九条、第三十二条、第四十八条、第五十九条、第六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决驳回原告涂某某诉讼请求。一审宣判后，双方当事人均未上诉，判决产生法律效力。

法官说法

本案主要涉及在先使用的字号与他人后注册商标发生冲突时，如何进行司法认定的问题。

字号权是企业等商业主体对其名称中的字号享有的权利，通常以文字形式出现，用于区分不同的市场主体，在特定的行政区域内，相同或者类似的行业不能随意使用他人在先已登记的字号。商标权是指商标所有人对其商标享有的独占的、排他的权利，可以是汉字、图形、数字、颜色、三维标志、声音等，用于区分不同商品、服务的来源，保护的范围以类别为限，全国范围内具有排他性。一个有字号的市场主体不一定有商标，没有商标的市场主体可以使用企业字号显示自己经营者的身份及商品、服务来源，此时字号功能与商标功能相通，用来识别商品、服务来源。当字号进行商标性使用时可能构成侵权，因此，近年来不同企业间商标权与字号权冲突情形时有发生。

司法实践中，常见的商标权与字号权冲突情形主要有两种情形：第一种情形是商标使用在先，字号使用在后。因字号的使用方式不同，可能构成不正当竞争，也可能构成商标侵权。具体而言，如果将他人注册商标作为企业名称中的字号进行常规性使用，易引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，其使用足以产生市场混淆，违反公平竞争，此时使用字号行为构成不正当竞争；如果将他人注册商标作为企业名称中的字号在相同或类似商品上进行突出使用，容易使相关公众对相关产品来源等产生误认，字号使用行为侵犯了商标权利人的注册商标专用权，构成商标侵权。第二种情形是字号使用在先，商标使用在后，在该情形下是否保护字号的在先使用权，法律并未作出明确规定，但在司法实践中认为，字号经过长时间使用在相关公众中具有一定知名度与影响力，产生了商标的功能，在处理此类字号是否具有在先使用优先权纠纷时通常援引《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”据此支持字号的在先使用权。另外，在一定条件下，在先使用字号权利人可以诉在后商标使用人构成不正当竞争。

需要指出的是，上述两种情形下的商标使用均指商标性使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。是否属于商标性使用需通过主观上是否具有使用意图和客观上是否能够识别商品或服务来源两个方面进行判断。如果仅仅只是注册了商标，而未实际使用，或未在核准的商品、服务上使用，均不构成对商标的有效使用，不受《中华人民共和国商标法》的保护。

本案中，早在2016年李某某、赵某某夫妻二人就以“欧某某某”名义对外销售家具，远销多省份，且相继以“行政区划+欧某某某+行业+组织形式”的形式将“欧某某某”注册为不同形式的市场经营主体。“欧某某某”作为商业标识经长期使用，产生了一定影响，具有类似商标的使用特点、类似商标的影响力及向商标转化的潜力，故参照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款认定被告欧某某某沙发对“欧某某某”有在先使用权。赵某某注册周村区欧某某某沙发店进行经营及注册抖音号“欧某某某沙发”进行宣传并未超出在先使用范围。此外，原告涂某某提供的证据不能证实对注册商标进行有效使用，故其所诉权利得不到《中华人民共和国商标法》的保护，驳回其诉讼请求。

法条链接

《中华人民共和国商标法》第三十二条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《中华人民共和国商标法》第四十八条本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

《中华人民共和国商标法》第五十九条注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

《中华人民共和国商标法》第六十四条注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。

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