方法专利的权利用尽问题的探讨——评“WAPI”通信方法发明专利侵权案

既然最高法院已经迈出一大步，将实质内容固化到产品中的方法专利的保护延伸至产品，那么要求该受保护的产品也适用权利用尽原则更为合理，如此，对于所有受到专利权保护的产品，都同等地适用权利用尽原则，也更为符合专利法中平衡专利权人的保护和公众利益的立法原意。

作者 | 潘炜 上海正策律师事务所

编辑 | 布鲁斯

近期，最高法院知识产权法庭发布了百件典型案例，涉“WAPI”通信方法发明专利侵权案1（以下简称“WAPI案”）为其中之一，系西安某通信公司诉某知名手机厂商在中国的全资子公司关于WAPI标准必要专利侵权纠纷，判决部分维持了陕西高院的一审判决。

WAPI案中，被告的手机公司提出了权利用尽抗辩，一审法院认定抗辩不成立，某手机公司上诉中也未再坚持该抗辩理由，最高法院因此未对该抗辩给出裁判观点，比较遗憾。作者在与一些企业交流，以及审核一些技术合作合同中，不时也会碰到方法专利的权利用尽问题，其中有企业的供应商即为WAPI案中涉及的美国某芯片公司，因此撰写本文以期探讨。

WAPI案的相关背景信息：

原告西安某通信公司与美国某芯片公司签订合同，约定将其所有知识产权许可给后者用于制造、销售满足WAPI标准的产品，如美国某芯片公司将包含在合同产品中的许可技术销售给第三方客户，则该第三方客户获得的许可仅为其内部开发、测试、评估和/或使用，不得销售许可技术。其后某知名手机厂商从美国某芯片公司购买支持WAPI标准的WLAN芯片，用于其所制造的手机中，然后通过其子公司（WAPI案被告）进口到中国进行销售。

一审法院认定本案权利用尽抗辩不成立，理由之一为权利用尽并不适用于使用方法专利，只有专利产品或者依照专利方法直接获得的产品才存在专利权用尽的问题，单纯的使用方法专利不存在权利用尽的问题；此外，默示许可抗辩也不成立。

本案的默示许可抗辩不成立应无过多疑义，毕竟合同对许可范围有明确的限制，但是能否应适用权利用尽原则却值得探讨。

本案中涉及的专利为多主体实施的方法专利，除了手机，还需要无线接入点、认证服务器两个物理实体共同执行。一审法院采用了最高法院在指导性案例腾达案中的裁判观点，判定某手机厂商侵权成立。

腾达案主要裁判观点2：

虽然终端用户是专利方法的实施者，但实质上专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化，终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程，仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演，如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。

在其后的苏州汇川与西门子侵害发明专利权纠纷案中，最高法院也采用了与腾达案相同的裁判观点3。可以看出，最高法院已确立了对于实质性内容被固化在产品中的方法专利的扩展保护。

关于专利权的权利用尽原则，知产领域知名学者、国家知识产权局原法条司司长尹新天老师认为4，2008年《专利法》第69条（作者注：对应现《专利法》第75条）第（一）项规定：

“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。”

该规定中没有写明“除专利权人另有声明外”之类的条件语句，因此《专利法》规定的专利权用尽原则是绝对的，其适用没有什么其他前提条件。

《专利法》第11条对于专利权效力明确了产品保护的范围为专利产品与依照专利方法直接获得的产品，而《专利法》第75条第(一)项对于权利用尽原则的规定同样为专利产品与依照专利方法直接获得的产品，两者的表述完全一致，即，对于所有涉及专利权的产品的保护，无论其权利基础是产品专利还是方法专利，均适用权利用尽原则。

至此，虽然在专利法中仅对专利产品或者依照专利方法直接获得的产品规定了专利的权利用尽，但是，由于将方法专利的实质内容固化到产品中的行为人，被认定为侵权人，实际上是将固化方法专利实质内容到产品中的行为视为依照专利方法直接获得了产品，从而将该种方法专利的保护扩展至产品，如果该类产品的专利权保护不适用权利用尽原则，则这些专利将成为超级专利，既享有制造方法专利对于延伸产品得保护，又无需适用制造方法所获得产品的权利用尽限制，这显然不具有合理性，也可能不利于专利权人与公众的利益平衡。

2008年美国最高法院审理的广达与LGE的专利侵权案5，与WAPI案案情类似。该案中，LGE与Intel签订了许可协议，授权Intel使用LGE的专利制造和销售微处理器，且明确规定，不向任何第三方授予将许可产品与其他产品相结合的许可（例如，将Intel微处理器产品与计算机的其他部件相结合），广达购买了Intel的微处理器用于生产计算机。LGE起诉广达侵犯其授权Intel使用的专利权。审理该案的美国最高法院法官一致认为LGE授权Intel使用的专利已权利用尽，广达不侵犯LGE的专利权。

总结下，既然最高法院已经迈出一大步，将实质内容固化到产品中的方法专利的保护延伸至产品，那么要求该受保护的产品也适用权利用尽原则更为合理，如此，对于所有受到专利权保护的产品，都同等地适用权利用尽原则，也更为符合专利法中平衡专利权人的保护和公众利益的立法原意。

至于WAPI权利人的许可权益，其可通过合同约定被许可的芯片公司需根据售出芯片的数量向其支付相应许可费用，该费用可与权利人计划向终端厂商收取的许可费用相同。

参考资料

1、（2022）最高法知民终817号判决书

2、（2019）最高法知民终147号判决书

3、（2020）最高法知民终1593号判决书

4、《专利法详解》P567，尹新天著，知识产权出版社

5、Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 U.S. 617 (2008)

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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