案说商标法 | 为说明产品功能而正当使用描述性标识的行为不构成侵权

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【裁判要旨】

被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用具备描述性含义的标识的，可以依法认定为正当使用而不构成侵权。该规则既保护商标权人的注册商标专用权，又保障其他经营者描述产品的权利，同时也尊重相关公众对描述性标识的一般认知，从而平衡商标权人、其他经营者及社会公众之间的利益。

【法律关系图】

【关联法条】

《中华人民共和国商标法（2019修正）》第五十九条

【诉讼主体】

上诉人（原审原告）： A公司 。

被上诉人（原审被告）： B公司 。

【基本案情】

案外人C公司在第25类服装等商品上注册了“全波段”商标，并于2019年许可A公司使用。

B公司在其经营的防晒衣包装上使用了“全波段防晒”字样。A公司认为B公司的上述行为侵害了其享有使用权的“全波段”商标，故起诉请求判令B公司赔偿经济损失及合理开支100万元。

B公司辩称，被诉行为系为了介绍商品功能，属于叙述性使用，且B公司在使用时同时标注了自有的“蕉下”“BENEUNDER”商标及制造者信息，不会造成混淆，故不构成商标侵权。

【一审认为】

一审法院认为，本案的争议焦点为B公司在其商品外包装上使用“全波段防晒”字样是否侵犯A公司注册商标专用权、是否应当承担赔偿责任。

A公司作为第36646781号“全波段”注册商标排他使用许可合同的被许可人，经商标注册人疏某公司授权，在2019年11月7日至2029年11月6日期间针对商标专用权侵权享有单独民事诉讼等权利，故A公司诉讼主体适格，有权提起本案诉讼。A公司认为B公司在其商品外包装上使用“*全波段防晒”字样系侵犯第36646781号“全波段”注册商标专用权，应当赔偿损失。B公司则认为其使用“*全波段防晒”系描述性使用，且B公司同时标注了“蕉下”“Beneunder”等注册商标标识，不会引起相关公众的混淆、误认。一审法院认为，判断B公司是否构成正当使用，应当在比对被控侵权标识与涉案注册商标相似程度、具体使用方式的基础上，分析被控侵权行为是否善意、合理，以及使用行为是否会使相关公众产生混淆和误认等因素，综合进行判断。

首先，“波段”一词原意指无线电波按波长分成的段，系物理学上的概念。A公司在其产品宣传页上对全波段解释为“阳光中不止紫外线一种伤害源，日光中的3波段伤害包括：紫外线、近红外线、高能可见光”，其实质是对光谱波段的解释。结合相应网络媒体、平台对“全波段”“全波段防晒”一词的使用情况，可知“全波段”并非A公司臆造的词汇，其在第25类商品上将“全波段”注册为商标属于描述性商标，商标固有的显著性较弱。A公司在其官网及网络销售平台上亦非单独使用“全波段”注册商标，而多是将“全波段”与“防晒”“钛离子”“高指数”“光防护”“Supield素湃”等结合使用。其次，B公司在其商品外包装上使用了“X全波段防晒”字样，其中“全波段”与A公司第36646781号“全波段”注册商标在肉眼观察下并无差异。然而B公司并非单独使用“全波段”标识，而是将“全波段”与“防晒”结合使用在其生产的防晒衣外包装上，且在“全波段防晒”下方亦标注有“紫外线红外光可见光>99%”，可见B公司使用“全波段”系作为“防晒”的形容词，结合下方小字标注可以看出其意在表达相应产品可以做到隔绝99%以上紫外线、红外光、可见光的防晒效果，系客观描述其商品特征，而非商标性使用。最后，B公司在商品外包装上亦标注有“蕉下”“Beneunder”等注册商标，在其商品上并未使用“全波段”字样，反而突出使用其自有的“蕉下”“Beneunder”及图形商标，并未表现出明显的模仿攀附故意，亦不会使相关公众对商品的来源产生混淆。综上所述，一审法院认为，B公司在其商品外包装上使用被控侵权标识的行为，属于对其所经营商品之特征的描述性使用，系正当使用行为，并未造成相关公众的混淆和误认，不构成对涉案第36646781号“全波段”注册商标专用权的侵害，故一审法院对A公司要求B公司赔偿经济损失及合理费用共计100万元的诉讼请求不予支持。

【一审裁判】

据此，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决：驳回A公司的诉讼请求。一审案件受理费13,800元，由A公司负担。

【二审认为】

本院认为，根据双方的意见，本案争议焦点在于，被上诉人在防晒衣上使用“全波段防晒”是否构成《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十九条第一款规定的正当使用。

商标法第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。该条系商标法对注册商标专用权的限制，其立法基础在于合理平衡商标权人、其他经营者及社会公众之间的利益。当注册商标中含有本商品的通用名称或直接表示商品质量、主要原料、功能等具有描述性含义的标识时，该描述性含义或称“第一含义”应属于公共资源，任何人均有权使用。当商标权人赋予该标识“第二含义”从而使其能够起到区别商品或服务来源的作用时，社会公众让渡一部分利益给商标权人，商标权人得以取得商标专用权。但利益的让渡并非没有限度，商标权人仅有权禁止其他人在“第二含义”上使用该标志，而无权禁止他人在“第一含义”层面进行正当使用。也就是说，被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用具备描述性含义的标识的，可以依法认定为正当使用而不构成侵权。这样才能既保护商标权人的注册商标专用权，又保障其他经营者描述产品的权利，同时也尊重相关公众对描述性标志的一般认知，从而平衡商标权人、其他经营者及社会公众之间的利益。商标侵权诉讼中，被诉侵权人提出其系描述性正当使用的，从客观方面，被诉侵权标识应具有描述性含义；被诉侵权人是在该描述性含义上使用被诉标识，而非将其作为区别商品或服务来源的商标使用；被诉使用行为应合理，不得超出描述、说明的必要限度。从主观方面，被诉使用人的主观心态需出于善意，而不应存有攀附他人商标商誉的故意。对于被上诉人提出的抗辩是否成立，本院评述如下：

首先，关于“全波段防晒”是否具备描述性含义。被上诉人认为“全波段防晒”直接表示了防晒衣的功能，上诉人则认为被上诉人提交的证据无法证明“全波段”在防晒衣行业构成通用名称或者直接表明商品功能。本院认为，鉴于被上诉人使用的是“全波段防晒”而非“全波段”，并根据被上诉人认为“全波段防晒”系描述防晒衣产品功能的答辩意见，本案应对“全波段防晒”是否具备描述防晒产品功能的含义进行判断。一般而言，当某一词汇被辞典、工具书等收录为固定词汇，或被相关公众在某一含义上普遍使用时，可认定该词汇具备描述性含义。根据被上诉人提供的证据，波段系物理学领域的专业词汇，根据波长的不同将光波分为紫外光、可见光、红外光等波段，并将涵盖整个波段的特性称为“全波段”。证据还显示，从1999年起，至上诉人涉案“全波段”商标的注册申请日之前，有大量书籍、期刊、论文、网络文章使用“全波段防晒”用于描述防晒产品的功能，并介绍“全波段”是指包含紫外波段、可见波段与红外波段在内的太阳光全波段，其中有多个案外人在防晒产品及方法的专利申请文件中使用“实现全波段的防晒”“全波段防晒护肤品”“全波段防晒作用”等用于介绍防晒产品的功能。可见，在涉案“全波段”商标的注册申请日之前，诸多防晒产品的经营者、消费者及相关营销人员、研究人员等已广泛使用“全波段防晒”作为描述防晒产品功能的词汇近20年并持续至今。此外，从上诉人自身使用涉案商标的方式来看，其亦多使用的是“全波段防晒”，未在“全波段”处注明商标符号，还在产品宣传文件中将“全波段防晒”用于介绍其防晒衣的防晒功能。可见，上诉人亦将“全波段防晒”作为描述防晒衣功能的词汇使用。综上，“全波段防晒”具备描述防晒功能的含义，上诉人无权禁止他人正当使用该词汇的描述性含义。

其次，关于被诉行为是否为对“全波段防晒”的描述性使用。上诉人以被上诉人使用的“全波段防晒”位置居中且字号较大为由，认为该种使用方式构成商标性使用。对此，本院认为，被诉标识的使用位置、大小系判断是否为商标性使用的因素之一，但并非充分条件，亦非必要条件，关键仍在于被诉标识是否被相关公众用于识别商品或服务来源。本案中，被上诉人在其防晒衣包装上使用“全波段防晒”，在“全波段防晒”文字的下方以较小的字号注明“紫外线红外光可见光＞99%”“高针高密织造，无惧光线穿透，超强防晒效果，抵抗肌肤光老，全面保护肌肤”“数据来源于第三方检测机构，检测样本为（报告中检测产品），同款产品不同批次的紫外线阻隔率会有微小差异，不影响产品防晒效果”等文字。如前所述，“全波段防晒”具备描述防晒产品功能的含义，而被上诉人在“全波段防晒”下方使用的文字内容系对该防晒功能的进一步解释和说明，充分说明其使用“全波段防晒”系用于描述被诉侵权产品的防晒功能，同时考虑到被上诉人还同时在其产品包装上明确标注了其自有商标的事实，该种使用方式足以使相关公众将被上诉人使用的“全波段防晒”理解为被诉侵权产品的防晒功能，而非据此识别商品来源。因此，被诉行为构成对“全波段防晒”的描述性使用。

再次，关于被诉使用行为是否在合理范围内。对描述性标识的使用是否合理、适当，取决于该使用方式是否为描述商品特点的一般方式、是否容易造成相关公众的混淆误认。本案中，虽然被上诉人使用的“全波段防晒”位于被诉侵权商品包装正面及背面的中间且字号大于包装上的其他描述性文字，但如前所述，被上诉人使用的是具备描述防晒产品功能含义的“全波段防晒”，并未突出“全波段”三字，且被上诉人在“全波段防晒”下方注明了对该功能的说明性文字，还同时使用了被上诉人的名称及自有商标。综合考虑以上完整的使用行为，被上诉人对“全波段防晒”的使用未超出描述、说明商品功能的必要限度，也并不会导致相关公众的混淆、误认。因此，被诉使用行为仍属于合理描述商品功能的范围。

最后，关于被诉使用行为是否出于善意。被诉侵权人使用描述性标识应系出于说明或客观描述商品特点的目的，而不能出于攀附他人商标知名度的目的。一般而言，若系善意使用描述性标志的“第一含义”，一般不会导致相关公众发生混淆。反之，若恶意利用商标标识的描述属性，刻意模糊其“第一含义”与“第二含义”间的界限，则会有导致相关公众发生混淆的可能性。因此，在缺乏直接证据证明被诉使用人的主观状态时，可根据被诉使用行为的具体方式、是否具备混淆可能性等客观因素来对其主观状态进行评判。本案中，根据被上诉人使用的是“全波段防晒”而非突出使用“全波段”、在“全波段防晒”文字下方对该防晒功能作了进一步解释和说明且同时使用了自己的注册商标等事实，可认定被上诉人使用“全波段防晒”在主观上是为了表明产品的防晒功能，而非为了攀附上诉人“全波段”商标的商誉。

【二审裁判】

综上所述，被上诉人使用“全波段防晒”系对商品功能的描述性正当使用，被诉行为未侵害上诉人对涉案“全波段”注册商标享有的许可使用权。上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币13,800元，由上诉人A公司负担。

本判决为终审判决。