从一审到最高法再审，历经两次反转……小i成功维权“密码”是什么？

◎ 文 《法人》杂志全媒体记者 李辽

编者按：

在推进全面依法治国不断深入的大背景下，企业法治建设持续发展。对关键领域及核心技术的知识产权保护不断加强，对有再生希望的企业进行破产重组，为推动依法合规治企提供指导和借鉴。本刊邀请法学专家、法律学者、专业律师等，针对一些典型案例进行解析，以期对企业法治建设与合规管理、风险防控、高质量发展提供参考。

近年来，专利侵权诉讼案件数量持续增长，涉及新一代信息技术的案件明显增多，专利权无效宣告请求行政纠纷案件也呈现逐年增多趋势。

对于专利侵权诉讼案件的被告而言，对原告用于维权的专利向国家知识产权局提起无效宣告，往往是应对专利侵权诉讼的必选方案。而对于原告而言，专利权无效宣告请求行政纠纷案件的胜负往往决定着其专利维权前景。备受业界关注的“小i机器人诉苹果电脑贸易（上海）有限公司（下称‘苹果贸易公司’）发明专利侵权索赔百亿人民币”案件历经8年拉锯战，其中“小i机器人发明专利权无效宣告请求行政纠纷案”经历了国家知识产权局无效审理，北京市第一中级人民法院一审，北京市高级人民法院二审，最高人民法院再审等程序，案件结果两次反转，可谓跌宕起伏，被列为“2020年中国法院十大知识产权案件”之一。

案件原告为上海智臻智能网络科技股份有限公司（下称“小i机器人”）。该公司拥有一项申请日为2004年8月13日、名称为“一种聊天机器人系统” 、专利号为ZL200410053749.9的中国发明专利，并于2009年成功获得授权。而苹果贸易公司在2010年收购了Siri公司，并于第二年12月首次在iPhone 4S手机中加入智能语音助手Siri。

2012年6月，小i机器人基于该“一种聊天机器人系统”发明专利对苹果贸易公司提起专利侵权诉讼，主张该公司Siri的技术方案落入该专利保护范围。当年11月，苹果贸易公司向国家知识产权局针对该发明专利提出无效宣告请求，请求宣告该专利的权利要求全部无效。2013年9月，国家知识产权局专利复审委员会作出决定，维持小i机器人上述专利权有效。两个月后，苹果贸易公司针对该无效审查决定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2014年7月，北京市第一中级人民法院作出判决，维持被诉决定。随后，苹果贸易公司向北京市高级人民法院提起行政上诉。2015年4月，北京市高级人民法院作出二审判决，认为根据专利授权历史档案，小i机器人认可游戏服务器功能是该专利具备创造性的重要原因，专利说明书对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接完全没有记载，未充分公开如何实现该专利限定的游戏功能，违反了专利法第二十六条第三款的内容，该专利应当被宣告无效，据此撤销一审判决和被诉决定。

2015年5月，小i机器人向最高人民法院提起行政再审。2020年3月27日，最高人民法院作出判决〔最高人民法院（2017）最高法行再34号行政判决书〕，撤销二审判决，维持一审判决。最高人民法院认定，涉案专利中的游戏服务器特征不是该专利与现有技术的区别技术特征，在这种情况下，对于涉及游戏服务器的技术方案可以不作详细描述。该案中，本领域普通技术人员根据专利说明书的相关记载内容可以实现，聊天机器人的一端连接用户，另一端连接游戏服务器，用户通过即时通信平台或短信平台与聊天机器人进行对话，可以使用格式化命令语句与机器人做互动游戏。因此，该专利涉及游戏服务器的技术方案符合专利法第二十六条第三款关于充分公开的要求。

值得一提的是，该案再审判决明确了专利说明书充分公开的判断标准，并合理平衡了公共利益保护和创新激励二者的关系。对指导创新主体把握人工智能等新业态领域专利说明书的充分公开判断标准，保护企业自主创新成果，助力中国加强关键领域自主知识产权的创造和储备具有重要意义。

【专家点评】

实施好专利授权和专利确权“说明书充分公开”的攻守之道

三大焦点问题

第一，要明确中国现行法律对专利说明书充分公开的要求。

专利法第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1节规定了说明书应当满足的要求：说明书对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域技术人员能够实现的程度。也就是说，说明书应当满足充分公开发明或实用新型的要求；说明书的内容应当清楚，具体应满足主题明确、表达准确；完整的说明书应当包括有关理解、实现发明或实用新型所需的全部技术内容；所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

本案争议焦点在于“专利说明书对游戏服务器的记载是否满足充分公开的要求”。对此，最高人民法院、国家知识产权局、北京市第一中级人民法院与北京市高级人民法院作出了截然不同的认定。前三者均认为说明书对游戏服务器的记载符合专利法提到的“充分公开”，而北京市高级人民法院则认为专利说明书未充分公开如何实现专利限定的游戏功能。

第二，何为“所属技术领域的技术人员”？

基于专利法第二十六条第三款以及《专利审查指南（2010）》的前述有关规定可知，专利说明书是否充分公开，判断主体是“所属技术领域的技术人员”，判断标准是“所属技术领域的技术人员是否能够实现”。因此，对“所属技术领域的技术人员”的界定，对于“充分公开与否”的判断至关重要。

根据《专利审查指南（2010）》第二部分第四章的规定可见，所属技术领域的技术人员是一种假设的人，这个假设的人既不是专利审查员，也不是法官、技术调查官，更不是该领域的某个具体的技术人员。只有充分理解和把握该指南对所属技术领域的技术人员的界定，才能客观判断说明书是否充分公开。

第三，本案中“游戏服务器”是否已经充分公开？

本案的争议焦点在于专利说明书对游戏服务器的记载是否满足充分公开的要求。北京市高级人民法院认为，根据该专利授权历史档案，小i机器人认可游戏服务器功能是该专利具备创造性的重要原因，该专利说明书对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接完全没有记载，因此，未充分公开如何实现该专利限定的游戏功能。最高人民法院则对此给出了指导性意见，最终认定，该专利涉及游戏服务器的技术方案符合专利法关于充分公开的要求。

合理平衡公共利益保护和创新激励

“以公开换保护”是专利制度的基本原则，判断作为专利申请的技术方案是否已经充分公开，是专利审查和诉讼中的疑难问题，也是专利领域不容回避的重要问题。专利法于1984年颁布，至今已近40年，而实务界对于专利说明书是否充分公开的讨论和争议从未停止。

对于在专利申请过程中被专利申请人声称为发明点，但在无效程序中未被视为发明点的技术特征，如何判断其是否充分公开，在“小i机器人发明专利权无效宣告请求行政纠纷案”再审作出判决之前，我国司法实践中也没有形成结论。

无疑，这是一个教科书式的经典案例，最高人民法院在合理平衡公共利益保护和创新激励二者关系的基础上，明确了专利说明书充分公开的司法判断标准：本领域普通技术人员根据专利说明书的记载就可以实现的技术内容，应认定符合专利法对充分公开的要求；对于不是区别技术特征的技术方案，说明书可以不作详细描述。

企业应科学把握专利充分公开标准

专利诉讼是企业间一场没有硝烟的战争，也是一把双刃剑，运用得好坏直接影响企业发展。“小i机器人发明专利权无效宣告请求行政纠纷案”对于企业的专利申请与专利无效宣告都具有重要意义。

一方面，从专利申请角度而言，作为专利申请人，企业应当充分意识到专利说明书充分公开的重要性，科学把握专利充分公开的标准，极力确保每一个专利申请均满足专利法对充分公开的要求。对于专利的发明点，在专利说明书中的记载应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度，尽量避免因说明书公开不充分导致专利申请无法被授权，或者授权专利在无效宣告程序中因公开不充分被宣告无效。

在专利申请文件的准备过程中，企业应当厘清权利要求中的各个技术特征是否为发明点。对于发明点相关技术特征，应当在说明书中充分记载，以促使本领域技术人员据此能够实现相应的技术方案。而对于非发明点相关技术特征则可以简要描述，以提高申请文件的撰写效率。

另一方面，在实践中，专利无效程序多被专利权人的竞争对手用来反击专利侵权指控。从专利无效的角度来看，作为无效宣告请求人，企业应当重视利用公开不充分的无效理由对目标专利发起无效宣告请求，重视对目标专利说明书是否充分公开的分析和论证，特别是对于发明点相关技术特征是否满足充分公开应当进行深入全面分析，不能放弃任何公开不充分的蛛丝马迹。如果发现专利说明书对发明点的公开不充分，无效宣告请求人应抓住机会对该专利施以“致命一击”。

总之，无论是作为专利申请人，还是专利无效宣告请求人，企业都应当对专利说明书是否充分公开给予足够的重视，参照最高人民法院对“小i机器人发明专利权无效宣告请求行政纠纷案”一案所明确的说明书充分公开判断标准，实施好专利授权和专利确权案件的攻守之道。

责编｜惠宁宁

编审｜渠 洋

校对｜张 波 张雪慧

来源｜《法人》杂志2023年07月总第233期