最高院香兰素案法官谈侵害技术秘密行为的认定及责任承担

编写｜最高人民法院 朱 理　陈 律

01 裁判摘要

1.权利人举证证明被诉侵权人非法获取了完整的产品工艺流程、成套的生产设备等技术秘密,且被诉侵权人已经实际生产出相同产品的,人民法院可以根据优势证据规则和日常生活经验推定被诉侵权人使用了全部技术秘密。

2.如果被诉侵权企业系其法定代表人或者实际控制人专门为从事侵权而登记成立,客观上该企业的生产经营主要系实施被诉侵权行为,且该法定代表人或者实际控制人自身积极参与侵权行为实施,则可以认定该法定代表人或者实际控制人与法人共同实施了侵权行为,并应依法承担连带法律责任。

3.被诉侵权人以侵权为业的,人民法院可以以被诉侵权行为相关产品的销售利润为基础计算损害赔偿数额。被诉侵权行为相关产品的销售利润难以确定的,人民法院可以以被诉侵权行为相关产品的销售量乘以权利人相关产品的销售价格及销售利润率计算损害赔偿数额。

02 案件基本信息

1.诉讼当事人

上诉人(原审原告):嘉兴市中华化工有限责任公司(以下简称中华化工公司)

上诉人(原审原告):上海欣晨新技术有限公司(以下简称欣晨新技术公司)

上诉人(原审被告):王龙集团有限公司(以下简称王龙集团)

上诉人(原审被告):宁波王龙科技股份有限公司(以下简称王龙科技公司)

上诉人(原审被告):喜孚狮王龙香料(宁波)有限公司(以下简称喜孚狮王龙香料公司)

上诉人(原审被告):傅某某

被上诉人(原审被告):王某某

2.案件索引与裁判日期

一审:浙江省高级人民法院(2018)浙民初25号判决(2020年4月24日)

二审:最高人民法院(2020)最高法知民终1667号判决(2021年2月19日)

3.案由 侵害技术秘密纠纷

03 简要案情

中华化工公司与欣晨新技术公司共同研发出乙醛酸法制备香兰素的新工艺,并作为技术秘密加以保护。中华化工公司因香兰素生产新工艺技术两次获得省部级科技进步奖,并被评为高新技术企业,成为全球最大的香兰素制造商。

王龙集团成立于1995年,王某某任监事。王龙科技公司成立于2009年,由王某某与王龙集团共同出资成立,王某某任法定代表人。喜孚狮王龙香料公司成立于2015年,由王龙科技公司出资成立,并使用王龙科技公司作为股权出资的生产设备生产香兰素,后王龙科技公司将其所持有的51%股权出售给凯美菱精细科学有限公司与喜孚狮欧洲股份公司。

2010年,中华化工公司香兰素车间副主任傅某某获得王龙集团给予的40万元报酬后,将中华化工公司的香兰素技术秘密披露给王某某,并进入王龙科技公司香兰素车间工作。随后,王龙科技公司利用载有涉案技术秘密的图纸订购香兰素生产设备,组建生产线。2011年6月起,王龙科技公司开始生产香兰素。喜孚狮王龙香料公司自成立后持续使用王龙科技公司作为股权出资的香兰素生产设备生产香兰素。2011—2017年,王龙集团、王龙科技公司及喜孚狮王龙香料公司实际利用涉案技术秘密每年生产和销售香兰素至少2000吨。

中华化工公司与欣晨新技术公司向浙江省高级人民法院提起诉讼,请求判令:(1)王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某、王某某立即停止一切侵害中华化工公司与欣晨新技术公司商业秘密的行为,(2)王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某、王某某赔偿中华化工公司与欣晨新技术公司经济损失,包括为调查、制止侵权行为所支付的合理费用共计5.02亿元,(3)本案诉讼费用由王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某、王某某负担。中华化工公司与欣晨新技术公司在本案中主张的赔偿数额仅计算至2017年底,不包括被诉侵权行为2018年以来给其造成的损失。

一审法院审理后认为,王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某从中华化工公司处非法获取的涉案技术秘密中,只有部分技术秘密被实际使用;由于本案商业秘密权利人的实际损失和侵权人的侵权获利均难以确定,故适用法定赔偿确定本案损害赔偿数额。一审法院于2020年4月24日作出(2018)浙民初25号判决:(一)王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某立即停止侵害涉案技术秘密的行为,即停止以不正当手段获取、披露、使用、允许他人使用涉案设备图和工艺管道及仪表流程图记载的技术秘密;该停止侵害的时间持续到涉案技术秘密为公众所知悉时止。(二)王龙集团、王龙科技公司、傅某某自本判决生效之日起10日内连带赔偿中华化工公司、欣晨新技术公司经济损失300万元、合理维权费用50万元,共计350万元;喜孚狮王龙香料公司对其中7%即24.5万元承担连带赔偿责任。(三)驳回中华化工公司、欣晨新技术公司的其他诉讼请求。

中华化工公司、欣晨新技术公司、王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某不服一审判决,向最高人民法院上诉。

中华化工公司与欣晨新技术公司上诉请求:(1)依法改判原审判决第一项,判令王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某、王某某停止以不正当手段获取、披露、使用、允许他人使用原审判决附件2所示设备图和工艺流程图记载的技术秘密;(2)依法改判原审判决第二项,判令王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某、王某某赔偿经济损失175,287,031.92元,合理支出2,483,196元,合计177,770,227.92元;(3)判令王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某、王某某负担全部诉讼费用。二审庭审中,中华化工公司与欣晨新技术公司提出,由于二审诉讼产生了新的合理开支,第二项上诉请求中的合理开支有相应的增加,但是增加后其所主张赔偿总额仍为177,770,227.92元。

王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某上诉请求撤销原审判决第一项、第二项,改判驳回中华化工公司与欣晨新技术公司全部诉讼请求,并由其负担全部诉讼费用。

04 案件焦点

1.王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某、王某某是否实施了侵害涉案技术秘密的行为；

2.本案的侵权损害赔偿数额计算问题。

05 裁判结果

最高人民法院经审理认为,王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某从中华化工公司处非法获取的涉案技术秘密,即185张设备图和15张工艺流程图均已被实际使用。王某某与王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某构成共同侵权。关于赔偿数额,考虑王龙集团等被诉侵权人侵权情节恶劣且拒不提交相关账簿和资料,以及中华化工公司香兰素产品的销售价格及销售利润率可以作为参考等事实,决定以2011—2017年王龙集团、王龙科技公司及喜孚狮王龙香料公司生产和销售的香兰素产量乘以中华化工公司香兰素产品的销售价格及销售利润率计算赔偿数额。

最高人民法院于2021年2月19日作出(2020)最高法知民终1667号判决:(一)撤销浙江省高级人民法院(2018)浙民初25号判决;(二)王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某、王某某立即停止侵害中华化工公司、欣晨新技术公司技术秘密的行为,即停止以不正当手段获取、披露、使用、允许他人使用涉案设备图和工艺管道及仪表流程图记载的技术秘密,该停止侵害的时间持续到涉案技术秘密为公众所知悉时止;(三)王龙集团、王龙科技公司、傅某某、王某某自本判决生效之日起10日内连带赔偿中华化工公司、欣晨新技术公司经济损失155,829,455.20元,合理维权费用3,492,216元,共计159,321,671.20元,喜孚狮王龙香料公司对其中7%即11,152,516.98元承担连带赔偿责任;(四)驳回中华化工公司、欣晨新技术公司的其他诉讼请求;(五)驳回王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某的上诉请求。

06 裁判摘要评析

本案是人民法院史上侵害商业秘密纠纷案生效判决中判赔额最高的案件,判赔数额高达1.59亿元,并入选最高人民法院知识产权法庭“2020年十件技术类知识产权典型案例”。本案判决在技术秘密的使用行为认定、法定代表人共同侵权认定、侵权损害赔偿数额计算等多个问题的处理思路和论证说理都具有较强的典型意义和指导意义。

一、关于涉案技术秘密使用行为的认定

技术秘密是具备秘密性、价值性和保密性的技术信息。技术秘密可以是完整的技术方案,也可以是构成技术方案的部分技术信息;可以是完整的工艺流程、成套的生产设备,也可以是相对碎片化的技术参数、设备尺寸等。侵害技术秘密纠纷案件中对使用行为的认定与产品专利民事侵权案件不同,后者的当事人通过公证购买等方式可以相对容易地获得被诉侵权产品,进而可以在通过拆解等方式固定被诉侵权产品的技术方案后进行侵权比对。相比而言,在侵害技术秘密纠纷案件中,一方面由于权利人请求保护的技术秘密信息量较大、覆盖面较广且可能存在碎片化的现象,另一方面由于被诉侵权技术信息可能涉及温度、配比等,有时难以直接获得,导致此类案件普遍存在发现难、举证难、比对难的特点,在权利人已经举证证明被诉侵权人非法获取涉案技术秘密并至少部分使用上述技术秘密的情况下,人民法院应当充分考虑涉案技术秘密的特点、被诉侵权行为的情节、性质及当事人提供的反证情况,运用优势证据规则作出事实认定。

本案中,二审法院在确认一审法院关于被诉侵权人使用部分涉案技术秘密的事实认定的基础上,综合考虑了涉案技术秘密的整体性、配套性特点,以及被诉侵权人已经实际量产侵权产品,并结合被诉侵权人拒不提供研发数据等举证妨碍的事实,推定被诉侵权人使用了非法获取的全部涉案技术秘密。具体而言,首先,本案中,王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司、傅某某已经从中华化工公司处非法获取了涉案全部技术秘密,包括185张设备图和15张工艺流程图在内的完整香兰素生产工艺流程和设备图纸。香兰素生产设备和工艺流程通常具有配套性,其生产工艺及相关装置相对明确固定,王龙集团等被诉侵权人已经实际建成香兰素项目生产线并进行规模化生产,故其必然拥有制造香兰素产品的完整工艺流程和相应装置设备。其次,王龙集团等被诉侵权人拒不提供有效证据证明其对香兰素产品的完整工艺流程和相应装置设备进行了研发和试验,且其仅用了1年左右的时间就上马香兰素项目生产线并实际投产。与之相比,中华化工公司从研发涉案技术秘密到建成生产线至少用了长达4年多的时间。再次,王龙集团等被诉侵权人未提交有效证据证明其对被诉技术方案及相关设备进行过小试和中试,且其又非法获取了涉案技术图纸,同时王龙科技公司的环境影响报告书及其在向案外人购买设备的过程中均已使用了其非法获取的设备图和工艺流程图。最后,虽然王龙集团、王龙科技公司的香兰素生产工艺流程和相应装置设备与涉案技术秘密在个别地方略有不同,但其未提交证据证明这种不同是基于其自身的技术研发或通过其他正当途径获得的技术成果所致。同时,现有证据表明,王龙集团等被诉侵权人是在获取了涉案技术秘密后才开始组建工厂生产香兰素产品,即其完全可能在获得涉案技术秘密后对照该技术秘密对某些生产工艺或个别配件装置作规避性或者适应性修改。这种修改本身也是实际使用涉案技术秘密的方式之一。

二、关于法定代表人共同侵权的认定

法定代表人既是自然人,又是公司的代表。在侵害技术秘密纠纷、专利权侵权纠纷等知识产权民事案件中,权利人经常以被诉侵权公司的法定代表人参与了被诉侵权相关的生产经营活动(例如,以其个人账户收取货款、以其个人控制的媒体平台发布侵权产品信息、以个人所有房产存放被诉侵权产品等)为由,主张法定代表人与公司构成共同侵权。法定代表人实施了与被诉侵权产品相关的生产经营行为是否可以认定其与公司构成共同侵权,仍应根据共同侵权的构成要件并结合案件事实进行具体分析。最高人民法院在SMC株式会社与乐清市中气气动科技有限公司、倪某某侵害发明专利权纠纷案[最高人民法院(2018)最高法民再199号判决]中认为,《侵权责任法》第8条 规定的共同侵权的要件是:加害主体为两人或者两人以上,各加害人主观上具有共同意思,各加害人彼此的行为之间客观上存在相互利用、配合或者支持,各加害人行为造成的损害后果在其共同意思的范围内。本案与上述SMC株式会社案的不同之处在于,本案系侵害技术秘密纠纷,当事人以不正当手段获取技术秘密亦可构成侵权,王某某以利诱方式从傅某某处获取涉案技术秘密,其行为是个人行为抑或代表王龙科技公司作出的行为?对于这个问题,如果仅局限于王某某利诱傅某某并获取涉案技术秘密这个单一事实,则难以解答,还应回归共同侵权的构成要件并结合案件其他事实,特别是王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司本身的登记成立及生产经营情况加以认定。如果被诉侵权企业系其法定代表人或者实际控制人专门为从事侵权而登记成立,客观上该企业的生产经营主要系实施被诉侵权行为,且该法定代表人或者实际控制人自身积极参与侵权行为实施,则可以认定该法定代表人或者实际控制人与法人共同实施了侵权行为,并应依法承担连带法律责任。

根据本案查明的事实,王龙科技公司是其法定代表人王某某和王龙集团(王某某任公司监事)共同出资成立,自成立后短期内即完成香兰素生产线建设并大量生产、销售香兰素产品。同时,喜孚狮王龙香料公司是王龙科技公司以香兰素生产设备出资成立的公司,主要产品为香兰素,自2017年成立至2020年始终由王某某担任法定代表人。结合以上事实,可以认定王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司是王某某专为侵害涉案技术秘密而成立的公司,其中王某某实施了利诱傅某某并获取涉案技术秘密的行为,其个人意志和王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司的侵权意志高度一致,其个人行为也和其他被诉侵权人存在分工配合,并造成侵权后果,应认定构成共同侵权。

此外,对于王某某是否构成共同侵权,一审法院认为:“法人人格独立是公司法的基本价值取向,本案中,香兰素技术转让协议的签订、履行和付款,涉案技术秘密的获取、使用均以王龙集团和王龙科技公司名义完成,王某某的行为并未明显超出其法定代表人职务行为的范畴。”诚然,法人人格独立是公司法的基本价值取向,但是法人人格独立不是绝对、彻底的,而是要根据案件事实考虑是否适用,以及是否需要“刺破公司面纱”。《全国法院民商事审判工作会议纪要》指出,只有在股东实施了滥用公司法人独立地位及股东有限责任的行为,且该行为严重损害了公司债权人利益的情况下,才能适用公司人格否认的规定;损害债权人利益,主要是指股东滥用权利使公司财产不足以清偿公司债权人的债权。公司人格否认的规定旨在矫正有限责任制度在特定法律事实发生时对债权人保护的失衡现象,而《公司法》第20条并非针对法定代表人以公司名义侵害知识产权的行为。结合本案王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司是王某某专为侵害涉案技术秘密而成立的公司等事实,本案不能简单基于法人人格独立排除王某某承担侵权责任。

三、关于损害赔偿数额的认定

本案的被诉侵权行为从2010年起至少持续到2020年本案开庭时,即被诉侵权行为跨越了2017年和2019年《反不正当竞争法》的实施期间,而2019年《反不正当竞争法》规定了惩罚性赔偿,并且《民法典》也规定了惩罚性赔偿,本案最终适用了2017年《反不正当竞争法》,未适用2019年《反不正当竞争法》判令惩罚性赔偿,主要原因在于中华化工公司与欣晨新技术公司一审、二审始终主张损害赔偿数额仅计算至2017年底。此外,二审法院在判决中也特别指出,对于2018年以来仍在持续的侵害涉案技术秘密行为,中华化工公司与欣晨新技术公司可以依法另行寻求救济。

根据2017年《反不正当竞争法》及相关司法解释的规定,侵害技术秘密纠纷案件的赔偿数额按照权利人实际损失、侵权人侵权获益、根据侵权行为的情节判决300万元以下法定赔偿的先后顺序计算,并且可以参照侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行确定。中华化工公司与欣晨新技术公司二审主张三种赔偿计算方式:(1)按营业利润计算,即以王龙集团、王龙科技公司及喜孚狮王龙香料公司生产和销售的香兰素产品数量乘以中华化工公司同期香兰素产品销售价格及营业利润率为基数,乘以1.5倍为惩罚性赔偿;(2)按销售利润计算,即以王龙集团、王龙科技公司及喜孚狮王龙香料公司同期生产和销售的香兰素产品总量乘以中华化工公司同期香兰素产品的销售价格及销售利润率;(3)按价格侵蚀计算,2011—2017年因王龙集团、王龙科技公司及喜孚狮王龙香料公司的侵权及不正当竞争行为对中华化工公司香兰素产品的价格侵蚀损害高达7.9亿元。以价格侵蚀来计算实际损失,虽然在外国有相关判例,但是在中国司法实践中尚未存在先例,这种计算方式所依据的数据以及计算方法是否与中国司法实践相契合,仍有待研究,但其价格侵蚀高达7.9亿元的结论可以旁证侵权行为情节之恶劣、后果之严重,可以作为判赔参考因素。在实际损失难以确定情况下,应考虑是否可以根据侵权获利计算损害赔偿额。《审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015年第二次修正)第20条第2款规定:“专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。”上述“侵权行为的情节”,一般可以考虑商业秘密的性质、商业价值、研究开发成本、创新程度、所带来的竞争优势以及侵权人的主观过错、侵权行为的性质、具体行为、后果等因素。本案判赔主要考虑了以下要点:(1)王龙集团等被诉侵权人非法获取涉案技术秘密的手段恶劣。王龙集团、王龙科技公司、王某某采取现金及股权收买等方式,策划、利诱掌握涉案技术秘密的中华化工公司员工傅某某到王龙科技公司工作,并在傅某某到王龙科技公司工作后立即上马香兰素项目。傅某某为个人利益出卖涉案技术秘密,主观恶意极为明显。(2)王龙集团等被诉侵权人不仅非法获取了大量记载有涉案技术秘密的图纸,还大量使用了其非法获取的涉案技术秘密,特别是实际使用了其非法获取的涉案技术秘密的关键技术。(3)王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司持续、大量使用侵害涉案技术秘密的设备及工艺流程生产香兰素产品。一审法院作出行为保全裁定,责令立即停止侵害涉案技术秘密后,王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司等依然无动于衷,继续实施侵害涉案技术秘密的行为,不仅表明其主观恶意极深,也构成对法律与司法权威的藐视。(4)涉案技术秘密是中华化工公司、王龙集团、王龙科技公司、喜孚狮王龙香料公司香兰素产品占据全球市场份额并创造巨额利润的重要因素,具有较高的商业价值,王龙集团等被诉侵权人侵害涉案技术秘密的行为对全球市场形成严重冲击。(5)喜孚狮王龙香料公司、王龙科技公司均系实际上以侵权为业的公司。(6)王龙集团等被诉侵权人拒绝提交侵权产品销售数量等证据,存在举证妨碍、不诚信诉讼等情节。

此外,由于王龙集团、王龙科技公司及喜孚狮王龙香料公司在本案中拒不提交与侵权行为有关的账簿和资料,二审法院无法直接依据其实际销售数据计算销售利润。考虑到中华化工公司香兰素产品的销售价格及销售利润率可以作为确定王龙集团、王龙科技公司及喜孚狮王龙香料公司相关销售价格和销售利润率的参考,为严厉惩处恶意侵害技术秘密的行为,充分保护技术秘密权利人的合法利益,二审法院决定以中华化工公司香兰素产品2011—2017年的销售利润率来计算本案损害赔偿数额,即以2011—2017年王龙集团、王龙科技公司及喜孚狮王龙香料公司生产和销售的香兰素产量乘以中华化工公司香兰素产品的销售价格及销售利润率计算赔偿数额。