作者：爱运动的瑞律师
（2020）最高法知行终518 号
01 案件背景
笔者近日代理深圳市度彼电子有限公司，在最高人民法院取得了一件专利行政诉讼二审案件的逆胜（该类案件据最高院最新数据表明胜诉率为6%左右），该案件中论证了“在判断是否缺少必要技术特征时，是否要忽视功能性技术特征对权利要求进行的限定”、“在判断某项权利要求是否具备创造性时，尤其是涉及到现有技术是否有结合启示或改进动机时，是否需要考量专利的发明构思”等法律问题，具有一定典型性。本文将承接上文（最高人民法院案例：判断是否缺少必要技术特征不能忽视功能性技术特征的限定作用），重点论述创造性判断时，发明构思对于是否具备结合启示或改进动机判断的影响。
02 裁判要旨
就专利创造性而言，发明构思通常是指发明人在面对自身所认识到的现有技术（往往是专利说明书中记载的背景技术）中存在的缺陷提出的解决思路。发明构思对发明创造的完成至关重要，发明创造对现有技术做出的贡献不仅表现在技术手段的选取上，而且会蕴含在发明构思的提出中，发明构思决定了发明进行技术改进的途径和最终形成的技术方案的构成。
03 案件情况
笔者代理的深圳市度彼电子有限公司是本案的专利权人，案件大致情况如下：
无效宣告请求阶段：
在无效决定中国家知识产权局认定权利要求1-7不具备创造性、权利要求8-9缺少必要技术特征，并宣告专利权全部无效。
行政诉讼一审阶段：
随后深圳市度彼电子有限公司在北京知识产权法院提起了行政一审，一审维持了无效决定的认定。
行政诉讼二审阶段：
在一审败诉后，笔者接受了深圳市度彼电子有限公司的行政诉讼二审委托，并制定了全面的二审策略，最终最高人民法院认定：权利要求1-7具备创造性、权利要求8-9不缺少必要技术特征，判决撤销无效决定和一审判决，并责令国家知识产权局重新做出无效决定。至此，该案件取得了行政二审的全面逆胜，为客户保住了其宝贵的无形资产。
04 法律法规
《中华人民共和国专利法》
第二十二条 第三款 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
第三十一条 第一款 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。
《中华人民共和国专利法实施细则》
第三十四条 依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。
《专利审查指南（2019）》
第二部分第4章第3.2.1.1
判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。
(1) 确定最接近的现有技术
(2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
(3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
……判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
05 裁判文书摘录（本案合议庭成员：徐燕如、马军、刘晓梅）
06 本文小结
专利法仅在涉及单一性时提及了发明构思，那么何为发明构思？发明构思一般是指，发明人在面临现有技术问题时，针对性地提出技术改进的思路或想法。发明构思会指引发明人去选取具体的技术手段对现有技术进行改造以解决其所存在的技术问题，从而完成发明创造。由此可知，发明构思实质上贯穿了发明创造的全过程，其给出了面对技术问题时的改进方向。
搞清楚了发明构思，现在我们可以来看看创造性判断的过程是怎样的？创造性判断时通常要遵循三步法，其实质内涵也是要求创造性判断必须尽量客观真实的还原发明人完成技术改进的过程，避免事后诸葛亮。
由上可知，在判断某项权利要求是否具备创造性时，需要尽量客观真实的还原发明人完成技术改进的过程，这实质上就涉及到对发明构思的考量，尤其当使用发明构思不同的现有技术进行组合评述时，在判断是否存在结合的技术启示或改进动机时应更加谨慎。
作者：王瑞律师(爱运动的瑞律师)，执业律师、执业专利代理师，原国知局专利审查员，专注于知识产权诉讼与非诉案件。
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