干货 | 针对美国专利商标局制裁中国代理非正常商标申请的十点建议

2021年6月8日，美国专利商标局（USPTO）向中国深圳一家知识产权公司的代表人发出一份123页的“ORDER TO SHOW CAUSE”。对该公司代理提交的批量美国商标的行为，尤其是其中涉及到第三方签名提供虚假、虚构和欺诈信息的行为提出质疑，要求该公司提出合理的理由，并在美国东部时间6月22日下午5:00前进行回复。否则USPTO将会对该代理机构以及代表人进行制裁。

这家代理机构大概有14000多件美国商标或将面临USPTO的调查，这个事件不仅在中国的知产圈引起轰动，也引来了大量的“吃瓜”客户，有的客户担心自己申请的商标案件出现问题，有的客户则关心的是针对近几年USTPO频繁暴出的中国代理机构非正常申请的事件是否有合适的建议用来规避风险，笔者整理了以下十点建议以供借鉴:

1. 委托正规的商标代理机构和美国执业律师提交申请，不要盲目追求低价，美国商标官费250美元每类，市场上那些报价2，3千的代理都是耍流氓；

2. 不要相信和贪图某些代理机构的包做使用证据包答复的行为，这种要不就是知法犯法，要不就是不知法还打着法律人的旗帜；

3. 不要用国内申请商标的逻辑去申请美国商标，美国商标不是按群组来审查，所以不是说每个群组选一个项目就能保护全面，美国是使用在先原则，商标用在什么商品项目上就注册什么项目，不是越多越好，也不要增加一些不相关的商品项目来增加注册风险；

4. 如果代理机构提供给你的商品英文翻译跟你实际的商品描述存在不符，不要勉强，也不要相信差不多这个概念，可以选非规范申请来精准描述你的商品或者服务项目，否则你有可能最后注册了个寂寞；

5. 如果你的商标还没有在美国使用，则不要牵强为了满足实际使用注册的要求去现做几张使用证据或者PS照片，现在USPTO 的审查越来越严格，不仅增加了驳回风险而且已经构成了虚假申请；

6. 申请美国商标需要提供最早使用时间，这个时间不要乱填，必须实事求是。虽然USPTO在审查的过程中不会审查这个时间，但后续如果涉及到异议或者无效等案件，这个时间是很关键的考虑因素；

7. 现在美国商标转让俨然已经成了一个新的产业链，企业为了能马上有一个商标可以备案使用，很多会选择去买一个现成的美国商标，市场上在售的95%以上的商标都是国内的个人或者代理机构囤的，这种商标基本都没有投入商业使用，但都按实际使用注册下来了。像这种虚假注册的商标，一但对别的商标构成障碍，基本是一撤一个准。提醒大家谨慎购买美国商标；

8. 如果真的急用美国商标不得已必须买一个的，则需要在投入使用后用自己的名义重新提交一个规范的相同商标申请来规避收购商标权力不稳定的风险；

9. 很多申请人为了避免意向递交产生的提交使用证据的额外费用而选择了实际使用，然后提供了虚假的使用证据和使用申明，这样造成的商标风险太大。如果不想按意向来报又没有实际使用，则可以选择基于国外的注册或者申请来提交，提供国外的商标证书就可以不用再额外提供使用证据。若国外的商标还没有注册，则可以选择基于国外的申请并暂缓注册等国外的证书提交上去后再审查。这样也可以避免提交使用证据以及额外产生的费用；

10. 商标注册后也要随时关注商标的状态，不要错过5-6年的商标使用申明。另外注意保留商标的使用证据，不仅是为了应对USPTO的定期使用宣誓，也为将来有可能出现的商标维权案件保留证据。

一、海外商标申请数量，比你想象的多得多

近年来，我国申请人商标海外申请量一直呈现增长态势。无论是在一直稳居我国申请人商标海外申请目的地前三的美国、欧盟和日本、还是俄罗斯、各东南亚国家，我国在当地商标申请量都出现了快速的增长。

2015-2020年，中国申请人在美国（财年）、欧盟、日本的商标申请量分别增长了7.5倍、6.5倍和7倍。2020财年，我国申请人在美国商标申请超过10.2万件。2020年度，在欧盟，我国申请人商标申请量激增88.83%，达到2.86万件，占欧盟全年商标申请量的16.3%。

且依照美国和欧盟的相关研究报告，2020年1-2月，我国申请人在两地的商标申请都呈现出负增长的态势，在3月份，中国经济复苏后，商标申请量才随之快速上涨。

这一增长目前还在持续中，2021年4月，中国在美商标申请单月超过了2.1万件。

二、申请大幅度增长背后：中国“走出去”的跨境电商们

众所周知，2020年，受新冠疫情影响，我国出口在一季度负增长的情况下，全年出口依旧实现4%（人民币计数）的增长。这背后跨境电商大发展的作用不容小视，2020年通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票，同比增长了63.3%

更值得关注的是跨境电商平台上的卖家数字，2020，中国卖家如潮水般涌入亚马逊，当年其平台卖家数量增长了130余万，绝大多数来自中国，来自深圳。其余如速卖通Aliexpress（欧洲，中国跨境电商平台）、shopee(东南亚，腾讯投资)、阿里国际站、兰亭集势、沃尔玛等跨境电商平台也被中国卖家占据。

Marketplace Pluse发布的年度报告“MARKETPLACES YEAR IN REVIEW 2020”中，清楚的展示了亚马逊上中国卖家的增长，如图所示：

2019年1月，其各站新增卖家中，中国卖家占比40%左右，美国仅为28%。但到了2021年1月，各站75%的新增卖家来自中国，德国站甚至到了80%，美国也高达63%。

亚马逊平台对于入驻平台卖家有着品牌备案（Brand Registry）要求：要获得Amazon的资格，卖家必须在对应站点国家/地区拥有有效的注册商标，或者通过Amazon IP Accelerator提交未决的商标申请。而卖家自身，在亚马逊的规则之下，只有在拥有商标的情况下，才能够一方面在排名中获得更高的权重；另一方面用商标避免他人“跟卖”。

所谓跟卖，就是A创建了一个产品页面，这个产品页面是共享的，其他卖家只需要改个价格就可以在这个页面下卖相同该产品。但如果有了商标，商家就可以主张未经品牌授权不得跟卖，即便发生跟卖也可以警告跟卖者或者投诉。

Ps：除了规则要求，亚马逊还为中国卖家量身定做了各种开店服务和品牌扶持计划，并在东南沿海外贸城市设立专门服务机构进行“地推”，设定开店指标，提供全方位服务，帮助“打造品牌”，像这样：

可能正是在上述服务和刺激之下，在我国迅速摆脱疫情影响、恢复正常的生产生活的情况下，在中国境内电商企业竞争已趋近饱和情况下，中国企业抓住机会走出去，商标海外申请的增长不过是跨境电商企业们开拓进取的一个表象。

三、其它：内卷的代理机构们

跨境电商企业走出去，国内的商标代理机构功不可没，有的涉外代理所已经将业务拓展至百余个国家，有的则与电商服务机构合作，在跨境电商服务平台上提供从海外商标申请注册到转让一条龙服务，有的甚至能自建平台。

国内商标代理的内卷也同样外溢到了涉外商标代理行业，美国申请一件商标最低官费是250美元，但是，有的涉外的商标代理机构甚至能压价压到3000元乃至更低。要知道，因为美国商标申请要求必须委托美国律师，因此这笔费用不仅包括官费和国内的服务费用，还包括美国律师的费用。

在低价竞争之下，出现深圳这家代理所的行为的，或者仿冒美国律师签名的，也就不足为奇了。此次的制裁可能会给涉外商标代理机构一个警示，促使他们正当有序的竞争。但负面影响是，尽管USPTO列出的后续制裁措施似乎并未牵扯已注册商标，但已经引起了跨境电商们的忧虑。

USPTO今年１月份官网发布了一篇针对中国申请量创新高的文章，分析并披露了中国申请人在美国申请商标的现状和原因，相信后续还会有一系列措施出来改善这个情况。我们无法预知USPTO下一步的行动，但从此次制裁措施可以反应出USPTO绝不姑息的强硬态度。我们能做的就是找一个可靠的代理机构尽早的规范的提交自己的美国商标申请并且投入真实的商业使用。

来源：IPRINTL

作者：龚霞

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