正华观点┃专利转让合同风险

在当前国际背景下，知识经济发展速度与日供增，专利权等无形财产权的经济价值和社会价值日益显现。目前，在国家创新驱动发展战略背景下，我国正在不断推进创新发展的进程，作为创新主体的企业对实现创新价值的需求变的尤为强烈。我国专利立法的宗旨是激励科技创新，推动发明创造运用和促进成果转化，专利价值的实现归根结底体现于市场，专利权人只有通过专利运营赢得市场收益,将无形资产转化为有形资产，获得实实在在“真金白银”的利润回报，才会更有动力继续加大投入进行发明创造。

伴随着专利转让市场活跃，现实中专利权转让合同纠纷案件数量也在逐年增加。本文着眼于对专利权转让合同签订过程中所而临的法律风险进行研究和探讨，以期为专利权人及利害关系人最大限度降低风险。

签订专利权转让合同需注意的法律风险

专利权转让是指专利权人根据需要将拥有的专利权转让给受让方，受让方依据合同约定支付价款的转让方式。根据我国《专利法》相关规定，双方应当订立书面转让合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告，专利权的转让自登记之日起生效。通过专利权转让合同取得专利权的受让人，即成为新的专利权人。

专利权转让不同于传统形态的商品交易，交易对象具有无形性、时间性等特点，而现实这些经常被忽视，直接导致当事人在发生纠纷或遭受实际损害时才清楚意识到专利权转让的特点。为了起到事先预防和最大限度保护目的，双方在签订专利权转让合同前，除了要进行主体资格、缔约信誉、资信能力等常规方面审查工作外，还需要注意做一些特殊约定。

1.合同当事人主体资格审查

一是，要认真审查转让方是否是真实的专利权人，即便专利证书记载的专利权人是转让方也不可掉以轻心，因为证书中公示的登记信息有可能已经变更，必要时需要查看该专利的登记簿副本或者到国家知识产权局网站进行检素，确定转让方真实信息与专利权人即时信息吻合。

二是，要注意转让方如果仅是共同所有人之一时，其是否得到其他所有权人的同意。我国《专利法》第15条规定：专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；除前款规定情形外，行使共有的专利权应当取得全体共有人同意。很显然，如果在签约时忽视其他共有权人的正当权利，日后履约时纠纷将在所难免。

三是，如果受让方是外国人、外国企业或外国组织，因为属于技术出口行为，为了维护国家安全和公共利益,需注意办理相关审批手续。针对跨国专利权转让，我国《专利法》第10条明确规定了中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当按照《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》等法律、行政法规的规定办理好技术出口手续。即事先向国务院外经贸部门中办《技术出口许可证》等文件，以便转让合同顺利履行。

2.做好专利信息的检索、分析和评估

一是，签约双方在签约之前应认真检索和核对被转让专利的法律状态，如果专利权期限已届满、被宣告无效或权利人已放弃专利权，那就不存在专利权转让问题，该专利技术已经进入公有领城，不受法律保护，任何人都可以无偿使用。以我国发明专利为例，生命期限为自申请之日起20年，专利有效期限内不同阶段带来的利润回报是不同的。一般来说，专利剩余生命期限越长，转让费用越高，反之则越低，当然这只是转让费用评估的一个简单参照。

二是，签约双方通过专利检索、分析等信息利用手段对转让专利的价值进行预先评估，做到心中有数。目前，国家正在持续实施专利质量提升工程，获得高价值专利已经成为各类市场主体和创新主体的共识。双方可以通过专利检索和分析，获取欲转让专利的技术创新度、文本撰写质量、保护范围大小以及行业市场前景等有用信息，待整理出检索分析报告后，自然会对转让费用有直观预期和定位，必要时还可以请求专门的知识产权评估机构协助进行价值评估。另外，受让方还可以从专利转让目的角度入手，是为荣誉和宣传，是为申报项目或高新技术企业，还是真正为产业化应用和专利运营需要，做好定位和预估。“知己知彼”有利于在转让治谈中掌握谈判主动，以最合理价格获得既先进又经济实用的专利。

3.注意对个别条款做出特别约定

一是，在订立专利转让合同前，如果转让方已经实施，订立合同时，双方应约定专利权转让后，转让方是否能够继续实施该专利；如果转让方仍可以继续实施该专利的，双方还需要进一步明确约定后续改进成果的专利申请权、所有权归属、收益、应用等问题。

二是，由于转让后的专利有被他人提起宣告无效请求的风险，如果发生了转让专利最终被宣告无效的情形，受让方再找转让方弥补损失时，已是木已成舟，追悔莫及，故而在合同中明确约定专利无效后的法律后果及违约责任是非常必要的。为了降低专利被无效风险，若是涉及实用新型或外观设计转让，因这两种类型专利未经实质审查，权利稳定性相对不高,受让方可以要求专利权人出具专利权评价报告，作为专利权具备新颖性和创造性的判定依据。

三是，需要审查转让专利是否为从属专利，若是从属专利且基础专利专利权人同为转让方的话，还需约定同意许可受让方实施该从属专利或实施不构成专利侵权的条款。专利权有基础专利和从属专利之分，在某一在先专利基础上增加其他特征的技术方案因具备新颖性、创造性和实用性也会被授权，在先专利为基础专利,后者授权专利为从属专利，从属专利的实施需要基础专利专利权人的许可，不经许可即落入在先专利的保护范围，涉嫌构成侵杈。如果仅转让从属专利又没有相关约定,则存在侵权风险,为日后纠纷埋下隐患。

当前，国内外专利转让交易步入更加广阔和迅速的发展阶段，如何更好地识别、防范和应对法律风险越来越重要。相关主体应加强专利转让与交易行为过程中的合同管理，采取相应防范措施，将损失降低到最小化和最大程度上的保护自身合法权益。