北京知产法院：作品名称在先权益保护相关案件审理情况新闻发布会|附典型案例

6月19日上午，北京知识产权法院召开作品名称在先权益保护相关案件审理情况新闻发布会。据悉本次通报会受到广泛关注，北京知识产权法院党组成员、副院长宋鱼水及多位法官、21位市人大代表参与了本次通报会。

北京知识产权法院党组成员、副院长宋鱼水介绍了北京知识产权法院作品名称在先权益保护案件审理概况、特点及考量因素。

本次发布会上，北京知识产权法院通报了4大典型案例。

一、2019年度至今北京知识产权法院审理涉及作品名称在先权益保护的案件情况

自2019年1月1日至2020年5月31日，北京知识产权法院共受理商标行政案件20172件，审结20392件。在审结的商标行政案件中，涉及作品名称及作品中的角色名称在先权益保护的案件为67件，占比为0.3%。上述案件主要涉及18个权利主体，其中包括10个外国权利主体。权利主体主要包括腾讯科技公司、央视动画有限公司、迪士尼企业公司、乔丹有限公司等。

所有涉及作品名称及作品中的角色名称在先权益保护的案件中，法院依据权利人的主张适用商标法第三十二条，认定诉争商标构成侵害权利人在先权益的案件共有36件，占比为53.7%，其中认定构成侵犯作品名称在先权益的28件，占比为77%，涉及的作品名称包括“铁臂阿童木”“冰雪奇缘”“三生三世十里桃花”“英雄联盟”等。

北京知识产权法院审理涉及作品名称在先权益保护案件的特点

虽然涉及作品名称在先权益保护的案件数量在北京知识产权法院审理的全部商标行政案件中占比不高，但是相关案件常常受到广泛关注，通过分析上述案件，总结出涉及作品名称在先权益的案件具有四大特点：

1、作品知名度高、受众较广

影视剧、小说、游戏等是现代社会重要的娱乐休闲方式，其受众通常没有明显的年龄界限。而随着网络和文化产业的繁荣，作品的传播更加快速和多元。在我院审理的关于作品名称在先权益的案件中，涉及的作品通常具有较高的知名度，如“功夫熊猫KUNG FU PANDA”、“三生三世十里桃花”、“王者荣耀”等均为大众熟知的作品。正是因为这些作品的高知名度，才导致其作品名称具有辨识度，进而产生一定的商业价值，可以作为在先权益予以保护。

2、作品名称具有较强的“可识别性”

当公众在识别作品时，首先关注的往往是作品的名称，也就是说作品名称在作品和权利人之间建立起了联系，具有一定的可识别性。作品名称实际上起到了与商标类似的，区分商品或服务来源的作用，使相关公众能够通过作品名称与作品权利人相联系，形成一一对应关系。

3、所涉作品中外国权利人较多

根据作品名称在先权益保护相关案件的审理情况，案件涉及日本、英国、美国等外国权利人的约占55%，呈现出比例较高的特点。例如“阿童木”、“小羊肖恩”、“功夫熊猫”、“007”等案件中涉及日本、英国、美国等外国权利人。外国文化娱乐产业发展较早，作品宣传路径更为多样、覆盖面更广，商业化运作模式较为成熟。随着文化经济全球化的发展，外国作品在我国亦受到国内公众的广泛关注。

4、作品名称的保护范围贴近日常生活

开发推广衍生品是当今文化娱乐行业较为常见的一种商业模式，作品的权利人会通过衍生产品取得更大的商业价值。因具有较高知名度的作品受众较为广泛，其衍生品往往会涉及各个日常生活领域，因此作品名称在先权益的保护范围并不限于其作品所属领域，而是涵盖了其知名度所及的日常生活领域。例如，在“阿童木”案中，法院认定虽然《铁臂阿童木》的权利人手塚株式会社并未在鞋等商品上使用阿童木形象，但诉争商标核定使用的“靴、运动靴、运动鞋”等商品属于日常生活用品，与动画片及漫画商品相关公众的重合程度较高，也是常见的影视作品的衍生商品，因此动漫《铁臂阿童木》的知名度能够及于运动鞋等商品；在“王者荣耀”案中，法院认为游戏《王者荣耀》的知名度所及范围能够及于日常生活领域的商品，而诉争商标核准注册的白酒等商品亦为日常生活领域的商品，“王者荣耀”作品名称在先权益的保护范围能够及于白酒等商品。

北京知识产权法院审理涉及作品名称权益保护案件的考量因素

《中华人民共和国商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

在北京知识产权法院审理的商标授权确权行政案件中，部分当事人根据上述法律规定、司法解释和相关规定，主张其作品名称为商标法所规定的“在先权利”时，法院通常应考虑四大因素：所涉作品在著作权保护期限内，其作品名称在诉争商标申请注册前具有一定知名度；诉争商标的申请注册人主观上存在恶意；诉争商标标志与作品名称相同或近似；诉争商标指定使用的商品属于在先作品名称知名度所及的范围，易导致相关公众误认为其经过在先作品所有人的许可或与其存在特定联系。

（一）作品名称在诉争商标申请注册前具有一定知名度

在判断作品名称是否具有一定知名度时，通常应考虑作品的传播方式、宣传广度与宣传时间等因素。通常情况下，商业标识需经一段时间的宣传或使用才能获得知名度，但在网络环境下，网络传播和宣传的时间和成本降低，对作品知名度的判断应综合考虑作品的特点、上线规律和行业运行状况等因素。如在“王者荣耀”案中，法院根据网络游戏《王者荣耀》在上线之初短时间内集聚较高关注度的情况，结合网络游戏产品在生命周期、营销推广策略、用户规模、玩家群体、网络效应等方面的产业特点，认定在诉争商标申请日前，《王者荣耀》游戏在上线之初不到一个月的时间，即已获得较高的搜索点击量和广泛的关注度，具有较高的知名度。

（二）诉争商标标志与作品名称相同或近似

在判断作品名称是否应作为在先权益进行保护时，诉争商标标志应与作品名称相同或近似，主要判断要素为诉争商标的显著识别部分与作品名称是否相同或近似。例如，在“小羊肖恩”案中，法院认为诉争商标虽为图文组合商标，但其文字“小羊肖恩shaun the sheep”为诉争商标的显著识别部分，该标识与《小羊肖恩》的作品名称及角色名称完全相同。

（三）诉争商标的注册申请人主观上存在恶意

判断诉争商标的注册申请人主观上是否存在恶意时，通常应结合相关证据对诉争商标申请注册时间、相同或近似商标注册的数量等因素综合考虑。如在 “王者荣耀”案中，北京知识产权法院根据第三人申请带有游戏名称“王者荣耀”、“王者”、“荣耀”字样的商标情况、第三人的法定代表人同时担任贵州王者荣耀酒业有限公司的法定代表人等情况，认定诉争商标申请注册人具有恶意。

（四）诉争商标指定使用的商品属于在先作品名称知名度所及的范围，易导致相关公众误认为其经过在先作品所有人的许可或与其存在特定联系

在先作品名称的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，应限于与作品及其衍生品所处领域相同、类似或具有较大关联性的商品或服务。例如，在“冰雪奇缘”案中，法院认定“按摩器械、电动牙科设备、理疗设备”等商品，与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围差距较大，不易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪奇缘》权利人的许可或者与权利人存在特定联系；而 “电视播放、有线电视播放”等服务以及“背包、钱包”等商品，与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围基本吻合，容易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪奇缘》权利人的许可或者与权利人存在特定联系。

在“阿童木”商标权无效案中，法院认为虽然动漫《铁臂阿童木》的权利人手塚株式会社并未在鞋等商品上在先使用阿童木形象，但鞋等商品系生活必需品，诉争商标的申请人在销售鞋等商品时必定借用了在先作品名称及角色名称所形成的市场声誉或不当损害了其商业利益，使相关公众对诉争商标核定使用的商品来源与在先作品名称及角色名称的所有人产生混淆误认，从而挤占了在先作品名称及角色名称权利人享有的市场优势地位和交易机会，故诉争商标的注册申请损害了手塚株式会社的在先权益。

宋鱼水称：“上述四点考量因素在司法实践中应予以综合考虑，对具有较高知名度的作品名称在先权益予以有效保护，避免相关公众误认，规范商标注册使用秩序。今后，北京知识产权法院将进一步深入贯彻实施国家知识产权战略，做好商标授权确权行政案件的审理工作，加强对作品名称等在先权益的保护，规制恶意注册行为，规范商标注册使用秩序，助力优化营商环境。”

附案例：

01

“王者荣耀”商标权无效宣告请求行政纠纷案

该案的诉争商标“王者荣耀”是第三人某酒业公司于2015年11月19日申请注册的，核定使用在第33类“葡萄酒、白酒”等商品上。2018年6月19日，原告腾讯科技（深圳）有限公司对诉争商标提出了无效宣告请求，国家知识产权局以诉争商标与引证商标没有构成类似商品上的近似商标，诉争商标的注册未侵犯腾讯公司的著作权，亦未构成商标法第四十四条第一款规定的情形为由，裁定诉争商标予以维持。

原告腾讯公司不服该裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。诉讼中，原告认为，诉争商标作为商标注册使用在相关商品上，损害了原告对游戏《王者荣耀》的作品名称所享有的在先权利，违反了商标法第三十二条的规定。原告还主张，诉争商标的注册具有明显恶意，具有抢注商标并牟取不正当的商业利益的意图，违反了商标法第四十四条的规定。

本案的特点之一在于《王者荣耀》是一款手游，网络游戏产品在生命周期、营销推广策略、用户规模、玩家群体、网络效应等方面具有独有的产业特点，这些对于知名度的考量是有影响的。游戏于2015年10月23日公布、10月26日上线，诉争商标的申请日为2015年11月19日，二者时间相距不到一个月。但是根据原告提交的相关证据，以“王者荣耀”作为关键字的2015年10月1日至2016年2月19日的百度搜索指数显示，2015年10月28日该搜索指数曾出现150 000的峰值，同时也有该游戏上架首日在“免费榜”排名第一以及保持持续热度趋势、游戏相关获奖情况等相关报道。可见，《王者荣耀》在上线之初短时间内即集聚了较高的搜索点击量和广泛的关注度，取得了较高的知名度。“王者荣耀”作为该游戏的作品名称亦已为相关公众所熟知，可以作为作品名称在先权益予以保护。

基于《王者荣耀》游戏较高的知名度，第三人申请注册诉争商标时对该游戏理应知晓，且该游戏知名度所及的范围涉及日常生活领域，第三人申请注册诉争商标难谓善意。此外，第三人申请注册了多个带有“王者荣耀”、“王者”或“荣耀”字样的商标，其法定代表人还同时担任某带有“王者荣耀”字样的公司的法定代表人，据此可以看出第三人申请注册诉争商标具有主观恶意。

结合其他相关因素，法院认定诉争商标的注册申请损害了原告的作品名称“王者荣耀”的在先权益，违反了商标法第三十二条的规定，同时，未构成商标法第四十四条第一款规定的情形，判决撤销被诉裁定并判令被告重新作出裁定。

02

“铁臂阿童木”商标权无效宣告请求行政纠纷案

“铁臂阿童木”商标权无效案例涉及的诉争商标为第4553473号“铁臂阿童木”文字商标，诉争商标由案外人泉州市菲克体育用品有限公司提出注册申请，2009年12月28日被核准注册，核定使用在第25类“靴、运动靴、运动鞋”等商品上。后经转让，权利人变更为阿童木（福建）体育用品有限公司，在本案诉讼过程中又转让至泉州市开元体育用品有限公司。手塚株式会社于2014年12月18日针对诉争商标提出无效宣告请求，原商标评审委员会认为，诉争商标的注册申请没有侵犯手塚株式会社的在先著作权和在先商品化权，故裁定诉争商标予以维持。手塚株式会社不服提起诉讼，其认为阿童木福建公司在未获得手塚株式会社许可的情况下在其产品、注册商标及网站上大量使用 “阿童木”动漫形象作品，主观恶意明显，侵犯了手塚株式会社在先的著作权和在先商品化权。因此，手塚株式会社请求法院撤销被诉裁定，并判令原商标评审委员会重新作出裁定。

法院经审理认为，诉争商标仅为纯文字商标，并没有体现阿童木的卡通形象，诉争商标的注册申请并未侵犯手塚株式会社享有的著作权。“阿童木”既是手塚株式会社出品的动漫作品《铁臂阿童木》的片名，也是动漫作品中主要人物的名称。在诉争商标申请日前，该动漫已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传并已播出，“铁臂阿童木”、“阿童木”作为动漫作品的名称以及动漫的角色名称已为相关公众所了解，具有较高知名度，故“铁臂阿童木”、“阿童木”可以作为在先作品名称以及在先作品的角色名称进行保护。

但在先作品名称以及在先作品的角色名称权益的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，仍应以限于相同或类似商品或服务为原则。虽然在诉争商标申请日之前原告并未在鞋等商品上使用阿童木形象，但手塚株式会社在第25类商品上注册有“铁臂阿童木”商标，且鞋等商品是生活必需品，会使相关公众对诉争商标核定使用的商品来源与在先作品名称及角色名称的所有人产生混淆误认，故诉争商标的注册申请损害了手塚株式会社的在先权益。

综上，一审法院判决撤销被诉裁定，并判令原商标评审委员会针对诉争商标无效宣告请求重新作出裁定。二审法院判决维持一审判决。

03

“三生三世十里桃花”商标权无效宣告请求行政纠纷

该案的诉争商标“三生三世十里桃花”是案外人猫鼬互动（北京）科技有限公司于2015年10月29日申请注册的，核定使用商品是第9类计算机游戏软件、计算机等。后该商标于2016年12月7日核准注册，于2017年9月13日转让给本案原告。《三生三世十里桃花》小说作者认为该商标损害了其对该小说作品享有的在先权益，向原商标评审委员会提出无效宣告请求。涉案商标被国家知识产权局宣告无效后，原告不服提起诉讼。原告认为，《三生三世十里桃花》是同名小说、电影、电视剧、游戏的名称，小说作者不能独占该作品名称的在先权益，且其关联公司已获得对该小说作品的网络剧、游戏等周边产品的开发权，在同名游戏上使用这个商标，不造成相关公众的误认。

本案中，法院查明，早在诉争商标申请日之前，《三生三世十里桃花》小说图书已由不同出版社多次出版，并在其他国家和地区发行了多种外文版本， “三生三世十里桃花”作为小说作品名称已经具有了较高的知名度。同时，我们看到这个诉争商标标识是普通字体的文字商标“三生三世十里桃花”，与《三生三世十里桃花》小说作品名称完全相同，并且，在商业实践中，利用小说作品名称进行商业衍生商品或服务开发已经成为普遍现象，作者也曾将该小说作品的改编权、表演权、摄制权、游戏改编权授权给原告的关联公司。诉争商标核定使用的第9类“计算机游戏软件”等商品，与目前商业环境下小说衍生品的覆盖范围及上述原告关联公司获得的授权范围关联密切，容易导致相关公众误认为是经过小说作品权利人的许可或者与权利人存在特定联系，从而影响相关公众对其核定使用商品来源的认知。

对于原告主张小说作者不能独占该作品名称的在先权利的问题，法院认为，对于“在先权利”是否存在，它的起算时间应截止于诉争商标申请日之前，根据前面介绍的本案事实，在诉争商标申请日前，《三生三世十里桃花》小说作品已经在世界多个国家和地区出版、发行，而原告所主张的影视剧、游戏的开发等均发生于商标申请日之后。且诉争商标的申请人为案外人，与原告的关联公司后续取得的相关权利无关。因此，法院最终判决驳回原告的诉讼请求。

04

“小羊肖恩”商标权无效宣告请求行政纠纷

“小羊肖恩及图”商标行政案件涉及小羊肖恩动画片，动画片的主角就是一只名叫肖恩的小羊。我们可以看到屏幕左侧的两幅小羊肖恩的动画截图，在这部动画里，小羊肖恩阳光开朗、忠诚勇敢、特立独行，又不失可爱的性格，给观众们留下了深刻印象。该案原告谢某于2015年在奶瓶奶嘴等商品上注册了一件小羊肖恩的商标，大家可以在屏幕右侧看到这样一个卡通形象，一只呈站立状、头戴蝴蝶结的卡通小羊。下面还配有中文小羊肖恩及英文shaun the sheep的文字。涉案商标被国家知识产权局宣告无效后，谢某不服提起诉讼，主张作品名称等权益并非法律明确规定的权利，不能使用商标法第三十二条审理，请求法院撤销国家知识产权局作出的裁定。

法院审理后认为，当作品名称因具有一定知名度而不再单纯局限于作品本身时，则作品名称能够与特定商业主体或商业行为相结合，相关公众将其对于作品的认同和情感可以投射于作品名称之上，这时作品的权利人即可据此获得作品发行以外的商业利益，此时该作品名称可构成适用商标法第三十二条“在先权利”予以保护的在先权益。

在本案中，阿德曼公司的证据表明在诉争商标申请日前，其出品的动画片《小羊肖恩》在中央电视台少儿频道等电视媒体、网络媒体已进行了大量播放，已经具有较高知名度，“小羊肖恩”已与《小羊肖恩》的作品名称建立起唯一对应关系，并为相关公众广泛知晓。诉争商标核定使用的第10类“奶瓶奶嘴”等商品属于婴幼儿常用品，与动画片相关公众重合度较高，也是常见的少儿影视作品衍生产品。诉争商标虽为图文组合商标，但其文字“小羊肖恩SHAUNTHESHEEP”为显著识别部分，该标识与《小羊肖恩》的作品名称完全相同，在《小羊肖恩》在先具有较高知名度的情况下，谢某注册相同名称的涉案商标难说是巧合，如果允许涉案商标使用在其核定商品上，容易使消费者误认为这些商品来源于阿德曼公司或者与其具有某种程度的关联性，从而不正当地利用了《小羊肖恩》的知名度和影响力，挤占了第三人通过大量投入和劳动所获得的市场优势和商业价值，所以诉争商标的申请注册构成商标法第三十二条所指的损害他人在先权利的行为，应当予以宣告无效。所以法院驳回了谢某的诉讼请求，制止了经营者搭车抢注商标的行为。

来源：知识产权那点事

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