商业秘密的“非公知性”不同于专利的“创造性”:专利被宣告无效不影响技术秘密认定

商业秘密的“非公知性”不同于专利的“创造性”:专利被宣告无效不影响技术秘密认定

阅读提示：

（一）侵犯商业秘密罪案件中，被告人以“专利被宣告无效”为由，主张技术信息不构成商业秘密。本案明确：专利的“创造性”标准不同于商业秘密的“非公知性”标准，专利因缺乏创造性被无效，不影响技术信息作为商业秘密受保护。

（二）本案例为人民法院案例库案例，根据《人民法院案例库建设运行工作规程》，各级人民法院审理案件时，应当检索人民法院案例库，严格依照法律和司法解释、规范性文件，并参考入库类似案例作出裁判。

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裁判要旨

专利的“创造性”不同于专利的“新颖性”，更不同于商业秘密的“非公知性”。对于专利技术信息而言，判断该专利技术信息在被公开前是否具有“非公知性”应以商业秘密“非公知性”标准进行判断，而非简单套用专利的“创造性”或“新颖性”判断标准。

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案情简介

一、华某公司投入人力、物力、财力研发了ifere电路原理图（用于智能穿戴设备）以及两项天线技术方案，并对上述技术信息采取了保密措施。被告人吴某、张某、姜某、王某、郁某、李某原均任职于华某公司，从事技术研发及研发管理，与公司签订保密协议，负有保密义务。

二、吴某、张某首先提起利用华某公司ifere项目及物质技术条件完成其K1智能儿童手表研发的犯意，拉拢姜某、郁某、王某、李某加入“创业团队”。姜某将其在华某公司研发的ifere电路原理图窃取并修改后使用于上海某网络科技公司K1智能儿童手表；王某将两项天线技术成果以上海某网络科技公司名义申请专利；郁某配合王某完成专利申请；李某完成K1电路图互连设计。上述三项技术信息均被公开。

三、经深圳某会计鉴定中心对三项专有技术分摊的工资、五险一金和奖金测算，前述被告人给华某公司造成损失合计2231662.43元。

四、深圳市龙岗区人民法院一审判决：吴某、张某等六人犯侵犯商业秘密罪，分别判处有期徒刑（部分缓刑）并处罚金。姜某、王某、郁某、李某不服，提起上诉。

五、深圳市中级人民法院二审认为：虽然ifere电路原理图所涉及的主控芯片、GPS定位芯片等来源于公开渠道，但选择哪家公司、何种型号的芯片，以及各部件技术参数、连接关系的选择，需经过反复测试、验证，是专门设计的成果。整体电路原理图在侵权行为发生时不为公众所知悉，具有非公知性。被告人利用华某公司物质技术条件进行研发，其自行研发的抗辩不成立。对技术秘密进行修改、改进后使用，仍属于侵权行为。涉案天线专利虽因缺乏“创造性”被宣告无效，但不代表其不具有“非公知性”，仍可作为技术秘密保护。2020年12月14日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

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实务经验总结

在商业秘密法律服务领域，北京云亭律师事务所唐青林律师深耕近二十年，专注办理各类重大、疑难、复杂商业秘密民事纠纷与侵犯商业秘密罪刑事案件，具备极为丰富的实战经验。理论研究方面，唐青林律师先后在中国法治出版社出版三部商业秘密专业著作：《商业秘密保护实务精解与百案评析》《商业秘密百案评析与企业保密体系建设指南》《商业秘密案件裁判规则——全面梳理中国商业秘密案件司法裁判规则》，系统构建商业秘密司法实务与理论体系。作为长期奋战在一线的专业律师，其经办的多起案件具有标杆意义，分别入选最高人民法院2023年度中国法院50件典型知识产权案例、2015年最高人民检察院“检察机关保护知识产权十大典型案例”，以深厚理论功底与实战业务能力，为企业商业秘密保护提供专业、可落地的法律解决方案。

前事不忘，后事之师。为帮公司保护商业秘密、帮技术人员不踩红线，避免未来发生类似商业秘密诉讼，唐青林律师团队提出如下建议：

（一）对权利人的建议：

1.技术秘密的非公知性强调整体组合。即使单个部件或技术点来源于公开渠道，只要整体技术方案需要经过创造性劳动选择和组合，不为公众所知悉，仍可主张商业秘密保护。权利人应在诉讼中强调整体方案的独创性和非显而易见性。

2.关注员工离职前后的专利申请动向。侵权人将技术秘密申请专利，既构成披露行为，也为权利人提供了侵权证据。企业应定期监控竞争对手的专利申请，发现异常及时维权。

（二）对被告及潜在侵权人的建议：

1.对他人技术秘密进行修改、改进后使用，仍构成侵权。本案明确，无论直接使用还是修改后使用，只要实质相同，均属于使用商业秘密行为。企业不得以“二次开发”为由规避侵权责任。

2.专利被宣告无效不代表技术信息不构成商业秘密。不能以专利缺乏“创造性”为由主张技术信息不具有“非公知性”。被告应针对商业秘密的“非公知性”进行举证，而非依赖专利审查结论。

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本案对司法实践的推进作用和意义

本案在商业秘密“非公知性”认定方面具有指导意义，对司法实践产生了以下几个方面的推进作用：

1.明确整体技术方案的非公知性认定标准

本案确认，即使技术方案中的各个部件来源于公开渠道，但经过创造性选择、组合、优化形成的整体技术方案，仍然可能具有非公知性。这一规则防止了侵权人通过“各个部分都公开”来否定整体方案的秘密性，体现了对集成创新和技术组合的保护。

2.区分专利“创造性/新颖性”与商业秘密“非公知性”

本案明确指出，专利的“创造性”标准高于商业秘密的“非公知性”标准。专利被宣告无效（缺乏创造性）不代表技术信息不具有非公知性。这一区分有助于纠正实践中将专利审查标准简单套用于商业秘密认定的错误做法。

3.确认改进型使用仍构成侵权

无论直接使用还是对技术秘密进行修改、改进后使用，只要实质相同，均属于侵权行为。这一规则堵住了侵权人以“二次开发”或“创新改造”为名逃避责任的漏洞。

4.强调自行研发抗辩的举证责任

被告人主张自行研发的，需提供独立、完整的研发过程记录。利用原单位物质技术条件进行的研发，不能被认定为自行研发。这有助于防止员工利用公司资源“借鸡生蛋”后主张独立研发。

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相关法律规定

法律法规

《中华人民共和国刑法》（2023修正）

第二百一十九条 有下列侵犯商业秘密行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的；

（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。

明知前款所列行为，获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，以侵犯商业秘密论。

本条所称权利人，是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。

法律法规

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（已失效）

第十二条 通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第一款第（一）、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。

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法院裁判理由

法院生效判决认为，权利人请求保护的信息，在被诉侵权行为发生时，不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的，应当认定为不为公众所知悉。将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息，符合“在被诉侵权行为发生时，不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的”，亦应认定为该信息不为公众所知悉，属于商业秘密保护对象。虽然华某公司《ifere.pdf》电路原理图所涉及主控芯片、GPS定位芯片、音频语音识别芯片分别来源于台湾联发科公司、博通公司以及德州仪器公司，其相关技术文件在相应的公开时间可以从公开渠道获得。但华某公司进行ifere项目研发的2014年前后，已经存在三星、LG、索尼等多个品牌的智能手表，选择哪个公司、何种型号的主控芯片、GPS定位芯片、音频语音识别芯片，既有性能、质量的考虑，也有性价比的考虑，并应符合公司产品品质定位，其选择并非唯一，抑或简单拿来拼凑使用。另外，根据智能手表功能确定相关芯片供应商后，智能手表研发还涉及各部件相关技术参数及连接关系的选择，且需进行反复测试，确保产品及各组成部分的兼容性、适用性。因此，《ifere.pdf》电路原理图各个部件是现有、公开技术，不代表《ifere.pdf》电路原理图作为智能手表完整产品不具有非公知性。

姜某及辩护人所提交的鉴定报告仅能说明《K1.pdf》电路原理图各相关部件有技术来源，但没有证据证明任何一款现成的产品或技术文件将包括17个非公知技术点在内的《ifere.pdf》电路原理图整体公开。本案中，《ifere.pdf》电路原理图中17个技术点对应的技术信息涉及器件选型、电路结构、连接关系、模块内部电路分立元件参数值（含电阻、电容、电感等）、引脚标识以及模块之间的连接关系等，具有特定性，系华某公司为ifere智能手表可穿戴设备硬件平台而专门设计并经多次验证绘制的版本，其相关技术信息在2015年9月17日以前不为公众所知悉，应作为技术秘密予以保护。

关于上诉人、原审被告人是否自行研发了《K1.pdf》电路原理图。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定，通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第（一）、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。然而，本案中，上诉人、原审被告人早在2014年2月即密谋成立公司自行创业，从事儿童智能手表研发及销售，上诉人、原审被告人从一开始就利用华某公司ifere项目、供应商所提供的技术支持以及华某公司各种测试检测设备、甚至打板制作样品等物质技术条件，秘密推进上海某网络科技公司K1儿童智能手表的研发。2014年8月14日，华某公司《ifere.pdf》电路原理图Vc版技术归档；8月22日，姜某对《ifere.pdf》电路原理图秘密拍照；上海某网络科技公司《K1.pdf》电路原理图K1＿Va版于2014年7月22日完成，K1＿Vc版本于2014年12月31日完成。而上海某网络科技公司向台湾联发科公司、德州仪器公司和博通公司购买相关芯片、取得软件使用许可主要发生于2015年1月-7月，均在上诉人姜某利用华某公司ifere项目构建完成《K1.pdf》电路原理图之后。上诉人、原审被告人在从华某公司离职购买相关芯片以及技术资料，继续进行上海某网络科技公司K系列产品研发，不能改变其侵犯华某公司商业秘密的事实。上诉人关于其自行研发《K1.pdf》电路原理图的辩解不成立。上诉人、原审被告人根据其K1产品研发设计需要，对ifere电路图相关技术部分加以改进，变更、增加某些技术特征，这并不会改变“《K1.pdf》电路原理图与《ifere.pdf》电路原理图中的相应技术信息相同或实质性相同”的鉴定结论，两者之间的差异不足以否定相关被告人所实施的侵害商业秘密行为。

关于专利被宣告无效，涉案天线专利技术方案能否作为技术秘密加以保护。专利必须同时具有新颖性、创造性、实用性，缺一不可，否则得不到授权或授权后可能被无效。商业秘密没有“创造性”要求。专利“创造性”与专利的“新颖性”概念、判断标准不同，商业秘密的“非公知性”有别于专利“创造性”与“新颖性”。对于专利技术信息而言，判断该专利技术信息在被公开前是否具有“非公知性”应以商业秘密“非公知性”标准进行判断，而非简单套用专利的“创造性”或“新颖性”判断标准。涉案两个实用新型专利最终被宣告无效，发明专利申请被驳回，是国家知识产权局认为其不具有“创造性”，而非认为其不具有“新颖性”而做出，不能由此推断“一种金属环槽天线方案”“一种金属背盖NFC天线方案”不具有“非公知性”，不是技术秘密。上诉人及辩护人自行委托鉴定机构所做鉴定，在对涉案两项专利权利要求所涉技术信息是否具有“非公知性”做出判断时，多处采用多篇对比文件，并大量结合“本领域常识”“不需要付出一定的代价即可获得的技术信息”等进行组合评价，这种评判方法一般仅适用于专利授权、确权程序中技术方案是否具有“创造性”之判断，并非商业秘密技术信息“非公知性”判断所应采用方法。王某等研发《一种金属背盖NFC天线方案V0.2.docx》和《一种金属环槽天线V0.2.docx》技术，并将两项天线技术转化为专利申请文件，所展示的各技术方案以及技术方案的组合具有一定实用价值，且在2015年3月10日前均不为公众所知悉，均可作为技术秘密予以保护。

本案上诉人、原审被告人共同实施了侵犯华某公司技术秘密的犯罪。原审被告人吴某、张某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；上诉人姜某、王某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；上诉人郁某、李某在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯。均应依法惩处。故一二审作出如上裁判。

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案件来源

姜某等侵犯商业秘密案[广东省深圳市中级人民法院 （2018）粤03刑终2568号]

*此处北京云亭律师事务所，为作者完成文章写作时所在工作单位。