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摘要:拉美地区是中国重要的出口市场,中国企业在拉美地区遭遇商标抢注的情况越来越多,但解决拉美地区商标抢注侵权问题却困难重重,“泛美公约”为权利人在“无在先权无在先使用”的情况解决拉美地区商标抢注侵权供了一种更为方便、有效的维权方式。“泛美公约”撤销已注册商标,撤销申请人须满足两个条件:1)撤销申请人已在公约其他成员国对该商标有在先注册,2)被撤销商标注册人申请该商标前,已经知晓撤销人在公约成员国内商标权的存在,或撤销申请人在该商标申请日之前已经将带有该商标标记的商标指定商品在该成员国进行了销售,商品在该成员国内已进行了流通。第二个条件,提供证据直接证明较难,需通过大量举证来推定商标申请人“知晓”。
关键词:泛美公约;抢注侵权;有在先注册;已经知晓;推定
拉美地区是中国重要的出口市场。中国海关总署数据显示,2025年中国与拉丁美洲及加勒比地区贸易额达5652.8亿美元,同比增长6.5%,连续第二年突破5000亿美元大关,增速高于中国外贸总体水平[1]。在此过程中,中国企业在拉美地区遭遇商标抢注的情况也越来越多。在维权过程中,中国企业经常面临无抢注地在先权利、无在先使用记录的维权难点。这种情况下,《商标和商务保护泛美公约》(简称“泛美公约”)作为区域知识产权保护公约,协调了成员国商标保护规则,成为中国企业解决拉美商标抢注侵权问题的重要且有效的补充方式,为企业突破维权困境提供了关键法律依据。
一、泛美公约及其异议、撤销制度简介
泛美公约英文全称为“General Inter-American Convention for Trademark and Commercial Protection”[2],由美国和拉美18个国家的政府代表签订,并于1930年04月02日正式生效。顾名思义,该公约是一项关于商标和商业保护的区域性公约。该公约成员国包括:美国、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭、厄瓜多尔、乌拉圭、多米尼加、智利、巴拿马、委内瑞拉、哥斯达黎加、古巴、危地马拉、海地、哥伦比亚、巴西、墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯。
泛美公约第07条明文规定了基于该公约对在该公约任一成员国的在后商标申请提异议的制度,异议人基于该公约的相关法律规定对在后申请商标提出异议须满足两个条件,即:(1)异议人需要在任一公约成员国有在先商标注册;(2)申请人在申请或使用侵权商标前,已经知晓异议人在公约成员国内商标权的存在。如无法满足上述要件,则异议理由很难被支持。
泛美公约还对撤销已注册商标做出规定。其第08条的核心内容与第7条相仿,即针对在公约成员国已经注册的商标,撤销申请人可以基于该公约的规定对其提出撤销,同样也须要满足两个条件,即:(1)撤销申请人已经在公约其他成员国对该商标有在先注册;(2)被撤销商标的注册人在申请该商标前,已经知晓撤销人在公约成员国内商标权的存在,或撤销申请人在该商标申请日之前已经将带有该商标标记的商标指定商品在该成员国进行了销售,商品在该成员国内已进行了流通。
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在该案中,古巴卡斯特罗政府国有烟草公司(以下简称“古巴国有烟草公司”)最早于1969年09月29日在古巴申请“COHIBA”商标,商品为第34类“烟草;雪茄”,并于1972年05月31日注册。古巴国有烟草公司于1982年开始,向古巴国外出口和销售该品牌的“雪茄”,但因为美国的贸易禁运问题,无法销往美国。在此期间,美国特拉华州一家烟草公司General Cigar Co., Inc.(以下简称GC公司)开始在多米尼加共和国生产雪茄,并以“COHIBA”品牌在美国销售,后于1981年和1995年在美国注册了这两件涉案商标。
古巴国有烟草公司于1997年01月15日对以上两件商标提出撤销申请,主要撤销理由即泛美公约第08条,其主张在古巴的在先商标权,同时证明被撤销人GC公司在美国注册申请以上两件商标前已经知晓其商标的存在,提到的理由和证据为1)古巴总统菲德尔·卡斯特罗在20世纪70年代向美国人民赠送了国务委员会购买的“COHIBA”牌雪茄;2)古巴政府机构向美国人民赠送了“COHIBA”牌雪茄;3)古巴驻纽约和华盛顿特区外交使团在招待会上向美国人民赠送了“COHIBA”牌雪茄,时间都在GC公司申请以上两件涉案商标之前,因此这两件商标撤销案完全满足泛美公约第08条的规定,应予以支持。
由于案件涉及民事侵权纠纷等问题,上述撤销请求曾于1998年中止,直至2015年10月才恢复审理。经历多年等待,2022年12月,美国TTAB基于泛美公约第08条的规定,裁定撤销GC公司的上述两件注册商标。
二、中国企业在异议、撤销程序中引用泛美公约解决抢注问题的可行性
中国企业在解决拉美地区国家,尤其是秘鲁、哥伦比亚、巴西、巴拉圭、智利、玻利维亚、厄瓜多尔等抢注高发国家的商标抢注案件时,一般需满足在相应国家在先注册或在先使用商标的条件。然而,从实际情况来看,由于商标注册成本和商标注册时间周期等因素,拉美国家往往并非中国企业开展商标布局的优先级国家,能够在上述国家将商标布局工作做到尽善尽美的中国企业并不多。同时,较多商标抢注行为先于中国企业的产品出口,在该国商标使用证据形成之前,这些抢注行为已经发生。在不满足在先注册或在先使用的情况下,中国企业难以援引这些国家的规则直接解决抢注问题。
在这种情况下,泛美公约作为区域知识产权保护公约,协调了成员国商标保护规则,成为中国企业解决拉美商标抢注侵权问题的重要且有效的补充维权方式,为企业突破维权困境提供了关键法律依据。
泛美公约第01条的规定,对于公约成员国以外的权利主体,如要基于该公约的规定对某成员国内的商标提异议或撤销,则需要满足在公约成员国内有居住要求的条件,即在任一公约成员国内有一个制造或商业机构或农业发展项目等。
2025年07月01日,秘鲁国家竞争和知识产权保护局(INDECOPI)在对第45602-2023号“6.3”商标异议案件的判决[4]中,针对异议人基于泛美公约第07条的异议理由予以驳回,不予支持。理由为异议人(香港公司)并非泛美公约成员国的权利主体,异议人没有提供其为在公约成员国有生产经营、商业经营或农业经营的居所的证据。后在异议上诉案件中,异议人补充提交了对应的证据材料,即在公约某成员国的子公司的营业执照复印件。之后,异议人该案主张获得支持[5]。
在此之前,笔者曾于2015年在处理中国青岛某公司秘鲁商标抢注案过程中,援引泛美公约第07条提出异议,并基于中国公司在美国注册的在先相同商标,最终获得支持。
三、实务建议
对于泛美公约第01条对公约以外权利主体基于该公约进行维权的居住条件要求,与大家熟知的马德里商标国际注册关于在其他成员国提交马德里注册申请对于权利人在该成员国的营业场所规定类似,即要求设有真实有效的工商营业所[6]。显然,这一条的规定是源于《巴黎公约》第二、三条[7]关于“国民待遇”原则的相关规定,对于联盟或公约以外的国民,则要求是在联盟、公约成员国一个国家的领土内设有住所或有真实和有效的工商业营业所。
对于上述居住条件规定,即在任一公约成员国内有一个制造、商业机构或农业发展项目,结合案例实践,中国企业需要满足以下具体条件,以达到实体经营的核心要求:
(1)中国企业在公约某成员国拥有固定的、非虚拟的办公地点、工厂、商店或仓库。一个简单的邮政信箱或代理机构地址通常不足以满足要求,需要雇佣了本地员工进行管理和运营,在当地有明确的组织结构和负责人。
(2)中国企业在公约某成员国的营业所从事的必须是其主营业务相关的活动,如生产、销售、服务提供、管理决策等,而不仅仅是“联络处”或“代表处”性质的简单联络工作。业务活动必须是稳定、持续的,而非一次性的或临时的项目;业务应在当地市场有实际交易、客户、供应商或合作伙伴。
(3)中国企业在公约某成员国拥有独立的银行账户、进行独立的会计核算,并在当地产生营业收入和支出。该营业所在当地是合法注册的商业实体(如子公司、分公司),并遵守当地的税务和商业法规。
在证明上述事实过程中,中国企业可以提供以下的证据材料:
(1)公司注册证明文件类:当地政府颁发的营业执照、公司注册证书。
(2)地址证明文件类:营业场所租赁合同、房产证明、带有公司名称和地址的公用事业账单。
(3)公司运营证明文件类:员工雇佣合同、工资单;本地采购或销售合同、发票、货运单据;当地银行的账户流水;宣传材料、网站截图(显示当地地址和业务);纳税记录或完税证明(强有力的证据);宣誓书或声明:由公司负责人签署的法律声明,详细描述营业所的性质、规模和活动。
在通过以上方式解决抢注问题过程中,中国企业还需要注意以下问题:
第一,在泛美公约19个成员国内,目前批准和生效的国家只有10个,即美国、秘鲁、海地、洪都拉斯、巴拿马、巴拉圭、尼加拉瓜、哥伦比亚、古巴和危地马拉。在尚未未生效的国家,基于公约提异议或撤销,则难以获得支持。
第二,该方式主要是通过证明中国企业在泛美公约成员国范围内有实体经营组织,由此援引成员国范围内的在先商标注册或使用证据,从而具备类似于公约成员国的“身份”要求,并取得提起异议或撤销的初步条件。在该情形下,中国企业还需要进一步满足公约规定的第二个条件,即涉案商标申请人在申请商标时已经知晓中国企业的商标在其他成员国实际存在。对于这一条件,中国企业一般很难提供证据直接证明。对此,根据笔者的经验,该情形下需要通过大量举证来推定商标申请人“知晓”,即提供商标大量宣传、使用、销售的证据,以及被撤销商标申请人的身份、活动等证据,证明该被撤销申请人应知、已知商标的存在。在笔者提到的秘鲁抢注等案中,中国企业通过举证进行“推定”的主张获得了支持。
四、结语
中国与拉美国家的经贸往来持续深化和显著提升,中国企业在拉美地区的遭遇商标抢注和侵权的问题也越来越严重。但是,解决商标抢注问题却困难重重。其中最常见的问题是在商标被抢注地没有在先权利,在抢注日之前也没有使用。既无在先权利,又无在先使用,这基本上是失去了解决商标抢注问题最有力的两个“着力点”。泛美公约作为知识产权国际保护在商标跨区域保护上的一种形式,即通过政府间国际组织制订多边国际公约,利用国民待遇、最惠国待遇、最低保护标准等原则,对区域各国内商标法律制度进行协调,建立相对统一的商标保护规则体系的一种体现,为拉美地区的商标保护提供了一种更为方便、有效的维权方式。中国企业在拉美地区解决商标抢注侵权问题上也多了一种维权方式。希望本文对中国企业在解决拉美地区商标抢注问题时有所帮助。
注释:
[1]数据来源于中国驻墨西哥合众国大使馆经济商务处,公布于中华人民共和国商务部网站。
[2] https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/10/10-04/oas_trademark.html
[3]2022 WL 17844056(TTAB,2022年12月20日)[判例];Cancellation No. 92025859
[4] RESOLUCIÓN Nº 3424-2025/CSD-INDECOPI
[5] RESOLUCIÓN N° 0469-2026/TPI-INDECOPI
[6] Article 1, (3) Shall be considered the country of origin the country of the Special Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment; if he has no such establishment in a country of the Special Union, the country of the Special Union where he has his domicile; if he has no domicile within the Special Union but is a national of a country of the Special Union, the country of which he is a national.
[7]《Paris Convention for the Protection of Industrial Property》Article 3: Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union.]
来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)
作者:徐红星 超凡知识产权资深国际商标代理人
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