李营营律师：员工利用仿冒手段“飞单”,属于侵犯商业秘密！

人民法院案例库：员工利用仿冒手段“飞单”，行为性质如何认定？

手段行为分别构成侵害商标权、侵害企业名称权，结果行为构成侵害经营秘密。

阅读提示：通过分析侵犯经营秘密纠纷案件中侵权主体的类型和侵权行为方式，我们发现，大约90%以上的案件中侵权主体为原告在职或者离职员工，该员工通过在员工工作过程中知悉的经营信息进行非法利用，截留原本属于原告的交易机会或者潜在交易机会。其中，在不少案件中，员工在实施侵权行为时会通过混淆原告与被告关联公司之间的关系，欺骗交易方误以为被告关联公司与原告公司存在某种联系，继而与之交易。此时，应当如何准确界定被告行为性质和应当承担的法律责任呢？本期，李营营律师团队根据多年来办理商业秘密案件的经验，结合人民法院案例库发布的一则典型案例，与大家分享员工侵犯经营秘密行为与结果定性问题。

裁判要旨：

企业高管通过使用与所在单位的注册商标相同的商标及与所在单位字号近似的字号等仿冒手段，将所在单位的特定业务“飞单”给他人的，其“仿冒”手段行为与“飞单”结果行为侵害了不同民事权利，应当对两者分别进行法律规制，即手段行为分别构成侵害商标权、侵害企业名称权，结果行为构成侵害经营秘密。

案情简介：

1.原告深圳市某贸易公司在中国大陆范围内享有G944420号等注册商标的独占许可使用权。案外人克莱某勒亚太投资有限公司（简称克莱某勒公司）于2012年5月向原告提供了采购车载数字电视盒产品的信息，同年7月提供了询价单、订购量、说明书、技术数据、时间安排以及联系人、合同磋商文本等信息，上述信息属于原告的商业秘密。被告仇某代表原告就上述业务项目与克莱某勒公司进行磋商，知悉上述商业秘密。

2.原告称，被告仇某在原告处工作期间又系被告上海市某贸易公司的股东、法定代表人，向该公司披露了涉案商业秘密，该公司使用涉案商业秘密，并通过仇某使用涉案商标、原告的电子邮箱、与原告“派某特”字号相近似的字号等手段，误导克莱某勒公司认为上海市某贸易公司与原告及涉案商标之间存在联系，从而与上海市某贸易公司达成了原本属于原告的商业交易，两被告共同构成侵害原告的商标独占许可使用权、企业名称权以及商业秘密。

3.2013年7月29日，原告提起诉讼，请求判令：两被告立即停止侵害原告商标权的行为，立即停止不正当竞争行为，停止使用含有“派某特”字样的企业名称，赔偿原告经济损失以及为维权支出的合理开支。

4.被告上海市某贸易公司、仇某辩称：上海市某贸易公司以自己名义与克莱某勒公司洽谈涉案业务，尚未签订正式合同，未生产任何产品，更未使用原告商标，故未侵害原告商标权。仇某在原告处从事管理工作，其使用原告商标的行为系职务行为，故未侵害原告商标权。原告的“派某特”字号无市场知名度、不为公众熟知，且上海市某贸易公司合法成立，该名称与原告的名称在行政区划、字号、组织形式上有区别，故未侵害原告企业名称权。上海市某贸易公司生产汽车配件，原告不生产车用产品，双方没有同业竞争关系，且原告在涉案业务发生前与克莱某勒公司无任何合作，不存在与克莱某勒公司有关的商业秘密，故未侵害原告商业秘密。

5.法院审理查明：法国派某特公司是涉案商标注册人，原告深圳市某贸易公司系涉案商标在中国的独占许可使用人。被告上海市某贸易公司股东为被告仇某等三人，仇某担任法定代表人，变更申请材料由仇某签名。2011年11月21日，原告、仇某签订《劳动合同》，约定：仇某担任原告的区域商务经理，负责经营管理工作，在合同期内不得截流原告的业务机会或者企图说服供应商、客户不与原告发生业务，2013年1月1日起兼任原告上海分公司的区域商务经理。

6.法院审理查明：2012年5月3日，克莱某勒公司向仇某发送“Parrot”采购车载数字电视盒及其天线、软件、组件等产品的需求信息。次日，仇某将该信息转发给上海市某贸易公司，要求跟进此事。就上述采购事宜，仇某与克莱某勒公司多次洽谈，在电子邮箱地址、电子邮件文本、合同磋商文本等中突出使用了涉案商标，并使用了“Parrot S.H.Co.Ltd”、“parrot中国”、“Parrot”等字样的企业名称，该企业的地址与原告上海分公司的地址十分接近。在上述过程中，克莱某勒公司向仇某提供了采购询价单、订购量、说明书、技术数据、时间安排、联系人信息、合同磋商文本等具体材料。在克莱某勒公司选定“Parrot”品牌为供应商后，仇某提交了上海市某贸易公司为供应商的合同，双方随后签订合同，上海市某贸易公司由此取得合同款项157万余元。

7.2013年7月，克莱某勒公司因上海市某贸易公司迟迟未能履行合同而向法国派某特公司问询，导致案发。克莱某勒公司确认因法国派某特公司的“Parrot”品牌车载通信产品在全球享有知名度，故向该公司的在华机构即原告采购，但仇某误导其签订涉案合同。

8.2014年4月18日，上海市浦东新区人民法院一审判决：两被告于判决生效之日起立即停止侵害原告的G944420号、G650645号、G947073号注册商标独占许可使用权，立即停止对原告的不正当竞争行为，停止使用含有“派某特”字样的企业字号，于判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失（含合理费用）40万元。宣判后，两被告以一审事实不清、法律适用错误为由提出上诉。

9.2014年8月27日，上海市第一中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。

案件争议焦点：

两被告行为是否侵犯原告权利？

法院裁判观点：

（一）被告仇某为了非原告利益使用原告商标，不正当履职，侵害原告的商标独占许可使用权。

法院认为，根据《中华人民共和国商标法》（2001年修正），未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于商标侵权行为。仇某基于原告区域商务经理的身份，有权在为原告的商业活动中使用涉案商标，但其为了其系股东、法定代表人的上海市某贸易公司的利益，将涉案商标使用于上海市某贸易公司与克莱某勒公司的商业活动，不属于正当履行职务的行为，故两被告构成侵害原告的商标独占许可使用权。

（二）两被告故意修改原告字号，使得交易方误认为被告公司系原告而与其发生交易，故两被告构成侵害原告企业名称权的不正当竞争。

法院认为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。在企业名称发生冲突时，应当根据诚实信用、公平竞争和保护在先权利的原则进行调整。涉案车载数字电视盒属于无线通信产品、车用电子产品，原告与上海市某贸易公司均经营上述商品，双方存在同业竞争关系。仇某在获悉涉案业务信息后，为截取该业务而变更上海市某贸易公司的原名称，意欲变更登记与原告“派某特”字号相同的字号，实际变更的字号与原告“派某特”字号仅一字之差，两者读音、字体近似，且“派某特（Parrot）”品牌在车载通信产品行业具有一定知名度，而上海市某贸易公司的英文企业名称“Parrot S.H.Co.Ltd”中的字号以及简称“parrot中国”“Parrot”中的字样与原告的英文字号“Parrot”相同，双方的地址十分接近，足以导致相关公众对上海市某贸易公司与原告产生混淆，使得克莱某勒公司误认为上海市某贸易公司系原告而与其发生交易，故两被告构成侵害原告企业名称权的不正当竞争。

（三）被告仇某披露行为、被告上海市某贸易公司使用行为，构成侵害原告经营秘密的不正当竞争。

法院认为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第三款的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。原告主张保护的经营信息为克莱某勒公司提供的缔约信息、询价单、说明书、技术数据、时间安排、联系人信息、服务协议磋商文本等，上述信息由克莱某勒公司针对特定业务发送给原告，他人无法从公共渠道获得，具有非公知性，且能够给原告带来商业利益，具有实用性，原告亦通过《中华人民共和国劳动合同》对其经营过程中获悉的商业信息采取了保密措施，故属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第三款规定的经营秘密。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第一款的规定，经营者不得违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。第三人明知或者应知前述违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。仇某违反原告的保密要求向上海市某贸易公司披露了涉案商业秘密，上海市某贸易公司明知仇某的违法行为但仍积极使用涉案商业秘密，故两被告构成侵害原告经营秘密的不正当竞争。

（四）被告仇某与上海市某贸易公司有共同侵权故意，应承担连带责任。

法院认为，根据《中华人民共和国侵权责任法》第八条的规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。仇某既是原告的区域商务经理，又是上海市某贸易公司的法定代表人和经理，利用担任原告区域商务经理的职务便利，为谋取上海市某贸易公司的利益，将本应属于原告的商业机会“飞单”至上海市某贸易公司，上海市某贸易公司在明知上述事实的情况下积极与克莱某勒公司洽谈，并实际获得该商业机会，故两被告具有共同侵权的故意，分工合作实施侵权行为，主观过错严重，构成共同侵权，应当承担连带责任。

综上，上海市浦东新区人民法院一审判决：两被告于判决生效之日起立即停止侵害原告的G944420号、G650645号、G947073号注册商标独占许可使用权，立即停止对原告的不正当竞争行为，停止使用含有“派某特”字样的企业字号，于判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失（含合理费用）40万元。宣判后，两被告以一审事实不清、法律适用错误为由提出上诉，后二审法院维持一审判决。

案例来源：

《深圳市某贸易公司诉上海市某贸易公司、仇某侵害商标权纠纷案》[案号：(2014)沪一中民五(知)终字第82号]

实战指南：

一、在职员工飞单的行为，很可能同时侵犯任职单位商标权和经营秘密，造成双重侵害后果，承担双重侵权责任。

商标层面，在职员工在单位任职期间，基于该员工的工作需要和岗位特征，可能会发生有权为了单位经营活动使用商标的情况。因此，在员工通过混淆关联公司与所在单位关系以获得商业机会的情况下，法院一般会优先审查员工实施混淆行为的具体过程，以及该过程中是否存在利用/仿冒原告商标的情况。如果存在，在职员工该行为将被认定为不正当履职行为，该员工与关联公司很可能构成侵害所在单位的商标权。

二、法院审查与员工合谋截取商业交易机会的公司行为合法性的过程和规则。

在审查与在职员工共同实施获取任职单位商业机会的公司行为合法性时，法院会从该公司成立时间、股权结构、经营范围、业务来源、业务获取方式和业务订立过程这几个角度进行逐一审查，根据我们办理大量类似案件的经验，如果公司以侵权为目的设立，那么业务来源具有单一性特征，即主要依靠特定人员以特定形式、利用知悉特定主体的相关经营信息抢夺该特定主体业务机会。需要注意的是，如果该公司获取业务过程中使用了与该特定主体相似相仿的字号商标，将会被认定为交易机会获取方式具有不正当性。至于是否构成混淆行为，则要看该字号、商标的知名度，如果构成知名商标字号，则可能同时构成混淆行为，继而构成不正当竞争行为。

三、在职员工里应外合抢单位的资源，极易祸起萧墙，引火烧身。

在侵犯商业秘密认定方面，公司员工在单位任职期间，设立同类经营业务公司并担任相关职务，这一行为本身具有可责性。根据我们办理类似案件的经验，该同类经营业务公司一旦与该员工所在单位的客户或者潜在客户进行交易，一般推定该公司通过员工获取了员工所在单位的经营信息，以及推定该员工在该公司对外交易过程中不当使用了所在单位的经营信息，除非该公司能够证明商业机会获取全过程与员工、员工所在单位无关。否则，该员工与该员工所设立并担任职务的同类经营业务公司将一并被认定为具有共同侵权故意，进而判定共同承担侵权责任。

专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所律师，高级企业合规师，毕业于中国社会科学院，民商法硕士（公司法方向），拥有证券从业资格，专注于与技术相关的争议解决和保护、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件。李营营律师深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密民刑案件、与技术相关的合同纠纷）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理多起客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理的多起被告客户成功争取法院判定不构成侵权的胜诉结果，代理多起被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、成功争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理多起被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系。截至目前，李营营律师在“法客帝国”“民商事裁判规则”“保全与执行”等公众号发表与技术、商业秘密、公司实务、保全与执行等话题相关专业文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院转载，广受业内人士好评。李营营律师团队一直致力技术保护和与技术有关的争议解决，多年来深入研究技术委托开发合同、技术合作开发合同、技术转化合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同、技术服务合同、技术培训合同、技术中介合同、技术进口合同等与技术合同相关的争议解决，在该特定领域内发布了数百篇专业文章，对技术合同纠纷案件有扎实并深入的研究，熟悉该领域内常见、多发的问题和争议焦点，熟悉法院实务裁判规则，擅长拟定各类技术合同，能够迅速精准识别合作的风险和合同漏洞，可以协助开发方或委托方提前控制好法律风险，提供风险应对方案、及时解决风险，推动技术项目安全高效运行。2022年，李营营律师结合多年来办理大量执行审查类相关业务的经验，以真实案例为导向，对各种业务场景下的主要法律问题、典型裁判规则、风险应对策略和解决方案建议进行类型化汇总和归纳，合著出版《保全与执行：执行异议与执行异议之诉实战指南》。接下来，李营营律师团队会陆续出版商业秘密实战的相关书籍、技术合同纠纷实战指南、不正当竞争实战的相关书籍、知识产权犯罪的相关书籍。