当中国专利、海外专利都想拿时,很多人会选择一种“自认为稳妥”的做法:
先申请中国专利,并为了加快授权选择提前公开;
再在中国专利的优先权期限(12个月)内,直接翻译中国专利后递交到海外。
但他们不知道的是——这个做法很容易让海外专利申请失败。
明明是两种很常见的习惯操作,怎么会有问题?
知产观察力
习惯一:直接翻译中国专利递交海外
“虽然申请国家不同,但专利审查应该差不多吧?不就是看新颖性、创造性、实用性吗?”基于这样的认识,很多国内企业申请海外专利时,直接把中国专利翻译一下就递交了。而且,有些人也确实拿到了海外授权。
但问题在于——中外审查虽然都是围绕专利三性,它们在具体的审查标准、尺度、习惯上,却存在很大差异。
比如,中美最大的差异是客体问题的审查力度。特别是生化材和IT领域,有很多国内没问题的专利,到了美国却总卡在101(客体)问题上过不去。
关于中美客体问题审查差异,点击阅读:
欧洲跟中国在撰写要求上也有很大区别。在中国,只要权利要求的特征能在说明书中被“唯一推导”出来,一般就没问题;但在欧洲,如果说明书中缺少原文支持,就可能被认为“支撑不足”。
正因如此,颇有一些申请人在海外吃到的是“闭门羹”,甚至很多拿到了国内授权的也没能幸免。
所以,“直接翻译”并非一定拿不到海外授权,但失败风险确实不小。考虑到一个海外专利成本动辄好几万,即使失败概率只有40%,对申请人来说也挺严重的。
正确做法 | 先改写,再翻译递交
直接翻译确实速度快,但结果往往不稳。
更稳妥的做法是:递交海外专利前,先对CN文件进行评估和改写。
先评估:主要是预测申请在海外可能遇到什么风险?比如美国101(客体问题)、102/103(新颖性/创造性)、112(支撑问题)风险;
再改写:针对评估发现的风险,对申请文件进行针对性修改。对于原申请存在的问题,很可能需要加入新的内容才能符合海外审查要求。
点击了解更多详细做法:
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习惯二:提前公开中国专利
申请中国专利时,代理所询问“是否提前公开”时,申请人通常会毫不犹豫选择“提前公开”——能缩短审查周期,更快拿到结果,符合大多数情况下的需求。
久而久之,“提前公开”成了中国专利的习惯性操作。
但如果你有海外申请计划,就要小心了。
中国专利提前公开,海外专利到底有什么风险?
这就又回到了“直接翻译”这个习惯,前面说过——为了海外申请更稳妥,递交海外前,可能要先对中国申请文件进行改写。尤其在应对美国102/103、101问题时,往往要在中国基础上增加新的技术内容。
但按照优先权规则——这些新增内容是不享受国内申请的优先权的,它们的申请日不是优先权日。
所以很可能出现这种情况——提前公开的中国发明专利可能6个月就公布了,而你随后才将修改的海外申请文件递交海外。这时,风险就出现了:提前公开的中国专利可能会成为新增内容的现有技术,影响审查员对新创性的判断。
点击了解更详细的风险解读:
正确做法 | 公开时机要选好
如果你有申请海外专利的计划,哪怕只是想法,也不要着急公开中国专利,甚至要提醒国内代理机构——递交时不要选择提前公开。
知产观察力
更多的话
其实,你能否意识到这两个习惯性操作的问题,归根结底取决于,你是否真的了解怎么申请海外专利?是否清楚中外专利的审查差异?
如果你知道要从海外审查角度去优化申请文件,自然就能意识到自己的中国专利有成为现有技术的风险。
而海外专利申请的“门道”,远不止这一点。
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