康信视点 | 收藏！提升专利复审修改通过率的“隐藏法则”

作者 | 徐丽华 北京康信知识产权代理有限责任公司

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序。 复审程序中，在提出复审请求、答复复审通知书或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。 但是，所作修改应当符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十六条的规定。

《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。

《专利法实施细则》第六十六条规定：“请求人在提出复审请求或者在对国务院专利行政部门的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷”。

由此可见，在复审程序中，申请人通常不享有对专利申请文件进行主动修改的权利，而是修改的内容和范围受到一定的限制。根据《专利法实施细则》第六十六条的规定，复审请求人对专利申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定：

01

修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。

02

将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。

03

改变权利要求的类型或者增加权利要求。

04

针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。

也就是说，鉴于复审程序的特殊性，在复审程序中对专利申请文件进行修改除了需要遵循《专利法》第三十三条对专利申请文件修改的一般规定之外，还应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷，而不能随意修改或添加内容。

需要注意的是：

01

对于上述情形1

需要将复审程序修改后的权利要求与驳回决定针对的权利要求进行比较，而不是与原始提交的权利要求进行比较。如果在复审程序中修改后的权利要求的保护范围大于驳回决定针对的权利要求的保护范围，即使对专利申请文件的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，上述修改也不符合《专利法实施细则》第六十六条的规定。

02

对于上述情形2

需要将复审程序修改后的权利要求与驳回决定针对的权利要求进行对比，判断修改后的权利要求与驳回决定针对的权利要求之间是否具备单一性，而不是判断修改后的权利要求之间是否缺乏单一性。如果复审程序修改后的权利要求与驳回决定针对的权利要求之间不具备单一性，则上述修改不符合《专利法实施细则》第六十六条的规定。

03

对于上述情形3

如果申请人在提交复审请求或答复复审通知书时将产品权利要求修改为方法权利要求或者将方法权利要求修改为产品权利要求，或者主动增加新的权利要求，则上述修改不符合《专利法实施细则》第六十六条的规定。然而，如果申请人为了克服驳回决定中指出的因上下位概念并存导致的不清楚问题，从驳回决定针对的权利要求中删除了下位概念的特征并且将删除的下位概念的特征限定在新的权利要求中，这种情况虽然导致权利要求的数目增加，但是上述修改仍然是允许的，符合《专利法实施细则》第六十六条的规定。

04

对于上述情形4

如果申请人在提交复审请求时对驳回决定中未被指出任何缺陷的权利要求进行修改，则上述修改不符合《专利法实施细则》第六十六条的规定，除非修改其中明显的文字错误或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

在复审程序中，如果复审请求人提交的修改的申请文件不符合《专利法实施细则》第六十六条的规定，则合议组一般不接受该修改，而是对之前可接受的文本进行审查，这样可能会导致复审请求人浪费了一次修改机会。因此，为了避免上述问题，需要复审请求人在复审程序中对申请文件进行修改时严格遵循《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定。

为了更好地理解复审程序中对申请文件修改的相关规定，在下面，笔者通过一个具体的案例进行分析和讨论，希望能够为申请人和代理师在复审程序中修改申请文件时提供一些参考和帮助。

案例

原始提交的权利要求：一种用于治疗癌症的组合物，包含化合物A。

驳回决定针对的权利要求：一种用于治疗癌症的组合物，包含化合物A和赋形剂。在驳回决定中，审查员认为该权利要求相对于对比文件1不具有创造性。

提交复审请求时的第一种修改方式：一种用于治疗癌症的组合物，包含化合物A。

提交复审请求时的第二种修改方式：包含化合物A和赋形剂的组合物在制备用于治疗癌症的药物中的用途。

对于提交复审请求时的第一种修改方式，将修改后的权利要求与驳回决定针对的权利要求进行比较可以看出，相比于驳回决定针对的权利要求，复审请求人从驳回决定针对的权利要求中删除了技术特征“和赋形剂”，由于按照第一种方式修改后的权利要求的技术方案明确地记载在原始提交的权利要求中，因此，第一种修改方式并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合《专利法》第三十三条的规定。然而，按照第一种方式修改后的权利要求的保护范围大于驳回决定针对的权利要求的保护范围，即，按照第一种方式修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围，这种情况并不属于为了消除驳回决定或者合议组指出的缺陷进行的修改方式，因此，第一种修改方式不符合《专利法实施细则》第六十六条的规定。

驳回决定针对的权利要求要求保护一种用于治疗癌症的组合物，属于产品权利要求。对于按照第二种方式修改后的权利要求属于物质的制药用途权利要求。复审请求人为了克服创造性问题在提交复审请求时将产品权利要求修改为物质的制药用途权利要求，按照这种方式修改的权利要求虽然符合《专利法》第三十三条的规定，但是这种修改方式明显改变了权利要求的类型，而实审部门并未对物质的制药用途表达过任何实质性意见，因此，不允许复审请求人在提交复审请求时将产品权利要求修改为物质的制药用途权利要求。针对这种情况，申请人和代理师在提出复审请求或者答复复审通知书时要避免将产品权利要求修改为物质的制药用途权利要求。将用于治疗疾病的产品权利要求修改为物质的制药用途权利要求在实审阶段是很常见的修改方式，但是这种修改方式在复审阶段却是不允许的，这一点尤其需要注意，容易被大家忽视。

上面笔者通过一个案例对复审程序中修改申请文件的相关规定进行了分析，供申请人和代理师进行参考，希望申请人和代理师能够从中略见一斑，充分了解复审程序中对申请文件修改的相关规定，慎重考虑复审程序中对申请文件修改的方式，准确把握复审程序中对申请文件修改的原则，避免浪费修改机会。在实际操作过程中，在复审程序中对申请文件修改的情况可能会错综复杂，需要申请人和代理师根据具体情况灵活调整修改策略，谨慎选择修改的方式和内容，以确保修改后的内容符合《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定。

综上所述，在复审程序中合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务，因此，在复审程序中对申请文件进行修改时存在一定的限制，除了需要遵循不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的一般规定之外，还应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷，不能相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围，不能将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求，不能改变权利要求的类型或者增加权利要求，不能针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。

本文仅是笔者在实践中的一些体会，仅起抛砖引玉的作用，希望能够为读者提供一些帮助，如有不妥之处，欢迎多加指正。

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（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）