诌议专利侵权诉讼维权目标专利选择因素

权利人在正式启动法律维权行动前，结合诉讼目的科学合理地选定维权目标专利是不可或缺的重要环节。本文试图从当前专利侵权诉讼司法实践角度，分析专利侵权诉讼维权目标专利选择考量因素。

作者 | 吴恙 党丽 北京市集佳律师事务所

编辑 | 布鲁斯

专利制度自13世纪诞生之初即被赋予垄断属性，用于奖励技术创新，保护生产力水平提升。历经时代发展，至20世纪后期，发达国家为维护巩固其依靠技术优势所建立的国际领先地位，通过《巴黎公约》及《TRIPs协定》等国际协约，逐步强化对于专利权的保护，弱化专利反垄断等手段的制约。[1]专利制度通过“技术公开换取法律保护”的形式，对专利限定的技术方法的营利性实施行为在一定期限内进行限制，而专利权垄断性为权利人所带来的限制竞争优势往往能够影响市场份额，进而兑现其财产价值。随着我国专利制度以及市场经济的发展，越来越多的市场主体逐渐重视专利权所带来的商业竞争效益，通过专利侵权诉讼或行政投诉等法律行为维护自身合法权益，具有社会影响力的典型案例纷纷登台。而权利人在正式启动法律维权行动前，结合诉讼目的科学合理地选定维权目标专利是不可或缺的重要环节。由此，本文试图从当前专利侵权诉讼司法实践角度，分析专利侵权诉讼维权目标专利选择考量因素。

一、专利侵权诉讼的目的

在经济学理论上，技术有时会被看作公共产品，它可以同时为多数人占有，且在扩大占有人数的过程中复制该公共产品的边际成本无限趋近于零，因为该产品的表现形态完全可以采取公开信息的状态。基于这种状况，如若社会对于新技术的使用不加以任何限制，在市场上跟随或者模仿其他技术者的生产成本必然较低。长此以往，将导致大量不公平竞争现象，从而破坏良好的社会经济秩序。[2]知识产权是基于创造成果和工商业标记依法产生的专有权利，专利权是创造者基于其智力劳动成果，依法赋予其在技术营利性实施方面具有垄断性质的权利。专利权相较于普通的财产权同样具有使用、转让、收益、处分的功能，也同样具有经济属性。而权利人在兑现专利权的商业经济价值时，除了使用、许可、转让等方式以外，针对相关侵权行为通过民事诉讼途径维护其自身合法权益也是实现其经济效益的主要方式。

在专利侵权诉讼中，权利人期望通过诉讼程序实现的直接目的主要包括：第一，及时有效地制止侵权人的侵权行为，控制侵权损害结果；第二，赔偿权利人因侵权受到的实际损失以及为制止侵权所支付的合理费用。而在行业竞争激烈、技术创新层出不穷的市场环境之下，权利人通过专利侵权诉讼能够实现停止侵权和赔偿损失的直接目的以外，因专利侵权诉讼而带来的潜在市场竞争影响，排除竞争的效果等同样也是实务中权利人所期望达成的重要目的。

在当前市场竞争环境中，专利权人通常会采取以下方式实现商业预期目的。第一，在招投标过程中专利权人通过异议（质疑）/投诉、诉讼、仲裁等方式降低竞争对手的竞争力，从而影响招投标结果。第二，在竞争对手首次公开募股（IPO）关键时间节点提起专利侵权诉讼从而影响上市进程。在歌尔股份与敏芯股份的系列纠纷中，歌尔股份在敏芯股份递交科创板IPO申请之后以及过会之前等关键时间节点，分别对其发起了专利侵权诉讼、专利无效宣告以及专利权属诉讼。在歌尔股份的专利狙击下，敏芯股份科创板IPO上市审议被取消。[3]第三，在竞争对手关键市场销售节点通过诉讼禁令影响市场推广及运营。在石头科技与追觅科技的专利侵权纠纷中，追觅科技通过泉州中院的裁决获得了针对石头科技相关扫地机器人产品的诉前行为保全（临时禁令）。即便最高人民法院其后撤销了该禁令，但因错过六一八大促活动，石头科技相关产品销售额仍然因此受有影响。[4]

不难看出，正是专利制度所赋予权利人在技术营利性实施方面的垄断权益，以及当前司法实践环境对于侵权行为的制裁所带来的商业市场影响，专利侵权诉讼已逐渐成为权利人兑现创新成果的经济价值，实现智力创造所形成的竞争优势的重要手段。

二、筛选维权专利的前期准备工作

《专利法》第十一条[5]明确了侵犯专利权的行为类型，以及权利基础的要求。据此，在正式进入维权专利的筛选工作之前，主诉方需要完成的前期基础准备工作包括：第一，明确被诉主体及关联主体；第二，明确被诉行为及事实；第三，初步筛选匹配的专利。

第一，主诉方在诉前应当明确具体的被诉主体及关联主体。主诉方通常是在已初步知悉相关侵权事实的存在，或基于实现特定商业目的的背景下启动诉前准备工作，因此需要进一步基于相关事实及战略目的确定被诉主体的范围。比如基于反制境外相关诉讼的目的，而被诉主体为跨国运营集团企业的，主诉方需要在国内针对该集团提起专利侵权诉讼时，需要全面地调查该集团企业在中国的相关主体，包括股权关系，注册地址，经营业务范围及在华业务开展模式等信息。经过充分的尽调后选择合适的被诉主体的范围，避免在后续诉讼中管辖及送达等程序存在瑕疵，从而影响整体诉讼进程。

第二，主诉方在诉前应当明确具体的被诉行为及事实。调查被诉侵权行为及事实应当是一项贯穿于整个诉讼周期的工作，但诉前高效准确的侵权行为及事实调查工作能够为后续的诉讼活动奠定坚实的基础。在已明确被诉主体的基本范围的背景下，主诉方可以按照被诉方的经营业务范围逐步排除存在侵权可能的相关产品或方法；亦可以在已明确目标专利的情形下，结合专利技术领域逐步梳理存在侵权可能的相关产品或方法。需要注意的是，主诉方在持续开展的调查工作时应当注意及时地完成证据保全工作，避免出现证据灭失或丧失取证可能性的窘迫局面。

第三，主诉方在诉前应当初步圈定合适的维权专利范围。在明确被诉行为后，主诉方应当基于该事实从受其控制的专利池中初步圈定大致的专利范围，类似于专利自由实施检索分析（FTO）中初步筛选主题匹配的专利。即，基于侵权事实的技术类型排除掉关联性较低的授权专利，并且结合技术关联度以及技术类型进行初步分类分批。在实务中，若主诉方技术实力雄厚，知识产权运营得当，基于长期的专利挖掘及布局，其专利池可能已形成一定规模，往往拥有数千件乃至上万件授权专利。尤其是以集团形式运营的商业主体，其控股公司及关联主体均具备研发能力，集团能够管理控制的相关专利数量会更为庞大。由此，在正式进入维权专利筛选工作之前初步圈定合适的专利范围，能够有效地提升诉讼准备工作的效率，有益于诉讼开支的合理规划及时间管理。

需要注意的是，明确被诉主体，被诉行为及专利初步筛选等诉前准备工作并不存在严格的顺序关系，主诉方可以根据所面临的现实情况灵活调整。比如NPE主体在诉前往往已有明确的目标专利，因此NPE通常会基于目标专利的保护范围寻找被诉侵权行为线索进而锁定被诉主体。

三、筛选维权专利的主要考量因素

（一）初步侵权比对分析

在专利侵权诉讼中，侵权行为及事实的认定是亘古不变的核心争议焦点，也是权利人需要履行的举证义务，因而权利人在正式提起维权诉讼之前，初步侵权比对分析是筛选目标专利至关重要的考量因素，也是进一步衡量其他考察要素的前提条件。《专利法》第六十四条第一款明确规定了保护范围以权利要求为准，说明书及附图用于解释权利要求。专利侵权比对的客体，是涉案专利的权利要求与被诉侵权技术方案，比对分析不应使用专利产品作为依据，而是以专利文本所记载的内容为准。基于在先已初步明确被诉行为和事实，以及初步圈定的备选维权专利池，主诉方可以根据专利侵权认定规则逐一分析备选专利。

在司法实践中，法院在认定侵权产品或方法是否落入专利权的保护范围时，会依据全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则、捐献原则等规则进行认定。主诉方在前期进行初步侵权比对分析时主要依据全面覆盖原则和等同原则，可以在初步明确存在侵权可能性后再依据禁止反悔原则和捐献原则分析相关专利的实际保护范围。主诉方可以参考下列顺序逐步完成侵权比对分析工作。

第一，基于独立权利要求排除明显不侵权的专利。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。因此，基于全面覆盖原则应当分析侵权技术方案是否包含目标专利任意一项权利要求的全部技术特征，若包含某一权利要求的全部技术特征即可认定其落入该专利权的保护范围；若侵权技术方案缺少一个或者一个以上的技术特征时，则不落入该专利权的保护范围。独立权利要求是从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，从属权利要求是对其引用部分的附加技术特征。因此独立权利要求的范围大于其从属权利要求，主诉方在前期分析时可以基于备选专利的独立权利要求进行第一轮侵权比对筛选，剔除明显不侵权的备选专利。

根据全面覆盖原则分析侵权比对技术特征相同存在一定障碍时，主诉方还应当考虑通过等同原则进行判断。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2020修正)》第十三条第二款[6]的规定的等同特征，等同特征的认定主要在于分析以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。需要注意的是，在前期分析时认为侵权技术方案存在等同可能性的，应当明确标注，与相同特征相区分，以便后续进行综合分析。

第二，存在侵权可能性的目标专利完成全面比对分析。依据全面覆盖原则和等同原则对备选专利完成初步筛查工作后，对于存在侵权可能性的目标专利应当基于其他从属权利要求完成全面分析比对工作。

首先，逐一分析目标专利的所有权利要求，能够通盘掌握与侵权技术方案的比对情况。在提起专利侵权诉讼时，法院通常会要求主诉方明确所主张的保护范围。因此，在前期分析时应当对目标专利所有权利要求进行比对，起诉时明确权利基础，排除明显不存在侵权可能性的权利要求。

其次，全面分析目标专利的所有权利要求易于后续侵权证据保全工作的开展。实践中，在前期分析阶段主诉方所掌握的侵权技术方案相关信息通常不够充分，部分特征难以进行判断，需要结合其他表象或验证方法进行侧面推定，或者因证据存在形式性缺陷难以作为诉讼证据提交，往往需要补充保全侵权证据。因此，充分分析全部权利要求能够在后续开展证据保全工作时“有的放矢”，针对性地进行证据收集，技术方案测试及验证工作。需要注意的是，建议主诉方在完成侵权证据保全工作之后，结合取证事实对前期已完成的侵权比对结论进行验证排查，以避免前期分析结论与取证内容所反映的客观事实存在出入的情形。

最后，详细分析目标专利的所有权利要求能够为后续专利稳定性分析工作明确范围。专利稳定性分析同样需要围绕目标专利权利要求进行检索分析以及判断，基于前期各项权利要求侵权比对结论，可以将明确不侵权的从属权利要求排除出稳定性分析的范围，合理规划检索方向避免不必要的资源浪费。同时，通盘分析全部权利要求侵权比对与专利稳定性分析相结合，能够为后续专利无效答辩工作提前做好应对预案。布局合理的从属权利要求能够显著提升目标专利的稳定性，经过专利稳定性分析一旦判断独立要求要求的稳定性存在风险，从属权利要求则是维持权利稳定有效的后备阵地。在专利无效宣告程序中，权利人可以通过删除、合并和进一步限定的方式修改权利要求，以增强相关专利的稳定性。因此，前期明确从属权利要求的比对情况能够为后续“专利无效宣告战争”中先行规划逐步撤防的滩头阵地，有备而无患。

第三，排除权利要求保护范围的瑕疵风险。主诉方在经过前期分析，基本明确备选专利后还应当基于禁止反悔原则和捐献原则等进一步核实备选专利权利要求保护范围可能存在的瑕疵。禁止反悔原则要求主诉方不得将已明确放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中再次主张已放弃的内容为专利保护范围。捐献原则要求主诉方不得将说明书或者附图中记载而未写入权利要求的技术方案，纳入专利权的保护范围。

（二）侵权证据取证难度

“举证难”是目前专利侵权诉讼普遍存在的显著问题。即便《专利法》第六十六条[7]规定了对于涉及新产品方法专利侵权纠纷案件的举证责任倒置规则，但是主诉方仍然需要提供证据证明被控侵权方案落入或者有极大可能性落入涉案专利的保护范围，才能认为其完成了初步证明义务，进而举证责任向被告转移或举证责任倒置。据此，在诉前分析筛选专利的阶段，主诉方依旧需要基于权利要求所保护的技术方案，结合保全侵权行为及事实的难易程度，综合判断获取侵权证据的难度，作为筛选分级维权目标专利的重要考量因素。

考量专利权利要求所保护的技术方案属于“显性”或“隐性”，分辨的核心标准在于判断所涉技术方案是否易于进行侵权比对分析。主诉方可以通过衡量所保护的技术特征从客观物理层面是否直观体现，是否无需经过反向工程或技术测试手段即可辨别等因素进行判断。考量保全侵权行为的难易程度，核心标准为站位社会公众、普通消费者、一般交易相对方的角度，接触获取到侵权行为及其线索所需付出的人力、物力及时间成本。基于前述判断因素，侵权证据的取证难度由易到难大致可归纳为以下情形：

第一，保护范围为“显性”技术特征表象的专利，侵权行为容易固定的。比如，“手持淋浴喷头外观设计专利侵权案”[8]，涉案外观设计专利名称为“手持淋浴喷头（NO.A4284410X2）”，本案侵权产品为市售的淋浴喷头卫浴产品。涉案专利所保护的外观设计能够基于简单观察即可进行侵权比对，而侵权产品同样属于普通消费者能够轻易获取的公开销售终端产品。由此可见，在涉及外观设计专利侵权案件中，侵权证据的取证难度相对较低。

第二，保护范围为“显性”技术特征表象的专利，侵权行为难以固定的。比如，在作者代理的涉及盾构机设备专利侵权系列纠纷中，涉案专利所涉及的技术方案为盾构机及TBM设备中相关部件的机械结构及装配连接关系，通过观测设备实物或结合设备图纸能够较为直观地进行侵权比对分析，属于“显性”技术特征专利。然而，盾构机及TBM设备通常应用于大型隧道掘进作业项目，销售价格通常以亿为单位，公证购买的可行性较低。同时，现有设备的实际取证环境复杂，普通社会公众难以接触，也难以通过公开渠道获取相关信息资料。由此，即便涉案专利的技术特征为“显性”，但因保全侵权行为不易开展，诉前取证工作存在一定难度。

第三，保护范围为“隐性”技术特征表象的专利，侵权行为容易固定的。比如，敦骏公司诉腾达公司专利侵权案[9]中，涉案专利名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”，该专利为方法类发明专利，涉及虚拟Web认证上网技术。该专利技术方案提出了一种用户设备、接入服务器、真正门户网站Portal_Server三者间基于虚拟Web服务器的强制登录认证网页（强制Portal）的方法，核心在于实现“重定向”功能。由此可见，该专利所保护的技术方案显然难以直观地通过简单观察对比即可辨别是否与侵权行为相同，属于典型的“隐性”技术特征。本案的被控侵权产品为无线路由器设备，面向社会公众公开销售，且公开销售渠道多样，主诉方能够轻易地通过网络销售平台以及线上实体商铺等渠道获取侵权产品并完成保全。虽然获取侵权产品较为容易，但由于涉案专利涉及“隐性”技术特征，因此主诉方仍然需要通过公证测试的方式，进一步证明被诉侵权产品的强制Portal过程与涉案专利保护范围相同。

第四，保护范围为“隐性”技术特征表象的专利，侵权行为难以固定的。比如“蜜胺发明专利及技术秘密侵权案”[10]中，涉案专利名称为“节能节资型气相淬冷法蜜胺生产系统及其工艺”，该专利为方法类发明专利，涉及三聚氰胺产品的生产方法。该专利所保护的技术方案显然难以直观地通过简单观察对比即可辨别是否与侵权行为相同，属于典型的“隐性”技术特征。而本案所涉的侵权行为同样为三聚氰胺化工材料的制备方法及设备，是普通社会公众难以通过正常途径接触到的，主诉方获取并固定侵权行为的难度较大。本案中，原告通过获取被告向安监部门提交备案的安评报告、设计专篇等材料证明被诉生产系统和生产工艺所使用的技术方案并作为侵权比对的依据。值得一提的是，在本案双方的系列诉讼纠纷中，原告早在2016年便启动了证据保全工作并申请法官前往被告工厂进行取证，而被告采用派人围堵、派车封路等方式，阻碍法官执行公务，致使证据保全无法进行，在本案中获取专利及商业秘密侵权行为证据之艰苦由此可见一斑。

（三）目标专利稳定性分析

《专利法》第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。而专利侵权诉讼之存续基于原告具有合法的权利基础，因此被诉方最为有效的应对策略便是“釜底抽薪”，即针对涉案专利提起专利无效宣告请求。不难看出，目标专利的稳定性是专利侵权诉讼的生命线，倘若主诉方不顾专利稳定与否贸然提起诉讼，一旦涉案专利被宣告无效将会直接影响侵权诉讼的进程，甚至存在被诉恶意诉讼的风险。据此，目标专利稳定性分析工作是主诉方筛选维权目标专利不可忽视的重要考量因素，应当通过专利稳定性检索分析，现有技术排查分析以及自行在先公开排查等工作对目标专利的尽可能地完成全面评估。

专利稳定性检索分析主要工作在于排查影响目标发明或实用新型专利新颖性、创造性的对比文件，尤其是目标专利申请日前公开的专利文献。在正式开展检索工作前，应当对目标专利关联信息进行充分的整理和分析，包括著录信息分析、技术方案分析、审查历史材料分析、关联专利分析。其后，结合目标专利技术方案制定合适的检索策略，根据对应的技术领域，所解决的技术问题和实现的技术效果，所采用的技术手段全面梳理检索关键词；通过同族专利、引用和被引用专利、实质审查或复审无效相关专利、关键词检索结果、国际专利分类表确定分类号；由小及大逐渐扩展对比文件检索范围，以寻找最接近的对比文件。同时，检索过程中应当及时根据检索结果调整检索词和检索式，避免不必要的重复工作。此外，对于目标专利还应当进一步排除其形式性缺陷，包括，权利要求是否得到说明书的支持、独立权利要求是否缺少必要技术特征、权利要求要求保护的范围是否清楚、说明书公开是否充分。

自行在先公开排查主要集中排查主诉方或权利人其是否存在在先产品公开、在先销售、在先宣传及参展、在先论文发表等影响目标专利稳定性的情形。实践中经常出现检索后未发现明显影响目标专利新颖性和创造性的专利文献，但相关技术方案已被专利权人自行在先公开的尴尬局面。究其原因通常在于权利人专利布局时机与市场运营推广的衔接工作出现错位，导致权利人自行公开在前，专利申请在后。同时，专利申请往往基于自行研发或设计所得的创造成果，因此自行在先公开的材料通常对于技术或设计方案的记载较为充分，对已授权的专利稳定性影响较大。由此，主诉方应当全面排查专利技术方案是否在先自行公开，排除目标专利稳定性存在明显瑕疵的风险。

值得注意的是，在诉前维权专利筛选阶段，备选专利稳定性分析工作应当与专利侵权比对工作形成紧密配合，将落入目标专利保护范围的权利要求与存在稳定性的权利要求相匹配，综合分析该备选专利的可诉性。

（四）目标专利核心重要程度

衡量目标专利的核心重要程度主要在于分析专利贡献率，判断侵权人所获利益中可以归因于专利技术或者特征的比例几何，以此为依据，从而合理确定主诉方在专利侵权诉讼中的损害赔偿。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条第一款[11]明确规定了以侵权人获益的方式计算损害赔偿时，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益，其他因素所贡献的利益不应计算在列。具体而言，计算侵权人因侵犯专利权的行为所获利益，应当依据专利技术特征覆盖部分的产品价值，分摊到整体产品价值从而计算出专利技术对应的产品利润贡献率。专利所保护的技术方案相较于终端产品而言，其核心重要程度以及技术效果能够实现的商业价值，往往直接影响着专利贡献率的数值。比如，在莱顿诉盖茨案中[12]，法院认为结合在案事实综合分析，认为涉案专利是汽车正时传动系统中的一项非常重要的技术，具有非常高的市场价值，因此最终认定涉案专利对于本案侵权产品的技术贡献度为100%。又如，在宁德时代诉江苏塔菲尔案中[13]，法院认为侵害涉案专利权的产品为一种动力单体电池的顶盖，属于电池产品的零部件，综合考虑涉案专利的种类、专利的稳定性程度、专利所涉及的产品性能对销售量的影响及其在实现成品利润中的作用等因素，另外考虑到宁德时代公司包括本案在内，共向二塔菲尔公司就涉案侵权产品侵犯其其他专利提起五起专利侵权诉讼，酌定涉案专利的贡献度为10%。通过上述两案不难看出，涉案专利技术方案的创新高度及其蕴含的商业价值，在司法实践中对于专利贡献率能够起到举足轻重的作用。

技术方案的核心重要程度是合理计算专利贡献率的考量因素之一，专利主题与侵权产品的匹配关系、侵权产品是否侵犯其他专利权或其他知识产权、涉案专利是否为标准必要专利、同类非涉案专利产品的市场表现等均为合理的参考因素。主诉方在诉前筛选维权专利阶段可以采取抓大放小的策略，结合自身行业经验，切实高效地以技术核心度为导向，对目标专利的专利贡献率进行初步预估，从而衡量诉讼案件的合理索赔额，以便后续综合分析筛选并确定维权专利。

（五）目标专利类型

在专利权侵权案件中，应诉方通常会采取启动专利无效宣告请求程序进行应对，并同时向法院申请中止诉讼。而对于不同类型的专利权利基础，法院裁定是否中止审理的依据存在明显差异，当维权专利为发明专利权时，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，法院可以不中止诉讼；[14]当涉案专利为实用新型或外观设计时，被告在答辩期间内提起专利无效宣告请求程序的，法院应当中止诉讼。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》第五条规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。同时，该条款但书第一项明确了中止审理的例外情形，即原告提交检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的，可以不中止诉讼。因此，考量维权目标专利类型的目的在于判断其对侵权诉讼案件进程的影响。即，维权专利为发明时，因无效程序而影响诉讼进程的可能性要明显小于实用新型或者外观设计专利权。鉴于可以阻却诉讼因无效而中止程序的其他情形，主诉方在筛选维权专利阶段无法开展对应工作。因此，当维权专利实用新型或者外观设计专利权时，主诉方还应考虑是否在诉前申请检索报告或专利权评价报告。

鉴于实用新型和外观设计专利权的授权程序仅进行形式审查，未对其是否具备新颖性、创造性的要求而进行检索、分析和评价，相较于发明专利，其有效性易遭受质疑和挑战。因此，评价报告制度的目的在于通过限制实用新型和外观设计专利权的诉讼程序，避免权利人滥用专利权。检索报告和评价报告是实用新型和外观设计专利权稳定性的初步证据，属于法院审理、处理专利侵权纠纷的证据之一，而非决定专利权效力性的法律文件，因而不能以相关评价报告作为判定专利权效力的直接依据。实用新型和外观设计专利权专利权效力的判定应以无效宣告程序中的最终生效的确认结果为依据。然而，在当前的司法实践中，涉及实用新型或外观设计专利侵权纠纷的，围绕专利权评价报告问题仍会出现以下情形实质上影响诉讼进程及审理周期。

第一，诉前申请专利权评价报告，报告结论为负面。主诉方诉前申请评价报告为了避免诉中因无效而影响诉讼进程，然而可能会出现评价报告结论与预期存在出入，致使实质性影响起诉工作。同时，实践中不乏出现的情况是，因专利评价报告与专利无效程序二者在专利有效性的评价标准存在差异，导致评价报告认为不具有创造性的对比文件，在无效阶段却能够得到权利维持有效的结论。而诉前已作出负面结论评价报告，主诉方仍然提起专利侵权的，可能会面临一定的“恶意诉讼”风险。据此，若主诉方可供选择的维权专利数量较为有限的情况下，通常诉前不会主动申请专利权评价报告。

第二，诉中申请专利权评价报告，报告结论为负面。虽然目前各地人民法院对于专利侵权案件立案程序并未严格要求评价报告作为立案依据，但在审理过程中合议庭通常会主动要求原告提交涉案专利的评价报告，尤其是应诉方已提起专利无效程序的。而专利权评价报告出具的周期通常为两个月左右，主诉方诉中阶段申请评价报告的，法院通常会考虑等待评价报告的结论。当涉案专利未曾经历过专利无效程序且被维持的，若报告结论为负面，应诉方亦已提起专利无效的，法院通常会做出中止裁定；若报告结论为负面，而应诉方迟迟不提起专利无效程序的，法院基于审限等因素可能会做出驳回起诉的裁定。

第三，主诉方不申请评价报告，应诉方不提起专利无效程序。实践中可能会出现的特殊情形是，主诉方基于其他因素考量，即便法院主动要求亦未申请评价报告。同时，应诉方在法院的要求下仍然迟迟不提起专利无效程序。基于此种情形，审理法院可能会综合分析在案证据考虑继续审理，或者作出驳回起诉的裁定。

综上，不难看出在司法实践中专利类型对于诉讼进程及审理周期都会存在不同程度的影响，主诉方在筛选专利阶段可以据此作出合理预期从而选择合适的维权专利。

（六）管辖法院司法情况考量

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二条规定，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。[15]因此，专利侵权案件的管辖连接点主要包括侵权行为地和被告住所地这两种类型，其中侵权行为地根据侵权行为及其形式的不同，可能存在多个侵权行为地。而适格被告为多个时，各个被告的住所地也是案件的管辖地。据此，主诉方诉前筛选的维权专利可能因侵权行为地或被告住所地存在差异，实际的管辖连接地会存在不同，因而会面临选择一审管辖法院的问题。

根据《中国法院知识产权司法保护状况（2023）》，各级法院知识产权白皮书及知识产权司法保护状况数据统计，从案件分布区域来看，广东、北京、上海、浙江、江苏五地法院的案件受理数量已经占全国法院知识产权收案数量的59%，是知识产权诉讼纠纷较多的地区。虽然经过多年的司法改革及知识产权审判力量专项建设工作的持续开展，全国各省市相继设立专门的知识产权法院或知识产权法庭，但基于实际审理知识产权案件的数量及各地审判资源的差异，不同地区知识产权法院审理风格存在一定的差异是实务界公认的事实。同时，鉴于广东、北京、上海、浙江、江苏等地知识产权法院案件受理数量较大，相较于其他地区法院其知识产权案件审理周期普遍较长，审理效率相对较低。

综上，主诉方在诉前应当结合证据内容，以利于实现诉讼目的为出发点，结合管辖法院的审判风格、审理水平、审理进度、二审管辖法院等因素综合判断，选择合适于案情的一审管辖法院。

总 结

科技创新是发展新质生产力的核心要素。知识产权司法保护能够服务技术创新，为原始创新提供充分保护和有效激励，推动形成高科技的生产力。而在当前司法实践中因专利侵权诉讼的特殊性，主诉方通常需要在诉前基于多方因素考量综合判断选取合适的专利权作为诉讼的权利基础。本文从侵权分析、取证难度、专利稳定性、技术核心重要程度、专利类型、管辖法院这六大因素为切入点进行探讨，而实践中的案情纷繁复杂，千变万化，限于作者水平所涉考量因素本文难以全面列举，特以此文抛砖引玉，以供创新主体参考交流。

注释

[1] 刘春田:《知识产权法》，北京大学出版社、高等教育出版社，2010年版.

[2] 同上

[3] 王辉,杨克非,于文波,等.IPO进程中的专利狙击及企业应对——以歌尔股份vs敏芯股份案为例[J].中国市场监管研究,2021,(04):21-25.

[4] （2024）最高法知民复1号

[5] 中华人民共和国专利法（2020修正）

第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

[6] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》

第十三条第二款 等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

[7] 《中华人民共和国专利法（2020修正）》

第六十六条 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

[8] （2015）民提字第23号

[9] （2019）最高法知民终147号

[10] （2020）最高法知民终1559号，（2022）最高法知民终541号

[11] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》法释〔2009〕21号

第十六条第一款 人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。

[12] (2015)苏知民终字第00172号

[13] (2020)闽民初1号

[14] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》

第七条 人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

[15] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》

第二条 因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

侵权行为地包括：被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。

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