幕后故事（二）：从行业角度看SEP许可谈判的技术评估阶段

参与SEP许可谈判的双方在建立初步接触并签署保密协议后（点击文字可直接查看文章），就将进入第二阶段：技术评估。
01、一般行业惯例
在诚信谈判过程中，根据常用行业惯例，技术评估阶段可分为四个关键步骤。
第一步：提供充分证据
首先，专利权人提供充分的证据，证明其拥有有效的且实施人可能存在侵权的标准必要专利。
英国的SEP许可指南指出：当SEP专利权人认为有人在未经许可的情况下使用了其受SEP保护的技术，并且他们希望许可这些技术时，他们应该将此事通知实施人，并提供足够的信息来佐证其SEP受到了侵犯。
在实践中，专利权人通常会向实施人提供其标准必要专利清单以及相应的权利要求对照表。专利清单包含专利权人所认为的标准必要专利的相关信息，例如优先权日期、授权日期、授权状态、地理覆盖范围和声明信息等。SEP权利要求对照表则用于证明该专利的至少一项权利要求可与实施人产品所采用的技术标准相对应。但清单也可能包含非标准必要专利，或是实施人并未实施的专利。因此，实施人应基于收到的材料进行必要的尽职调查。
一个观点是，每件SEP都会有其相应的权利要求对照表，理由是制作对照表是SEP产生和维护过程中的关键步骤。原始专利权人的内部评审通常依赖权利要求对照表来确定某项专利：
➤是否具备成为SEP的潜力；
➤是否值得在多个司法管辖区内进行维护；
➤是否适合向标准化组织（如ETSI）进行声明。
因此，为任何声明的SEP提供权利要求对照表通常不会给专利权人带来额外的负担。
笔者在实践中观察到，对标准化活动投入大量资金、并做出大量贡献的专利权人通常不难提供全面的权利要求对照表。一些专利权人可能无法提供任何对照表，或者仅提供少量的、与其专利组合规模不成比例的对照表。在这种情况下，由于其价值无法得到充分支持，实施人和专利权人都无法对专利组合的实力建立信心。专利权人对其专利和相关技术理解更为深刻，制作SEP对照表对专利权人并非难事，投入必要的资源来制作高质量的权利要求对照表，有助于进一步肯定SEP在许可市场上的价值，也更符合专利权人的最佳利益。
第二步：专利评估
实施人将使用专利权人提供的信息以及公开信息来审查专利。作为许可项目尽调的重要一环，实施人应认真检查专利清单并收集必要的信息，例如专利族的数量、地理覆盖范围、有效期、可执行性、相关标准章节等。
专利权人提供的专利信息有时可能不够充分，此时就需要额外的工作，通常涉及采用第三方专利数据库进行分析和统计，这必然会导致不必要的时间和精力。
在实施人的尽调工作中，最重要的是验证SEP的有效性和必要性。如果权利人一开始提供的权利要求对照表数量过少或质量不足，难以进行评估，实施人可要求权利人提供更多的权利要求对照表，或寻求澄清其中的问题。例如，如果对照表中的专利是在实施人不生产或不销售产品的司法管辖区授予的，则实施人可以要求替换。
根据笔者的经验，公开信息也很有价值，例如：
➤声明数据；
➤相关标准/规范文件；
➤标准化会议历史记录；
➤标准贡献文档；
➤在各司法管辖区的诉讼历史。
正如英国SEP指南所述：...可能有必要聘请一位专家来帮助评估针对您的产品所主张的标准和专利权利要求，因为浏览并理解标准和专利权利要求可能是一项极其困难的工作。
事实上，这一步需要相关标准领域的技术专家和专利专家共同付出努力，他们需要对技术和专利法有广泛的知识，因此这是一项非常消耗时间和资源的工作。
第三步：双边技术会议
标准必要专利通常涉及先进且复杂的技术细节，仅由实施人进行技术分析，可能会导致对目标专利组合的理解不全面，或产生误解。为了获得公平的评估结果，专利权人的澄清和反馈至关重要。毕竟，他们通常比实施人更了解他们的发明。理想情况下，实施人会在自己进行分析后，对专利的有效性和必要性提出质疑，然后听取专利权人的反馈和澄清。在实践中，专利权人和实施人之间的这些技术讨论，特别是坦诚的技术交流，可以大大加深实施人对专利组合价值的理解程度。
评估和讨论SEP的价值通常要从标准必要性和有效性两个角度进行，这种方式可以更清楚地理解专利权利要求的合适保护范围。由于标准技术和专利的复杂性，面对面会议是解决这些问题最有效的途径。根据笔者的经验，虽然视频会议在疫情后越来越受欢迎，可为双方节省成本，但往往不利于有效讨论和解决复杂的技术问题。
此外，为了确保取得富有成效的结果，双方专家应在会议前做好充分准备，这通常需要付出比双边会谈本身更多的时间和精力，而这样的努力往往会给双方带来丰厚回报。
第四步：应用评估结果
最后，实施人将把技术评估和讨论的结果作为商务谈判阶段的重要输入。
经过技术讨论后，实施人有望公平地评估目标组合。虽然最终结果并不是最完美的，但这是实施人尽自己最大努力所得到的结果。
经过技术讨论后，尽管一些分歧可能仍然存在，但许多误解得以解决，从而让实施人更深入地了解专利的真正价值。在理想情况下，评估一件专利是否为标准必要，其答案应该是明确的“是”或“否”。然而，实践中往往难以获得明确的答案。根据权利要求的构建、或对某些特定要素的解释，最终可能会呈现一个难以判断的结果。
有效性方面也会出现类似的情况。这并不奇怪，因为即使是法院有时也会得出不同的结论。考虑到存在这一情况，实施人可以使用某种内部评估系统（例如基于分数或分类）来反映专利价值。技术评估的结果可用于为商务谈判提供可靠且可量化的输入。

02、需要考虑的其他重要因素
在评估中一些关键因素不容忽视，比如其中一个例子是可选问题。标准通常包含很多可选功能，但实施人实际上并未采用这些可选功能。这导致标准必要专利的必要性与侵权情况产生偏差。因此，需要重点关注包含大量仅对标可选功能的专利组合。
另一个例子是，在某些专利组合中，可能有很大一部分专利仅与网络端产品有关，而这些专利对终端设备制造商而言价值较小甚至没有价值。在评估目标专利组合的经济价值时，应适当评估这些因素。
03、关键要点
实际上，技术评估阶段包含的内容远不止上述所列，本文仅重点介绍了一些惯用方法，以及某些挑战。从根本上讲，技术评估和讨论的最终目标是更好地了解目标专利组合的真正价值，因此在许可谈判中至关重要。
当前，SEP的数量正在急剧增加，许可方及专利组合数量也在增加。但是根据笔者的观察，不同的专利组合，其质量和价值有很大差异。能够向潜在被许可方清晰阐明其专利组合价值的许可方往往更容易成功。另一方面，实施人应该对目标专利组合进行认真的尽职调查，这也有助于促进其他潜在许可方之间的公平性。
笔者呼吁业界通力合作，确保技术及标准的真正创新者和贡献者获得公平合理的回报。大家共同构建的可持续知识产权生态系统，将为创新者、实施者和消费者带来收益。更重要的是，良好的生态有助于提升终端消费者的体验，让消费者享受最新的技术进步。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：许宁 小米集团许可总监魏娜
小米集团高级许可总监