幕后故事（一）：从行业角度看SEP许可谈判的初步接触阶段

在当前的科技和创新领域，SEP在激励和共享创新方面发挥着关键作用。理想情况下，经验丰富的专利许可谈判专家之间进行有效的SEP许可谈判有助于实现这一目标。然而在实际操作中，现实情况要复杂很多。
随着全球诉讼被广泛关注，以及政策的持续变化和法院判决的发布，SEP许可领域正经历着快速的发展和变化。
作为该领域的从业者，笔者将结合日常工作和经验，分享一些观察和见解。虽然专利许可纠纷没有统一的解决方案，但行业内普遍采用三阶段做法——初步接触、技术评估和商务谈判。因此，笔者将分三篇文章逐一分析这三个阶段。
相关背景
标准必要专利是实施技术标准所必需的专利。为了应对标准实施过程中可能出现的专利劫持和障碍，标准制定组织要求专利权人做出FRAND（公平、合理和无歧视）声明，以便于权利人和实施人最终达成FRAND许可协议，避免专利许可问题成为标准产业化的阻碍。
向标准组织作出FRAND声明有助于保护双方利益，既能确保专利权人因创新获得回报，又使实施人能够获得关键技术。
笔者认为，为了提升标准的采用率并改善消费者福利，建立一个以消费者为中心、平衡且可持续的知识产权生态系统至关重要。
初步接触
初步接触阶段标志着谈判的起始，双方在这一阶段为后续富有成效的讨论奠定基础。由于这一阶段具有重要的基础性作用，深入了解其动态将对后续的技术评估和商务谈判产生深远影响。
初步接触阶段通常分为三个主要步骤，每个步骤都对谈判的进展具有重要影响：
➤专利权人发出侵权通知书；
➤实施人对侵权通知的回应；
➤通常情况下双方签署保密协议（NDA）。
发出侵权通知书
专利许可谈判过程通常始于专利权人发现涉嫌侵犯其SEP权利的产品或服务。此时，SEP专利权人将向涉嫌侵权者发送正式侵权通知。这个通知至关重要，因为它概述了关于相关专利和产品的具体细节。
在许多法院判决以及政府颁布的指南中，SEP许可谈判框架通常规定或建议将发出侵权通知视为FRAND许可谈判框架四步骤中的第一步。例如，欧盟法院在华为诉中兴案中的裁决、中国最高人民法院在ACT诉Oppo案中的判决以及各国政府颁布的SEP指南列出了一系列四个交互程序步骤，虽然会存在一些细微差别，但是这些步骤在框架上实质相通。四个步骤通常包括：
➤标准必要专利权人书面通知实施人侵权行为；
➤实施人表示愿意获得许可；
➤专利权人发送FRAND要约；
➤若不接受该要约，实施人应提出FRAND反要约。
此外，华为诉中兴案框架要求SEP专利权人发送的侵权通知包括如下内容：
➤明确的专利侵权告知；
➤相关专利的专利号；
➤说明侵权方式。
虽然在华为诉中兴案中并未明确权利人如何对侵权方式进行详细说明，但实践中绝大部分专利权人愿意提供全面细致的权利要求对照表，这种做法有助于实施人了解专利价值并加速谈判进程。此外，在某些国家和地区，法院判决和SEP许可谈判指南明确要求权利人提供权利要求对照表。例如，中国最高人民法院ACT诉Oppo案件判决认为拒绝披露必要的专利信息（例如，示例性SEP的权利要求对照表）是专利权人的过错表现之一。
在具有高度技术复杂性的SEP环境中，权利要求对照表对于促进许可谈判十分重要，因为它们是证明专利组合价值的直接证据。在实践中，笔者还观察到，对拥有的专利组合价值越有信心的专利权人就越愿意提供比其他专利权人更多数量的权利要求对照表。
回应和善意谈判意愿
收到侵权通知后，实施人应在合理的时间内作出回应，这种回应应该是表明愿意接受包含FRAND条款许可的意愿声明。
意愿声明是否应该无条件，目前存有争议。在向审理VoiceAge EVS诉HMD案的德国上诉法院提交的法庭之友文件中，欧盟委员会明确指出，HMD声明愿意就VoiceAge EVS所拥有的对于实施相关标准不可或缺以及HMD实际使用并且专利权有效且可执行的专利签订FRAND许可协议。对于该相同的意愿声明，两家不同的德国地区法院得出了不同的结论。曼海姆地区法院的结论是，保留这些权利并不意味着专利实施人没有充分表达其想要达成FRAND条款许可的意愿，因此HMD具有善意许可意愿。欧盟委员会在这一点上和曼海姆地区法院持有相同的立场，并给出详细解释：…华为判决表明，尽管专利实施人必须声明愿意按照FRAND条款签订许可协议，但其并没有失去质疑专利对于标准的必要性及其专利有效性的权利……因此，如果专利实施人表示有意质疑专利对于标准的不必要性或者专利有效性，或者保留此权利，则不能被视为“没有善意许可意愿”。根据华为框架第2步对专利实施人回应的评估不能过于严格，不能剥夺专利实施人审查SEP专利权人专利的有效性和必要性的权利。
签署保密协议
在双方达成谈判意愿之后通常会签署保密协议。虽然可以观察到一些专利许可谈判在没有保密协议的情况下进行，但绝大部分情况下权利人和实施人之间会签署保密协议。签署保密协议通常有多种原因，例如：
➤保密协议营造了一种信任和开放的讨论环境，使双方可以共享潜在的敏感商业信息而不必担心被泄露；
➤对谈判过程本身进行保密。
保密协议通常会规定双方在谈判期间交换信息方面的义务。
因为可能涉及商业战略和产品销售等敏感信息的交换，所以保密协议的签署十分必要。通过确保交换信息的保密性，保密协议鼓励专利权人和实施人就所涉及的技术和财务条款进行更公开和坦诚的对话，这有利于通过善意谈判的方式达成双赢的许可协议。
某些技术信息（例如权利要求图表）是否应纳入保密协议的范围有待商榷。这些技术信息不属于商业敏感内容，且提高市场透明度不仅有助于相关方之间的沟通与讨论，还能促使整个行业形成一致的评估意见，从而减少认知差异和交易成本。
由于保密协议的法律性质是合同，一些专利权人希望对实施人施加额外的合同义务，例如在许可谈判期限内不得发起任何无效程序。但是，保密协议应确保专利许可谈判中任何一方的合法权利都不会因签署保密协议或者参与旨在达成专利许可协议的讨论而受到损害。因此，强迫一方在保密协议中放弃其合法权利是不公正且不公平的。实施人应始终保留对其合法权利的使用权和处置权。同样，实施人不能在保密协议中强制要求专利权人在专利许可谈判期间不得提起任何专利诉讼。应由权利人与实施人独立决定是否接受或拒绝这些额外义务，并确保各方的整体利益保持平衡。
应避免的危险行为
在标准必要专利领域，即使一方是怀有善意并以目标为导向的方式（target-oriented manner)进行许可谈判，但某些行为仍容易被某些国家法院认定为过错行为。这些过错行为会增加过错方在诉讼中的风险。
ACT诉Oppo案表明，在初步接触阶段以及后续阶段，专利权人应避免：
➤未向实施人发出侵权书面通知便直接提起司法诉讼要求确定许可使用费；
➤在谈判过程中对实施人反复以提起侵权诉讼或向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁或直接付诸实际行动。
另一方面，实施人应该：
➤收到书面侵权通知后在合理时间内作出答复；
➤避免无正当理由拖延或中断谈判。
关键要点
初步接触阶段是复杂许可谈判过程中的关键起点。在这一阶段，通过培养合作精神、保持开放的沟通渠道，并遵循政府指导方针及法院判决的指引，专利权人与实施人可以更高效地应对并推动专利许可谈判进程。
在接下来的文章中，笔者将探讨紧随其后的技术评估阶段和商务谈判阶段，分析双方如何处理复杂的技术评估和财务考量，以达成互利的专利许可协议。全面理解这些阶段将有助于深入了解SEP许可的细节与差异，并在实现促进创新的同时，确保实施方公平获取标准必要技术的最终目标。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：于程 小米集团许可总监