最高人民法院：商标侵权案件中涉及定牌加工问题的处理

最高人民法院司法政策

完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展。认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验,解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷,对于构成商标侵权的情形，言应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务,合理确定侵权责任的承担。

——《最高人民法院印发〈关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见〉的通知）（2009年4月21日，法发〔2009〕23号）

最高人民法院审判业务意见

（二）关于定牌加工的法律问题

定牌加工方面的法律争论由来已久。近年来，各地法院先后审理了一批涉及定牌加工问题的商标侵权案件,裁判理由和结果不尽一致。去年，最高人民法院对浦江亚环锁业公司案作出提审判决，认定浦江亚环锁业公司加工行为不构成侵犯国内商标权人的注册商标专用权。此外，个别商标行政案件也涉及与商标定牌加工行为具有密切关联性的问题，例如在出口境外的产品上贴附商标是否构成商标法意义上的使用等。

对于定牌加工引发的法律问题的认识和处理，并不仅仅取决于法律逻辑,更取决于价值判断和利益衡量。在处理定牌加工问题时，既要考虑我国企业整体创新能力较弱、处于全球经济贸易价值链的中低端、对外加工贸易比重较大的既有状态，又要考虑推动我国从全球经济贸易价值链的低端向高端跃迁，实现从中国制造向中国创造转变的现实需求，区别具体情况予以稳妥处理。同时,定牌加工问题还涉及商标民事程序与行政程序的交织和叠合,需要实现两个程序的协调。

综合已有判例，法院内部对于定牌加工问题已经形成了一定程度的共识。即对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，产品全部出口该目的国，我国境内加工方已经尽到必要、合理审查注意义务的,原则上可以认定境内加工方的生产加工行为不构成侵犯商标权;对于境内加工方的生产加工行为构成商标侵权的情形，亦应结合境内加工方是否尽到必要的审查注意义务,合理确定其应承担的侵权责任;境内商标权人生产的贴附商标的产品全部岀口境外，他人以三年不使用为由申请撤销境内商标权的，可以不予支持。

当然，由于个案的具体情况千差万别，这一领域还有一些问题尚未解决，仍需要在实践中继续探索和总结经验.。这里我要特别强调的是，最高人民法院关于几个定牌加工案件的处理结果,是有严格适用条件的，各地法院在参照时需要注意适用条件，不能“一刀切”。

——宋晓明：《在全国法院知识产权.审判工作座谈会上的总结讲话》（2016年7月8日），载陶凯元主编、最高人民法院民事审判第三庭编：《知识产权审判指导》总第28辑，人民法院出版社2017年版，第30-31页。

最高人民法院裁判文书

再审申请人浦江亚环锁业有限公司与被申请人莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案［最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书】

裁判摘要:商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同或类似商品上使用相同或近似商标的行为是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。在全部用于岀口的委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能，该标志不具有商标的属性，该贴附行为不构成商标意义上的使用行为。

最高人民法院提审认为:商标作为区分商品或着服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性。亚环公司依据储伯公司的&权使用“PRETUL”标志，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能,其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

——《最高人民法院知识产权案件年度报告＞（2015）

最高人民法院法官著述

国外注册商标的权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品,但该产品全部销往国外而不在中国境内销售，即俗称的“贴牌加工”，倘若在该产品上所“贴”的商标与国内特定注册商标相同或者近似,是否构成侵权行为？当前实践中对于该问题是有争议的。流行的观点是，既然此时使用了与国内注册商标相同或者近似的商标，该使用行为符合《商标法》第52条第（1）项的规定，构成侵犯注册商标专用权行为。当然,也有观点认为，这种“定牌加工”中的使用不畫是商业标识意义上的使用，不构成侵权行为。因为，由于该定牌加工商品不是在国内销售，所贴上的商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，不会在国内市场上具有商标意义，也即对于国内市场而言，这种贴牌行为不是商标意义上的使用，而国内商标权的效力仅及于中国=境内，因而不能排斥这种定牌加工中的商标使用。有的法院也曾明确地持这种观点。从商标权的标识权属性看,不构成侵权的认识并非没有道理。

当然,此类行为涉及的具体情况和利益关系复杂，迄今有关方面的观点不尽一致。最高人民法院的司法决策从来都是高度审慎的，非常重视决策当时是否已对特定问题达成共识。在尚未形成共识的情况下，最高人民法院迄今尚未对该问题作出明确的表态，但已经表示关注。如在有关规范性文件中指出：“认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸’贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷,对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”因此，对此类行为的定性和处理，仍需要进一步研究探索。

孔祥俊:《商标的'标识性与商标权保护的关系兼及最高法院有关司法政策和案例的实证分析》，载《人民司法•应用》2009年第15期（总第578期）。