USPTO拟发布期末放弃新规，将显著影响美国专利申请和保护策略

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“本文带你了解一下中国和美国关于专利重复授权的相关规定。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：冯尚杰

摘要

递交期末放弃（Terminal Disclaimer，TD）声明是美国专利权人克服专利重复授权的常见手段。日前，美国专利商标局（USPTO）拟修改TD规则，新规将在美国独特的继续申请制度方面对专利权人产生非常负面的影响。公众可以在2024年7月9日之前针对该新规向USPTO提交意见，详情参见文末。

在详细介绍美国的期末放弃制度之前，我们先简单了解一下中国和美国关于专利重复授权的相关规定。

一、重复授权-中国

在中国专利实务中，一项发明创造只能授予一项专利权。常见的例外情况是我们通常所说的发明和实用新型同日申报。根据专利法第9条第1款的规定，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。具有更早授权日的同日实用新型专利的发明申请，其审查员会指出发明申请与相应的实用新型存在重复授权的问题，申请人可以放弃相应的实用新型专利权，以克服重复授权的问题，进而获得发明授权。

二、重复授权-美国

美国也禁止专利被重复授权，但与中国的规定略有不同，美国的规定包括法定重复授权（Statutory double patenting）及非法定重复授权（Non-statutory double patenting）两种情形【Perricone v. Medicis Pharmaceutical Corp.案】。其中，法定重复授权考察不同专利的权利要求是否相同（对应于中国的规定），而非法定重复授权（也称显而易见型重复授权）则考察不同专利的权利要求是否相似。对于非法定重复授权的情况，如果仅仅做了微调的在后申请被授权，则实质上延长了在先专利的保护期限，损害公众利益。在继续申请制度被广泛使用的美国，非法定重复授权的情况尤为常见。在此背景下，期末放弃规则应运而生。

三、期末放弃-克服非法定重复授权的缺陷

通常，美国发明专利的保护期限自申请日起算。对于两件申请日不同的专利，在后专利将比在先专利更晚超期失效。期末放弃是指：若相同申请人（专利权人）的当前申请A与在先专利B之间存在非法定重复授权的情况，那么专利申请人可以通过提交含有同意当前申请A的专利保护期限与在先专利B保护期限相同的TD声明，放弃当前申请A获得的超期保护利益，使得授权后的当前申请A与在先专利B在同一天失效，此时授权后的当前申请A的保护期限将少于20年，便可克服重复授权的问题进而获得当前申请A的授权。

期末放弃制度在专利权人和公众之间实现了某种平衡，既保证了专利权人针对微小改进后的技术方案通过专利权加以保护，同时也限制了专利权人通过继续申请而延长对相应方案的保护期限，维护了公众的利益。

值得注意的是，如果通过递交TD声明来克服审查员指出的重复授权的缺陷，专利权人实质上默认了当前申请A与在先专利B是相似的。美国当前的制度似乎忽略了专利权人这样的自认，可能存在改进的空间。虽然通过TD声明捆绑在一起的两件专利A，B同时失效，但如果专利A被成功无效后，与其相似的专利B的有效性仍然需要独立审查，这增加了公众的金钱和时间成本。

在此背景下，为了回应公众的呼声，USPTO拟推出新的期末放弃规则。

四、TD新规-向公众利益倾斜

USPTO拟修改期末放弃制度于2024年5月9日公告，并向全社会征集意见，以降低针对同一发明创造的多项专利的有效性分别提出挑战的成本，进一步促进创新与竞争。具体地：

为了克服重复授权的问题，专利权人需要同意，提交了TD声明的专利A，只有在未通过TD声明而与一个专利B（专利B中任意权利要求因相对于现有技术被认定为无效）相关联的条件下，带有TD声明的专利A才可实施。

Under the proposed rule, to overcome double patenting the patentee would need to agree that the patent with the terminal disclaimer will be enforceable only if the patent is not tied and has never been tied through one or more terminal disclaimers to a patent in which any claim has been finally held unpatentable or invalid over prior art.

依据该新规，如果多件专利通过TD声明被捆绑，那么这些专利想要可实施，其他相关专利中不能存在有权利要求因缺乏新颖性或非显而易见性而被宣告无效。该新规如果实施，想必会重创专利申请主体布局继续申请的积极性。

该新规的公告中还指出：除了降低成本外，新规还将简化和加快专利纠纷的解决和缩小有效性问题，并为竞争对手和公众提供更大的确定性。新规则将适用于在正式规则生效之日或之后提交的TD声明。

五、TD新规-各界反馈

在2024年7月9日之前，任何人都可以针对该新规向USPTO表达意见。截止发稿时，USPTO已收到20份comments，大家对该新规的反应不一。最早提出意见的Alfred Nugent认为：新规将显著降低由公司和个人建立的专利组合的价值。整个专利族的所有权利要求的好坏取决于该族中一项权利要求的有效性，这一逻辑也难以服人。还有一份匿名的意见认为：用文字表达权利要求保护范围本身就很困难，审查员可能错误的解释了权利要求进而引用不相关的专利作为重复授权专利的基础。仅仅是因为效率的原因而扼杀申请人是不可接受的。Skip Yarus则认为：基于参考专利中的部分权利要求无效而判定在后专利全部无效是不合理的，应当考察在后专利的每个权利要求与参考专利中被判无效的具体权利要求的无效原因是否相同。

此外，这些意见中也不乏支持者的声音。例如Keeley DeAngelo指出：我们支持这项拟议的规则，该规则应防止专利权人通过他们所谓的“常青化”来不当地延长专利期限。众所周知，制药公司一直在玩这种游戏而不受惩罚，而美国消费者总是输家。

六、TD新规-展望

正如USPTO局长凯西·维达尔所说：“USPTO的使命是推动美国创新和全球竞争力，造福所有美国人”，“这项拟议新规是加强我们强大的知识产权体系的整体、深思熟虑和平衡方法的一部分。我们必须坚定不移地激励和保护推动美国领导地位的创新投资，同时认识到外科手术式变革可以提高效率，降低成本并促进竞争”。

从凯西局长的上述表态可以看出，期末放弃的规则修改已是经过深思熟虑后的决定，但同时USPTO依然对新规的具体细节的敲定给予了一定的讨论空间。笔者认为，一件专利中包含多个权利要求，而专利被部分宣告无效的情况比比皆是，新规将导致被部分无效的专利中仍然有可以实施的权利要求，而其他没被挑战的专利中的全部权利要求却都不可实施。同时，非法定重复授权仅仅针对的是相似而非相同的情况，认为一个专利不可实施仅仅是因为另一个虽相似但不同的专利被无效过于武断。

我国对于同日申报的专利在维权过程中的可实施性的处理可供借鉴。在我国，对于实用新型中的一个权利要求，如果该权利要求在同日申请的发明申请审查过程中被驳回，那么该权利要求的效力如何？对此，最高院指出【（2020）最高法知民终699号】：当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。

可见，如果相应的权利要求被国知局认定为不符合实用新型授权的条件时，相应的权利要求的维权将不被人民法院所支持。该判例中，对发明申请被判定不具备创造性的情况做了严格的限制，而如果发明申请的权利要求是相对于多篇对比文件被认定为不具备创造性，此时相应的权利要求仍然可能符合实用新型的授权条件，可以作为维权基础。

美国的专利实务中，想要节约程序直接引用结论，必须以确保结论合乎逻辑为前提。如果仅仅基于TD声明而认定某件专利中的哪怕某个权利要求不可实施，必然会导致大量的专利在具备非显而易见性的前提下被认定成不可实施，经济且快速的救济通道必须提供给专利权人。例如专利权人通过意见陈述向USPTO表明相应的权利要求虽相似但会有不同的非显而易见性的评价结论，而USPTO经过初步而非详细的审查则应当发出相应权利要求是否可实施的结论。可以预见，在继续申请制度被广泛应用的美国，这样的救济请求将会大量存在，严重侵占USPTO的审查资源。当然，如果该新规得到严格执行导致继续申请的吸引力显著降低，继续申请的案件量的骤降将确保USPTO的资源不被严重侵占。如果这确实是USPTO的目的，减少专利数量降低专利壁垒，进而促成社会层面的行业竞争以激活整个市场，那便另当别论。也许有迹象表明，继续申请制度已经不利于“推动美国创新和全球竞争力，造福所有美国人”的宗旨，纵使有万般困难也要推进改革。

是否有折中的方案？如果几件专利通过TD声明被捆绑，而其中某件专利的某个权利要求被确认无效，那么兼顾效率和经济的可接受的方案或许可以是直接利用无效决定中确定的事实部分。例如权利要求中与现有技术中的技术特征比对的认定、权利要求的解释等，而具有相似但不同的技术特征的权利要求是否一样不具备新颖性或非显而易见性仍然需要具体判断。

对此你有什么看法？可以在7月9日之前向USPTO发表你的看法，让其听到你的声音。[1]

注释：
[1]递交意见参见：https://www.regulations.gov/document/PTO-P-2024-0003-0001
新规全文参见：
https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/10/2024-10166/terminal-disclaimer-practice-to-obviate-nonstatutory-double-patenting

（原标题：USPTO拟发布期末放弃

新规，将显著影响美国专利申请和保护策略）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：冯尚杰

编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君