案例评析 | 知识产权恶意诉讼主体资格及主观恶意的认定

裁判要旨

1. 民事主体对于特定诉讼案件在实体上存在直接利害关系时，应认定该民事主体系该诉讼适格当事人。在制造商因其经销商被权利人恶意提起侵权之诉，且由此遭受损害的情形下，应认定该制造商与恶意提起侵权之诉的权利人存在直接利害关系，可作为因恶意提起知识产权诉讼损害责任之诉的适格原告。

2. 主观恶意审查标准包括认识要素要件和意愿要素要件。在权利人抢先将制造商在先近似设计申请为外观设计专利时，应认定该权利人明知其权利基础缺乏正当性。进而在权利人知悉该制造商掌握有足以否定其权利的证据，为避免败诉而只起诉其经销商的情形下，认定该权利人具有主观恶意。

基本案情

卡仕达公司诉称：其是国内车载导航领域的著名企业，卡仕达公司在好帮手公司授权下运营卡仕达品牌车载导航产品。好帮手公司以一款车载导航产品为基础申请了名称为“一种车载导航的显示屏组件”的实用新型专利。被告朗讯公司是好帮手公司车载导航产品塑胶部件的供应商，明知上述导航产品由好帮手公司研发，仍然抢先申请名称为“纯触屏汽车导航通用机”的相似外观设计专利。后被告朗讯公司将该外观设计专利排他许可给被告律点公司实施，并由后者针对卡仕达公司代理商、零售商提起大量专利侵权诉讼，造成卡仕达公司产品销量下降，产生了巨大经济损失，且卡仕达公司为此支付了律师费。故请求法院判令：1.律点公司、朗讯公司连带赔偿因恶意诉讼给卡仕达公司造成的经济损失50万元；2.律点公司、朗讯公司承担诉讼费。

被告律点公司辩称：1.律点公司未曾起诉卡仕达公司专利侵权。故卡仕达公司不是本案适格当事人。2.律点公司主观上不具有恶意。律点公司针对原告及销售商的诉讼全部败诉，并未给卡仕达公司造成损害。3.涉案外观设计专利虽然被宣告无效，但仍处于二审行政诉讼中，本案需中止诉讼以等待涉案外观设计专利权无效决定的司法终审结果。

被告朗讯公司辩称：同意被告律点公司上述答辩意见。

法院经审理查明， ZL201521093294.3“一种车载导航的显示屏组件”实用新型的发明人是殷某、芦某和关某，该实用新型专利申请日2015年12月25日，授权公告日是2016年8月10日。2018年8月21日，该专利专利权人由好帮手公司变更为原告。该实用新型专利说明书附图分别展示了其结构示意图、主视图和侧视图，其中主视图呈倒梯形，侧视图是三层阶梯式设计。ZL201630019862.9“纯触屏汽车导航通用机”外观设计的专利权人是被告朗讯公司。该外观设计专利申请日是2016年1月20日，授权公告日是2016年6月1日。根据该外观设计专利授权公告图片，主视图呈倒梯形，左右视图是三层阶梯式设计。

好帮手公司曾向被告朗讯公司、案外人启辰公司采购塑胶件。好帮手公司芦某于2015年12月3日向陈某发送附有公司新设计的车载导航显示屏设计图的电子邮件，其中主视图呈倒梯形，侧视图是三层阶梯式设计。关某于2015年12月9日发给好帮手公司陈某一封主题名称为“通用面框”的邮件，附件是产品设计图。该邮件中，关某称：“请转发易比王某。”陈某当日将该邮件转发给“511709200”的收件人王某，同时抄送关某。该转发邮件中，陈某称：“王工，通用面框资料请查收，如有问题请找我司关工。”附件是一种车载导航的通用面框设计图，其中主视图呈倒梯形，侧视图是三层阶梯式设计。庭审中，关某当庭向被告展示了上述邮件。上述“王工”即王某自2015年7月1日至2016年6月11日为启辰公司的技术类员工。后王某离职与他人共同投资设立案外人朗多公司。朗多公司系朗讯公司的关联公司。

2017年8月22日，被告朗讯公司与被告律点公司签订《专利许可使用合同》，约定前者将涉案外观设计专利许可给后者排他实施。2018年8月13日，律点公司登记的营业范围由原先的企业管理咨询、商标注册代理等咨询代理业务拓展包括销售塑胶产品、车载导航、电子产品等。同年，11月10日汽车用品报网站题为《百变车机双十一前再迎变局，朗多召集数十家厂商谋破局》的报道载明，此前深圳朗讯在行业掀起的一场“维权风暴”，并重点介绍了朗讯塑胶和朗多科技的知识产权情况。

2019年3月25日、7月23日，原告分别与广东一律师事务所签订两份《民事委托代理合同》，约定因律点公司所起诉的8宗侵害外观设计专利权纠纷中的被告均系原告的经销商，且被诉产品来自原告，故原告聘请该律师事务所为其提供法律服务。原告于签约当日支付相应律师费共46000元。经原告统计，律点公司就涉案外观设计专利针对原告经销商、零售商共向本院提起11宗专利侵权系列案件（含上述8案），抗辩理由均包括被诉卡仕达品牌导航产品是从原告或其经销商合法购入，其中部分案件认定合法来源抗辩成立。

前述11宗案件中的9名被告于2019年11月25日出具《权利转让声明》称：其是卡仕达公司车载导航产品零售商；在律点公司起诉其的相应案件中，被诉产品来源于原告；原告为相应案件支付了律师费、诉讼费等案件所有费用；其同意将对律点公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的一切实体和诉讼权利，转让给原告；原告有权以自己名义对律点公司等主体起诉，并有权接受一切赔偿。

裁判结果

广州知识产权法院一审判决：一、律点公司及朗讯公司连带赔偿卡仕达公司经济损失256000元；二、驳回卡仕达公司的其他诉讼请求。宣判后，律点公司及朗讯公司不服一审判决提起上诉。广东省高级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

裁判理由

广州知识产权法院经审理认为：关于卡仕达公司是否是适格原告的问题。首先，从当事人的真实意思表示分析。根据原告销售商出具的《权利转让声明》，原告销售商明确将其因被告恶意诉讼损害责任纠纷的一切实体和诉讼权利转让给原告。原告据此起诉，符合当事人的真实意思表示。其次，从法律规定和司法实践分析。因恶意诉讼产生的损害是侵权之债。法律没有规定侵权之债不能转让。相反，在知识产权侵权诉讼中，权利人将其对侵权人享有的实体和诉讼权利一并转让给他人行使的案例并不鲜见。再者，从公平原则分析。被恶意起诉的一方会产生损害后果，但恶意起诉行为造成的损害有时并不限于被起诉的一方当事人。本案中，原告销售商因销售原告产品被诉侵权，原告为此支付律师费，且被告同时针对原告十余家销售商提起侵权之诉，可以合理推定原告产品销量将受影响，故原告有损害后果。另一方面，尽管相关诉讼中的被诉产品明确指向原告，原告销售商也为此提供了证据，甚至有的案件中法院认定被诉产品具有合法来源，但被告一直未起诉原告。而且，原告还直接掌握着可能认定被告恶意诉讼的证据。在此情况下，如果仅因原告不是相关诉讼当事人而否定其本案起诉资格，原告的损失将难以弥补，可能存在的恶意诉讼行为将难以追究，公平正义也将难以实现。综上，原告在本案的诉讼主体适格。

关于两被告是否构成恶意诉讼。本案原告所主张的恶意诉讼行为是被告明知原告具有在先设计仍抢先申请专利并起诉原告销售商侵权，不同于明知自己专利权无效仍提起侵权之诉的常见恶意诉讼模式。故其审理无需审查涉案外观设计专利是否无效，亦无须中止诉讼以等待该专利权无效决定的司法终审结果。具体而言，首先，原告涉案实用新型专利的附图设计与涉案外观设计专利在整体上构成近似设计，且原告涉案实用新型专利申请日早于涉案外观设计专利申请日，故原告涉案实用新型专利的附图设计构成涉案外观设计专利的在先近似设计。其次，原告提交的其发给客户陈某的邮件、关某和陈某发给王某的邮件、王某在启辰公司任职并使用相关工作邮箱的证据、启辰公司和被告朗讯公司与好帮手公司具有业务关系的证据、王某投资设立朗多公司的事实以及朗多公司与被告朗讯公司是关联公司的事实，能够相互印证，形成完整证据链，足以证明被告朗讯公司通过王某明知原告具有在先近似设计仍抢先申请涉案外观设计专利，具有恶意。再次，被告朗讯公司教唆或帮助了被告律点公司的起诉行为，具有恶意。在被告朗讯公司许可被告律点公司排他实施涉案外观设计专利并有权以自己名义起诉时，后者登记的经营范围并不包括销售产品。后被告律点公司增加登记了销售的经营范围，但并未提交生产销售专利产品方面的证据。并且《百变车机双十一前再迎变局，朗多召集数十家厂商谋破局》的报道提及被告朗讯公司掀起“维权风暴”和介绍知识产权等内容，但被告朗讯公司并未解释，既然后续维权由被告律点公司提起，为什么由其召集并提醒同行。再者，在原告销售商均抗辩被诉产品来源于原告，且法院在相关案件也予以认定的情形下，被告律点公司一直未起诉作为产品源头厂家的原告，亦可证明其与被告朗讯公司具有共同恶意。故应认定两被告构成共同恶意诉讼。

案例评析

龚麒天

三级高级法官

我国现行法律尚未对恶意诉讼进行明确界定及规制。在知识产权领域，虽然《专利法》《商标法》规定权利人恶意造成他人损失的应予赔偿，但较为原则笼统、缺乏具体认定标准，实务中故而争议不断。基于此，我们结合本案案情，以近10年来的知识产权恶意诉讼的司法判例实证研究为基点，对当前知识产权恶意诉讼司法认定相关法律问题进行分析。

一、知识产权恶意诉讼司法认定的现状及问题

笔者以“因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任纠纷”为案由，以“判决书”为文书类型，不限定审理法院及案件审结时间，通过中国裁判文书网共检索到2014年-2023年裁判文书76篇。该组裁判文书基本涵盖我国法院在2011年新增恶意诉讼案由后的相关司法实践。主要呈现出以下特点：

第一，在恶意诉讼提起主体方面，诉讼主体基本为前诉的当事人。以笔者所选样本为例，76件案件的原告均为前诉案件中被起诉侵权的被告，尚未出现本案所涉非前诉当事人提起恶意诉讼损害赔偿责任纠纷案的情形。

第二，在前诉的权利基础方面，外观设计专利及实用新型专利占比高。以笔者所选样本为例，在前提起的知识产权侵权诉讼的权利基础为专利权的案件为57件。其中，外观设计专利及实用新型专利为53件，占比70%。在最终认定构成恶意诉讼的案件中，以外观设计专利及实用新型专利为权利基础的为12件，占比67%。

第三，在恶意诉讼构成要件认定上，主观恶意认定是关键要件。司法实践中普遍认为恶意诉讼属于特殊侵权行为，并通过侵权行为构成四要件对恶意诉讼成立与否予以法律评判。其中的主观恶意要件，以笔者所选样本为例，仅23.7%的案件中权利人被认定具有主观恶意，而上述被认定具有主观恶意的权利人均无一例外被认定构成恶意诉讼。此外样本中案件被改判的理由均在于两审法院对于主观恶意认定标准及结论的不同。

第四，在主观恶意认定方面，大多从是从权利基础是否正当以及是否具有侵害对方合法权利的不正当的诉讼目的两方面论述。关于权利基础正当性上，在以外观设计专利及实用新型专利为权利基础的案件中，基本是因外观设计专利或实用新型专利在申请前已经公开而丧失新颖性，即专利事实上应被无效，进而认定权利人明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据。在以商标权为权利基础的案件中，基本是因权利人采取“拿来-修改-注册-维权”的操作模式，恶意抢注他人未注册商标或行业内通用名称，而认定权利人明知自己的权利基础不具有正当性。关于不正当诉讼目的上，基本考虑权利人恶意提起的诉讼标的额是否畸高，是否不当申请采取行为保全、财产保全等来予以综合判定。

二、完善知识产权恶意诉讼司法认定的相关考量因素

（一）非被恶意起诉的一方能否作为恶意诉讼的适格原告

当事人适格，是指对于具体的诉讼，有作为本案当事人实施诉讼，要求本案判决的资格。一般表现为该特定诉讼案件作为基础的法律关系之相对方，并由此而具有作为该案件确定的权利义务之承受者的资格。司法实践中，法院亦通常将争议法律关系所涉主体认定为适格当事人。本案中，原告并非被恶意起诉的一方，不属于在前侵权案件的当事人，即前述争议法律关系主体，能否作为恶意诉讼的适格原告在实务中存有争议。笔者认为，可从以下两个方面予以评判。

1.是否具有直接利害关系。我国《民事诉讼法》第一百二十二条规定：“起诉必须符合下列条件之一：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。”而目前当事人适格理论虽然存在着以争议的法律关系的主体作为适格当事人的“争议法律关系主体说”，但以双方是否在法律上具有有利害关系的 “利害对立说”作为主流学说。故可以认为，现有法律及学说是将两者之间存有直接利害关系作为认定当事人适格的实质要件，并未将适格当事人限于争议法律关系所涉主体。只是因争议的法律关系主体之间通常亦具有直接的利害关系，故而司法实务中形成适格当事人仅限于所争法律关系主体的错误评判标准外观。事实上，我国《民法典》第五百三十五条及第五百三十八条所规定的债权人作为代位权诉讼或撤销权诉讼的适格原告，即为非法律关系主体作为适格当事人的典型范例。

本案中，原告销售商因销售原告产品被诉侵权，原告为此支付律师费，且被告同时针对原告十余家销售商提起侵权之诉，可以合理推定原告产品销量将受影响。因此，恶意起诉行为造成的损害并不限于被起诉的一方当事人。本案原告在其因被告恶意诉讼遭受损害的情形下，应认定其与被告在本诉讼中存直接的利害关系，进而亦应享有相应诉权及作为本案适格原告，以实质解决争议化解纠纷。

2.是否符合私法自治原则。我国《民法典》第五条在承继原《民法通则》《合同法》第四条的基础上直接规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系”，进一步明确了意思自治原则统摄民事私法领域的基础地位。基于该基本原则，作为实现私法自治工具的法律行为制度则应包含行为自由与效果自主两方面内容，具体体现为法律行为之实施由当事人自由选择与法律行为之效果由当事人意志自决。当然伴随着现今社会发展，各国法律不同程度基于公共利益等考量对私法自治范畴予以限缩。在我国，相关权利人让与自身权利的处分行为在不违反法律、行政法规的强制性规定及不违背公序良俗的情形下，其效力应予认可。

本案中，由于原告销售商出具的《权利转让声明》明确载明将其因被告恶意诉讼损害责任纠纷的一切实体和诉讼权利转让给原告，且涉案侵权之债并非我国法律法规所禁止转让类型，故该转让行为效力应予肯定。因此，根据当事人的意思表示，原告作为依法对原告销售商与被告因侵权诉讼所涉民事权利享有支配权的人，可以作为本案的适格当事人。

（二）关于主观恶意认定的考量因素

在民事侵权理论中，主观恶意并非独立的过错类型。一般认为主观恶意应属于直接故意而不包括间接故意。因此，根据直接故意概念，“恶意”可以理解为行为人明知其行为会发生侵害他人民事权益的后果，仍主动追求的一种主观心理态度，包括认识因素，即对行为损害他人权益的后果有所认识，以及意愿要素，即对行为之后果的所欲之态度。在知识产权恶意诉讼实务中，可以将认识要素具体化为是否明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据，将意愿要素具体化为是否具有侵害对方合法权利的不正当的诉讼目的作为具体评判标准。因一般侵权领域中直接故意与间接故意的法律后果相同，司法实务中鲜有对直接故意与间接故意区分的情形，而“恶意”仅包括直接故意，故应注意到“恶意”的认定标准应高于一般侵权领域中“故意”的认定标准。关于认识要素要件及意愿要素要件的相关考虑因素，具体分析如下：

1.认识要素要件。关于权利人是否明知自己的诉请缺乏事实和法律依据，可从权利人的权利基础是否具有瑕疵以及从权利人的认知能力是否认识到该权利基础具有瑕疵的角度评判。基于开篇司法判例实证研究可知，目前司法实务中以专利权为权利基础的案件，基本以该专利权已被无效作为判定权利人权利基础具有瑕疵的前提。在以商标权为权利基础的案件中，基本以权利人恶意抢注他人未注册商标或行业内通用名称，而认定权利人明知自己的权利基础具有瑕疵。笔者认为，针对“抢注”专利类的恶意诉讼形式，即权利人抢先将他人拥有合法权益或权利的在先设计或技术申请为专利的行为，可参照我国《商标法》第三十二条所禁止的“恶意抢注”规定对其权利基础的正当性进行审查。具体而言，应当审查被恶意起诉一方是否具有在先设计、权利人对此是否明知以及是否抢先申请专利等要件。而与所涉专利权是否无效并无关联，亦无需中止诉讼以等待专利权无效决定的司法终审结果。故其与因专利不符合确权授权要件而被无效类恶意诉讼的审理思路存有差异。

在本案中，根据原告提交的其研发人员将涉案实用新型专利设计图纸发给原告合作公司员工王某的邮件，以及后该员工王某成立被告关联公司朗多公司，再以被告朗讯公司名义申请涉案外观设计专利等证据，可以证明被告通过关联公司股东王某明知原告具有在先近似设计仍抢先申请涉案外观设计专利，属于明知自己的权利基础缺乏正当性的情形。

2.意愿要素要件。关于权利人是否具有侵害对方合法权利的不正当的诉讼目的多通过外在诸多行为的间接证据来审视认定。可审查权利人提起的前侵权之诉的诉讼标的额是否畸高，是否不当申请采取行为保全及财产保全，是否存在应撤诉而不撤诉等情形予以个案认定。

在本案中，在法院已经认定原告作为产品源头厂家的情形下，被告在后续侵权诉讼中一直避开起诉作为制造商的原告，亦是被告知悉原告掌握有涉案外观设计专利的在先权利，为避免案件败诉而选择仅起诉原告销售商，可认定被告具有侵害对方合法权利的不正当诉讼目的。故在“恶意”所涉认识要素与意愿要素均符合条件的情形下，应认定被告具有主观恶意。

文 |龚麒天 齐柳

*本网络发布版已删除脚注和参考文献。

编辑｜张涵青

校对｜罗冠明

审核 | 侯 洁