以最高院案例聊“客体”

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“对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则与所述技术特征作为一个整体考虑，即整体考虑权利要求中记载的全部特征，从其是否解决技术问题、手段集合与所解决的技术问题之间关系如何、是否实现特定的技术效果等方面进行综合评估。如果方案所采用的手段集合与要解决的问题之间体现的是按照人为制定的规则关系，不受自然规律的约束，其解决的并非技术问题，所获得的结果亦并非技术效果，则该解决方案不构成技术方案，不属于专利法第二条第二款规定的授予专利权的客体。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：马姣琴

案件脉络

西门子股份公司（以下简称上诉人）因不服中华人民共和国国家知识产权局（以下简称被上诉人）对涉案专利“针对处理对象的处理步骤的开启”的发明专利PCT申请（以下简称本申请）的驳回决定不服向被上诉人提请复审，被上诉人对此作出了维持驳回决定的复审请求审查决定（以下简称被诉决定）；上诉人不服，向中华人民共和国北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，一审法院判决驳回上诉人的诉讼请求；上诉人不服，向最高院提起上诉，最高院作出维持原判的终审判决。

本申请的权利要求1

1一种用于开启针对具有所分派的存款（B）的处理对象的处理步骤的方法，所述方法具有如下步骤：

-借助于所述处理对象与控制单元和/或生产单元的接口发送所述处理对象的处理步骤询问(12)，以接收到所述处理对象针对所述处理步骤的出价，其中所述出价是被分派给所述处理对象的存款（B）的部分金额；

-借助于处理器来确定可用性结果（20），其中所述可用性结果依据所述出价并且依据适合于执行所述处理步骤的生产单元的报价（10）来确定；

-如果所述可用性结果表明可用性，那么在所述处理对象的处理步骤询问的情况下凭借使所述存款（B）减少所述出价来开启（21）所述处理步骤。

案件详情

一、上诉人与一审法院之间的较量

1、上诉人向一审法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令被上诉人重新作出审查决定。上诉人提供的事实和理由为：

（一）被诉决定关于本申请所解决的技术问题认定错误。

上诉人为了说明被上诉人将本申请所解决的问题定位为“如何根据拍卖结果管理生产资源”是错误的，从三个方面进行了论证，三个方面分别为：直接陈述权利要求1所解决的技术问题、类比说明、借助效果说明。

关于直接陈述权利要求1所解决的技术问题：本申请所解决的技术问题在说明书[0018]段中有明确的记载，本申请意图解决传统的生产线中处理对象（工件）在某些情况下可能无限度消耗生产资源（加工步骤）的问题。也就是说，本申请的方案并不局限于“拍卖管理”的场景，还可以应用于处理对象为“工件”的场景，不能因权利要求1中出现的“出价询问、可用性结果”等部分技术特征，就将方案割裂的理解为解决非技术问题，而应该将权利要求1中的各技术特征组合的技术方案作为一个整体，以便基于整体的技术方案分析其所需解决的技术问题。

关于类比说明：上诉人以几篇现有专利为例，以说明本申请与现有几篇专利的处理逻辑相类似，都是基于“客观规律”的处理流程，而非经济指标等的主观感受和社会因素。

关于借助效果说明：上诉人认为虽然基于权利要求1的技术方案实现了非技术效果（如管理效果和经济效果），但并不能否定其从整体上解决的工件可能无线度消耗生产资源的技术问题，从而实现节约生产资源的技术效果。

（二）被诉决定关于本申请所利用的技术手段认定错误。

一方面，上诉人认为被诉决定忽略了权利要求中向工件预先分派生产预算、根据询问结果减少工件所存储的预算额度等步骤，没有整体考虑权利要求中记载的全部特征。若整体考虑权利要求中记载的全部特征，则可知，本申请所提出的新技术方案具体包括了针对工件存储预算数据、工件通过通信接口发送询问、处理器计算以确定可用性结果、工件根据可用性结果修改所存储的预算额度等手段，这些手段本身的工作运转遵循数据处理的物理规律，不是主观的思维过程。
另一方面，上诉人认为权利要求1限定的具体方法步骤，与其所要解决的工件无限度消耗生产资源的问题密切相关，对于专利法第二条的审查而言，这也不属于仅限定利用计算机执行主观过程的例外情况。

（三）被诉决定关于本申请所取得的技术效果认定错误。
如前所述，上诉人认为本申请的技术效果与审查示例中的找到自行车、优化路径、提高配送效率等类似，均是依据客观规律得到的有益效果，明显区别于促进消费、预测经济走势、情感分类等依据主观因素得出的效果。被诉决定有关本申请获得的效果仅仅是依据交易结果管理生产线，不是符合自然规律的技术效果的认定错误。
2、有鉴于此，一审法院从本申请和审查示例两个方面进行了分析，并作出了支持被诉决定的一审判决，即一审法院认为权利要求1所要求保护的方案不构成技术方案，不符合专利法第二条第二款的规定。其中，
第一、针对本申请的分析：

《专利审查指南》规定，如果某项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。参照该规定可知，一项技术方案是否符合专利法第二条第二款的规定，需要从技术问题、技术手段、技术效果三个方面进行考察。
具体到本案中，权利要求1要求保护一种用于开启针对具有所分派的存款的处理对象的处理步骤的方法，该解决方案虽然涉及处理器、生产单元等硬件设备，也涉及生产步骤授权开启等处理步骤，但本申请的核心在于利用公知的装置来实现一种交易方法，具体体现为本申请的核心在于基于交易方法和规则来确定后续的生产开启。
具体的，该解决方案提供的方法虽然涉及现有的处理器，生产单元等公知装置，但方案整体既没有给处理器、生产单元的内部性能带来改进，也没有给处理器、生产单元的构成或功能带来任何技术上的改变，同时也未对生产流程带来任何技术上的改进。
也就是说，从“技术问题”方面的考察来看，本申请的实质属于基于经济规律支配的生产管理方案，该方法中虽然涉及计算机以及生成单元，但该解决方案实际所解决的问题是如何根据拍卖结果管理生产资源，不构成技术问题。
从“技术手段”方面的考察来看，本申请所采用的手段是通过现有计算机执行人为设定的生产管理方式，但是对于计算机以及生产单元的限定只是按照指定的规则根据拍卖结果确定生产管理，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段。
从“技术效果”方面的考察来看，该方案获得的效果仅仅是依据交易结果管理生产线，不是符合自然规律的技术效果。
因此，本申请的问题、手段以及获得的效果都是非技术性的。所以，一审法院认为权利要求1所要求保护的方案不构成技术方案，不符合专利法第二条第二款的规定。
第二、针对审查示例的分析：
《专利审查指南》规定，对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。
其中，“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指：技术特征、算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段，并且能够获得相应的技术效果。
具体到“一种共享单车的使用方法”中，其所要解决的是如何准确找到可骑行共享单车位置并开启共享单车的技术问题，该方案通过执行终端设备和服务器上的计算机程序实现了对用户使用共享单车行为的控制和引导，在该技术方案中方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段。
然而，本申请的技术方案虽然也涉及处理器、生产单元等硬件设备，但本申请的核心在于利用公知的装置来实现一种交易方法(本申请的核心在于基于交易方法和规则来确定后续的生产开启，即本申请的解决方案虽然涉及有公知装置，但并未对公知装置的内部性能带来技术上的改进)。所以，本申请的方法特征与技术特征并非紧密结合，其技术特征属于公知装置，该技术特征对本申请的解决方案拟要解决的问题不具有技术贡献。
因此，上诉人认为本申请与《专利审查指南》审查示例“一种共享单车的使用方法”在解决的技术问题、采用的技术手段、取得的技术效果方面类似，本申请符合专利法第二条第二款规定的主张不能成立。
二、上诉人和被上诉人针对一审判决的较量
1、上诉人不服一审判决，向最高院提起上诉，请求：撤销一审判决及被诉决定，判令被上诉人重新作出决定。事实和理由为：
（一）一审判决对专利法第二条第二款的理解错误，导致适用法律错误。
上诉人认为一审法院对专利法第二条第二款的理解错误，具体体现在：依据《专利审查指南》的相关规定，对一项包含技术特征、算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于技术方案进行审查时，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。其中“作为一个整体”的含义是“要求保护的权利要求作为一个整体”“整体考虑权利要求中记载的全部特征”。
换言之，在权利要求中既具有商业规则和方法特征，又具有技术特征时，不能仅仅因为其中包含的非技术性内容就否定整个方案的技术性。如果权利要求采用了技术手段并解决了技术问题，则不应因为其中还包含有非技术性内容而认定其不构成技术方案。该含义与审查新颖性和创造性时应“作为一个整体”考虑的含义是不同的。
（二）本申请利用了技术手段、解决了技术问题、取得了技术效果，属于专利法所保护的客体。
上诉人认为，一方面，从本申请说明书[0018][0019]段可知，本申请所要解决的技术问题是提供一种能够在以工件为中心的生产系统中防止资源滥用的安全机制。
为此，本申请以完整技术方案的形式体现了针对处理对象分配固定存款、根据存款出价确定生产资源可用性以及处理对象向生产单元支付对价以开启处理步骤的构思。相反，如果不针对处理对象设置存储器，则无法实现对每个处理对象进行单独的生产资源额度管理；如果不在处理对象与控制单元或生产单元之间设置通讯接口，则无法实现处理对象对生产资源可用性的询问。
另一方面，权利要求对方法各个步骤的限定也体现了解决技术问题的构思。
具体的，上述技术手段是将本申请为了解决技术问题的构思转化为具体技术方案时所不可或缺的。同时，存储器、通讯接口、处理器以及其工作步骤等具体手段的运行遵循客观规律，其功能的实现不以人的主观意志为转移，属于利用了自然规律的技术手段。通过设置上述技术手段，权利要求方法在整体上解决了以工件为中心的生产系统中可能存在的资源滥用问题，取得了提升系统安全性的技术效果。
（三）被诉决定没有整体考虑权利要求中记载的全部特征。
上诉人认为被诉决定仅仅考虑了权利要求1中“借助于处理器来确定可用性结果”一个步骤，而忽略了前述针对处理对象存储生产预算存款、利用处理对象与控制单元或生产单元之间的通讯接口发送询问消息，以及针对处理步骤的开启，相应修改处理对象的存储器中所存储的存款数据等特征。且本申请不属于“利用计算机执行主观过程的例外情况”，本申请中针对处理对象设置存储器、在处理对象与控制单元或生产单元之间设置通讯接口、利用该通讯接口发送确定生产资源可用性所需的消息、开启处理步骤时修改存储器内容等特征都与要解决的防止资源滥用的技术问题密切相关。
2、被上诉人辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，西门子公司的上诉理由不能成立，请求依法驳回。事实和理由为：
（一）本申请的实质属于基于经济规律支配的生产管理方案。
被上诉人认为，从“技术问题”方面来看，本申请的方法由计算机以及生成单元执行，所解决的问题是如何根据拍卖结果管理生产资源，不构成技术问题。
从“技术手段”方面来看，解决上述问题所采用的手段是通过计算机依据执行人为设定的生产管理方式，但是对于计算机以及生产单元的限定只是按照指定的规则根据拍卖结构确定生产管理，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段。
从“技术效果”方面来看，该方案获得的效果仅仅是根据交易结果管理生产线，不是符合自然规律的技术效果。
因此本申请的问题、手段以及获得的技术效果都是非技术性的，本申请所要求保护的方案不构成技术方案，不能被授予专利权。
（二）被诉决定是在整体考虑了权利要求记载的全部特征后进行的认定。
具体的，本申请要解决的问题是资源配置的问题，在考虑权利要求记载的全部特征后发现，解决上述问题的核心手段是通过拍卖规则来限制工件对资源消耗的权限从而解决资源滥用的问题。而拍卖规则和权限管理是一种商业规则和管理方法，这并非是利用自然规律的技术手段，由此未获得符合自然规律的技术效果。
三、最高院分析
最高院认为，本案的争议焦点是：本申请是否属于专利法第二条规定授予专利权的客体。
专利法第二条第二款规定，发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。判断一项解决方案是否构成技术方案，应当整体考虑权利要求中记载的全部特征，从其是否解决技术问题、手段集合与所解决的技术问题之间关系如何、是否实现特定的技术效果等方面进行综合评估。如果方案所采用的手段集合与要解决的问题之间体现的是按照人为制定的规则关系，不受自然规律的约束，其解决的并非技术问题，所获得的结果亦并非技术效果，则该解决方案不构成技术方案，不属于专利法第二条第二款规定的授予专利权的客体。
具体到本案中，本申请权利要求1请求保护一种用于开启针对具有所分派的存款的处理对象的处理步骤的方法。根据说明书的记载，所要求保护的方案要解决的问题是：提供一种经改善的并且受操纵保护的方法以及装置，能够在生产设施中实现资源配置。其解决方案是：利用公知的自动化生产设施和处理器进行资源分配，通过人为制订某一或某些处理步骤中处理对象的预先固定出价进而达到对整体生产资源的控制，其中使用处理对象与控制单元和/或生产单元的接口发送处理步骤询问以达到借助于处理器来确定可用性结果。
由此可知，该解决方案虽然涉及处理器、生产单元等硬件设备，也涉及生产步骤授权开启等处理步骤，但本申请的核心在于利用公知的装置来实现一种交易方法。该解决方案提供的方法既没有给处理器、生产单元的内部性能带来改进，也没有给处理器、生产单元的构成或功能带来任何技术上的改变，同时也未对生产流程带来任何技术上的改进。该方法总体上体现的是一种对标的物进行多方竞价拍卖规则的建立和制定，并按照人为设计的规则对出价、报价进行判断并对竞拍成功者扣款，其中存款的分派、减少以及如何比价的规则都是人为的规定，不受自然规律的约束、也无法与自然规律建立关联。
也就是说，本申请方案所采用的手段集合与要解决的问题之间体现的是按照人为制定的规则关系，其所解决的问题是如何根据拍卖结果管理生产资源，获得的效果仅仅是依据交易结果管理生产线，因此，本申请权利要求1的解决方案不构成技术方案。被诉决定对此认定正确，最高院予以确认。
基于上述分析可知，认定本申请权利要求1的方案不构成技术方案，并非仅因为本申请的方案中具有商业规则和方法，恰恰是因为从整体上而言本申请权利要求1的方案所采用的手段集合与要解决的问题之间体现的是按照人为制定的规则关系。
因此，被诉决定不存在上诉人所称的“仅仅因为其中包含的非技术性内容就否定整个方案的技术性”的问题。当然，在判断一件专利申请是否构成技术方案与一件专利申请是否具备创造性时，均需要将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。但前者主要考察方案的手段集合与要解决的问题之间是否体现受自然规律约束的关系，后者则主要考量方案的手段集合与要解决的技术问题对本领域技术人员而言是否显而易见。
因此，从“整体上”判断一件专利申请是否构成技术方案与创造性审查的“整体性原则”不完全一致。但是，判断包含非技术特征的发明专利是否属于专利法保护的技术方案时，考查该发明是否仅仅在形式上具备技术特征、其非技术特征如算法特征或商业规则和方法特征等是否仅仅属于利用计算机实现的常规规则和方法等，对于判断一件专利申请整体上是否构成技术方案具有重要作用。在这个意义上，一审判决对专利法第二条第二款的适用并无明显不当。
综上所述，最高院认为上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回，即权利要求1所要求保护的方案不构成技术方案，不符合专利法第二条第二款的规定。

深度剖析

1、本申请部分说明书的内容
“物理对象由生产单元来加工、例如涂层。或者对原材料、例如液体进行处理，例如加热或压缩，等等。还可以涉及询问处理步骤的工件载体。处理步骤例如被理解为在用于制造精制的工件的生产步骤的序列之内的一个生产步骤。例如，该处理步骤是对工件的材料进行加工或者是针对该工件提供产品组件、诸如螺丝。同样可以涉及用于加工工件载体的生产步骤，例如为了工件的随后的生产步骤而对工件载体的形状或温度的适配。尤其是涉及产品的制造方法。该产品可以作为在生产、加工或处理工序的不同的阶段中的工件，而且该工件尤其可以是原始产品、中间产品或最终产品。该方法同样能被应用在由生产单元来执行的批量生产中的工艺步骤中。”
2、笔者的分析
也就是说，在本申请说明书中，对本申请的方案的适用场景有更多的介绍，那如果在权利要求部署时，针对不同的场景部署具体的技术细节的从权，是否有可能使得本申请走向不同的结局呢？
例如，以工件的制造为例，计算机如何基于工件载体的形状或温度对制造工件的当前步骤的下一步骤进行适配？针对原始产品、中间产品或最终产品，计算机适配的方法和控制的方式是否具有针对性？
因此，该案件给了笔者如下撰写专利申请的启示：
A、分析交底书的本质，从本质出发判断交底书中记载的内容是否属于专利法所保护的客体。
B、针对可能存在保护客体的交底书，可以考虑从两个方向进行处理，一个方向为纵向挖掘，如从“深度”维度挖掘交底书属于保护客体的技术方案的技术细节，另一个方向是横向挖掘+纵向挖掘，如从“广度”维度挖掘交底书可能适用的属于保护客体的应用场景，并在此基础上纵向挖掘更多的技术细节。
C、针对既包括技术特征又包括算法特征或商业规则的交底书，在撰写权利要求时，尽可能强化技术特征，并尽可能体现技术特征、算法特征（或商业规则）作为一个整体的技术方案。
D、权利要求书中可以考虑部署不同应用场景的技术细节的落地从权。
E、说明书中尽可能地阐述多种应用场景，尤其是非商业的应用场景，并阐述各应用场景下的技术方案的具体细节，强有力地将技术特征和算法特征（或商业规则）进行结合，并分析二者强有力结合而产生的技术效果。

（原标题：以最高院案例聊“客体”）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：马姣琴

编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君