从司法判例解读职务发明认定要点

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“目前法律规定的职务发明创造包括两类，‘执行本单位的任务’所完成的发明创造和‘主要是利用本单位的物质技术条件’所完成的发明创造。只要符合情形之一，即可认定为职务发明。下文将结合案例，逐一进行分析这两种情形。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：贾丽晨 刘国军 北京柳沈（上海）律师事务所

前言

在当前国家鼓励发展科技的大背景下，企业越来越重视知识产权管理与保护，与职务发明有关的权属纠纷也随之频发，因而涌现出大量的司法判例，这表示无论是企业还是个人的知识产权保护意识都在提高。本文即意在结合具有代表意义的司法判例，围绕职务发明的两种情形“执行本单位的任务”和“主要利用本单位的物质技术条件”展开分析，以厘清职务发明认定思路，准确把握认定要点。

根据《中华人民共和国专利法》（下称“《专利法》”）第六条第一款规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

职务发明从字面上可以分解为“职务”与“发明”。“职务”即表明员工作出发明创造系为完成单位的工作任务，那么员工必然与单位之间存在或者曾经存在劳动用工关系，基于此，单位对员工作出的发明创造享有所有权与支配权。《中华人民共和国专利法实施细则》（下称“《实施细则》”）第十二条第二款规定：“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位”，因此员工在临时工作单位中为完成工作作出的发明创造也可以被认定为职务发明。另外，即使是兼职协议到期，只要仍然实际存在劳务关系，专利申请权及被授权后的专利权应当归厘于单位。如上海知识产权法院发布的专利申请权纠纷典型案例(2017)沪73民初349号案件中表明，即使发明人与单位的《兼职协议》已经到期，但由于其仍为单位提供研发劳动，单位也向其支付工资，两者间存在临时劳务关系，此时发明人为执行该单位的任务作出的发明创造属于职务发明。

“发明”即表明员工在工作过程中投入了智力劳动，属于发明创造的“发明人”。《实施细则》第十三条规定：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”在发明创造权属纠纷中，若该员工不属于专利法意义下的发明人，则发明创造权属的认定不能以职务发明的相关规定为依据，需要另寻其他法律依据。

目前法律规定的职务发明创造包括两类，“执行本单位的任务”所完成的发明创造和“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造。只要符合情形之一，即可认定为职务发明。下文将结合案例，逐一进行分析这两种情形。

一、关于“执行本单位的任务”

《实施细则》第十二条第一款规定：专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

从上述规定可知，从时间上来看，前两种情形所针对的是在职期间完成的发明创造，以完成工作任务为目的；第三种情形针对的是发明人离开原单位后作出的发明创造，有两个认定要点，一是时间要点，即发明创造作出时间在发明人离开原单位1年之内，二是相关性要点，发明创造不限于其在原单位的工作任务，而只要与其在原单位从事的工作或接受的工作任务具备相关性即可。

（一）如何确定“本职工作或单位分配任务”内容

无论属于前述哪一种情形，要认定诉争发明属于职务发明，首先需要确定发明人“本职工作或单位分配任务”的内容。通常而言，该判断不能仅局限于员工职务、劳动合同、岗位职责书等书面约定，应当从其实际工作是否参与了单位的研发工作来判断。下文将结合案例展开分析。

案例1：(2020)最高法知民终41号

该案中，原审法院认为虽然劳动合同中记载发明人系销售人员，但根据原单位提交的发明人在原单位的工作内容显示，其不仅是销售人员，同时也是技术人员，其在原单位的本职工作及工作任务体现出，其至少熟知诉争发明相关的装置组成架构、工作原理及工作流程，参与研发并协助改进相关装置。最高院在二审中进一步结合发明人的学历背景、工作能力及在原单位的工作内容，并考虑到专利技术研发工作的系统性、传承性，认定诉争发明创造与发明人在原单位的本职工作及工作任务密切相关，且系在终止劳动关系一年内出，属于职务发明，原单位为专利申请权人。

由此可见，在确定发明人“本职工作或原单位分配任务”的内容时，需要考虑劳动合同、岗位职责书、保密协议等书面约定，还应考虑发明人是否具备研发能力和其实际工作内容，具体可从发明人的学历背景、工作能力以及在原单位是否实际接触、参与研发相关的工作来判断，对此，原被告双方均应积极举证证明。如果发明人实际工作内容与劳动合同约定不一致，以实际工作内容为准。

案例2：(2021)最高法知民终403号

该案中，发明人曾作为彝族医药研究所的所长，其在任职期间申请的诉争专利为“一种治疗失眠的药物组合物及其制备方法、制剂与应用”，发明人辩称：彝族医药研究所提交的证据不能证明诉争专利的研发是该单位的工作任务。最高院在二审中则认为，根据已查明的事实，彝族医药研究所的宗旨和业务范围包括开展彝族医药研究，彝族医药知识和彝族药单方验方收集、整理、开发。可见，研究开发彝族医药是彝族医药研究所的核心工作内容。发明人作为具有研发能力的研究所所长，不能因其亦承担研究所的管理职责，就否定其研究人员的身份。况且，虽然发明人强调其承担的是研究所的管理职责，但现有证据已经显示其参与了该研究所的研发工作。综合以上因素，发明人在彝族医药研究所工作期间完成的彝族医药领域的发明创造，与其本职工作具有高度关联性，诉争专利应认定为发明人在本职工作中作出的发明创造。

实务中频频出现单位负责人或者处于管理层的研发人员其以个人名义申请发明专利而被单位以发明专利系职务发明为由诉至法院的情形，这类案例中，该个人处理的工作事务较为综合，日常不太可能被明确委派以研发任务，但由于其身份地位，一定程度上其行为也能代表单位的意志。在判断诉争发明创造与其本职工作任务是否相关时，仍要关注其是否具备研发能力，是否属于研发人员，是否实际参与了研发工作。除此之外，单位本身的业务范围、机构性质、研发方向等也可作为确认其本职工作任务内容的参考。

（二）如何认定发明创造与“本职工作或单位分配任务”有关

“执行本单位的任务”的第三种情形中规定了“与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。“有关”这样模糊的用词使得企业或员工在理解上会发生偏差，这是发明创造权属纠纷频发的原因之一，也因此给职务发明的界定创造了辨析和裁量的空间。

原单位通常倾向于将“有关”的范围做宽泛理解，扩大职务发明的认定范围进而保护企业利益。如在本文案例5中，离职员工的原单位在上诉中指出“‘有关的发明创造’中的‘有关’，是指技术领域、工作职责等方面的相关性，一审判决将诉争专利的具体技术特征与发明人的本职工作或原单位分配的任务进行比对，标准过于严苛，背离了职务发明创造‘有关’的判断标准。”但，若不恰当地扩大职务发明认定的范围，实质上会给正常离职的技术人员附加不合理的竞业限制义务，这显然不利于人才合理流动，以及创新创业氛围的形成。下面本文将结合各高院的经典案例，探寻法院裁判中将如何认定诉争发明创造与原单位本职工作任务“有关”。

案例3：(2019)最高法民申6342号（最高院第158号指导案例）

该案中，最高院指出判断“有关”时应综合考虑以下因素作出认定：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；二是涉案专利的具体情况；三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源；四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。

该案中的员工2012年9月24日入职公司，任职期间多次参加研发方案的会议讨论，后2013年4月17日与公司解除劳动关系，并于2013年7月12日以自己的名义申请涉案专利。该员工在入职前，没有与涉案专利相关的从业经验或学历证书。最高院经审理认为将涉案专利与原单位的专利相比，二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，二者技术方案高度关联，该员工在原单位承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关，原单位在涉案专利所属的技术领域有持续的进行研发活动。由于涉案专利技术方案复杂，研发难度大，该员工作为涉案专利唯一的发明人，在离职后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利，也不能对技术研发过程或者技术来源作出合理说明，不符合常理。且在二审中该员工也未能证明其在入职前具有能够独立研发涉案专利技术方案的知识水平和能力。因此认定涉案专利属于该员工在原单位任职期间的职务发明并无不当。

根据最高院在上述指导案例中确立的裁判思路，在判断诉争发明创造与发明人在原单位的本职工作任务是否有关时，首先应看原单位是否开展了与诉争发明创造相关的研发活动、是否存在相关的技术方案或技术成果，与发明人在单位的本职工作是否相关，然后进一步将诉争发明创造与本单位已有的技术方案或技术资料进行比对，法院还会对发明人是否具备自主、独立做出诉争发明创造的能力进行进一步追问，来综合判定相关性。

案例4：(2017)沪民终281号

该案中诉争发明创造的发明点在于“将多片光学功能不同的扇形基板分别加工后再拼装成一个完整圆形基板”，该专利申请已经国家知识产权局授权，原单位提交的证据材料中未涉及多片扇形基板的拼装技术。发明人及作为专利权人的新单位在一审中共同辩称：涉案专利系在现有技术基础上针对荧光粉色轮产品做的较大改进，与原单位无关。法院认为，职务发明认定所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案并不要求完全相同，只要具有一定的关联性即可，考虑到诉争专利技术与发明人在原单位的研发内容属于同一技术领域，旨在解决的技术问题也相同，所涉原材料也基本相同，仅在制作工艺上存在差别（即发明点），且该制作工艺的差别亦具有一定的传承性，因此法院认定诉争专利技术与发明人在原单位的本职工作具有较强相关性，最终判定该发明专利权属于原单位所有。

在将诉争发明创造与发明人在原单位履行本职工作接触到的技术方案作相关性判断时，需要考虑两者是否属于同一技术领域、解决的技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性、技术差距有多大等因素，而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性，无需囿于专利发明点的限制。

案例5：（2022）最高法知民终1229号

在该案中，最高院认为认定“有关”应综合考虑以下因素：一是诉争专利的具体情况，包括其技术领域、所解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、相对于现有技术的“实质性特点”等。二是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与诉争专利有关的技术信息等，以及诉争专利与离职员工承担的本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是分析诉争专利发明创造的实质性特点或者改进思路是否已经体现于原单位技术方案中，或者说诉争专利发明创造相对于原单位技术方案在技术思路上是否体现出延续性和传承性。

该案中发明人在原单位的本职工作或分配的工作内容不包括诉争专利的具体研发工作，最高院结合诉争专利采用的核心技术手段、取得的技术效果、相对于现有技术的发明点的阐述，认为与原单位的技术方案存在明显的差异。在案件评析中，最高院指出：除非有证据表明离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务具体指向该零配件，或有证据表明诉争专利发明创造与原单位的相关技术方案存在明显的承继关系，且相关技术资料存在被离职员工接触的可能性，否则不能仅以离职员工曾经在原单位参与和汽车项目研发有关的工作，就当然地认为新单位以离职员工作为发明人就某一汽车零配件提出的专利申请及由此获得授权的专利权属于离职员工在原单位作出的职务发明创造。如果按照过于宽泛思路对涉及职务发明创造的权利归属进行认定，势必相当于认为离职员工只要在离开原单位1年内作出的涉及任一汽车零配件的发明创造都应当然地认定为原单位的职务发明创造，由此获得的专利权都当然地归属原单位，这种思路无异于实质性剥夺了离职员工独立发挥职业技能进行技术创新的机会，不适当地限缩了员工基于个人职业规划重新作出择业选择的正常流动空间，进而导致在原单位、离职员工以及离职员工新任职单位三者之间出现明显的利益失衡，显然并不足取。

从专利法的角度，发明创造的实质性特点是其技术方案相比于现有技术的本质区别。从发明创造的实质性特点比较其与原单位已有的技术方案之间是否具有传承性或延续性，能够更为准确的判断两者是否具有相关性，避免将相关性做扩大解释。从时间上来看，这个案件的裁判于2023年3月作出，相比于之前的案例，最高院在对“有关发明创造”进行认定时更为谨慎和细致，这个倾向值得注意和把握。

（三）员工离职后作出的发明创造权属纠纷非典型案例

“执行本单位的任务”第三种情况：退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造为职务发明创造。笔者在检索职务发明相关案例时注意到，该条文经常作为请求权基础。因此对该条文进行要件分析对准确认定职务发明是十分有必要的。

关于“作出”，实践中由于如何判断发明创造完成时间较为困难，在无证据证明发明创造的具体完成时间的情况下，通常可推定专利申请日为发明创造的作出时间；关于“退休、调离原单位、劳动人事关系终止之日”，可理解为离职员工实际脱离原单位的调遣支配的时间，可从辞职申请日期、离职证明、退工单等材料进行佐证；而关于1年期的时间要件，应当注意的是，其是职务发明认定中的必要但不充分条件。实践中出现一些案例，员工在原单位离职1年后以自己为发明人进行专利申请而被原单位诉至法院，法院最终判决诉争专利的申请权归单位所有，在这样的案例中，法院的判决看似突破了关于职务发明1年期的法律规定，至于为何会出现这样的判决，下文将结合案例进行具体分析。

案例6：(2018)鄂民终714号

在该案中，员工离职后一年内进行专利申请，原单位向法院提起专利申请权之诉，双方在审理时达成调解协议，约定员工及其新单位向国知局撤回该专利申请，在撤回专利申请批准之日起7个月内不得申请与该技术的相关专利。后员工及其新单位再次申请三项诉争发明专利，原单位再次提出专利申请权侵权之诉，一审法院审理认为员工及其新单位的在先撤回专利申请技术与员工在原单位工作任务有关，属于原单位职务发明；二审法院经审查，认为诉争三项发明专利申请的内容与员工在原单位的工作任务均具有相关性；从研发背景是否一致、发明目的是否有关及主要技术特征是否相同等方面判断其中一项诉争发明专利属于在先撤回专利申请技术的拆分，具有高度相关性，且员工及新单位也不能证明该诉争专利申请的技术系自行研发，员工及新单位申请该项诉争发明，既有违诚信原则，也侵犯了原单位的专利申请权，应当予以撤回。

本案中，员工在离职1年内申请专利后撤回，在离职1年后又将该专利拆分进行专利申请，在职务发明认定过程中即出现是否符合1年期时间要件的问题。法院运用诚实信用原则，突破了《实施细则》中1年期的限制，将诉争专利申请认定为职务发明创造，弥补了过于刚性的一年期的规定，对于一些离职员工故意规避1年期限制进行发明创造申请的现象也给出了回应，为这类案件审理提供了一种新的思路。

案例7：(2019)最高法知民终337号

该案中，发明人从原单位离职一年后进行专利申请，原单位提起专利申请权侵权之诉。二审中，法院将争议焦点归纳为（一）原单位在涉案专利申请日前是否拥有与涉案专利申请相同或者实质相同的技术方案；（二）在案证据能否证明涉案专利申请列明的发明人对涉案专利申请的实质性特点作出了创造性贡献。经过审理，原单位在涉案专利申请日前拥有的图纸已经明确记载了与涉案专利申请相同或无实质性差异的技术方案；对于争议焦点（二），最高院认为“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人在完成本单位分配的本职工作中所作出的发明创造，应当属于职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。对于发明人从原单位离职一年之后，以其为发明人提交的专利申请，通常不能被认为属于原单位。但是，当有证据表明该专利申请系发明人离职前由他人在原单位完成的发明创造，同时专利申请人又不能提供证据表明该发明创造系发明人在离职一年后独立完成，则该专利申请权属于原单位。”该案中，最高院认为原单位主张案外人系其所拥有的图纸的发明人具有高度可能性，且该图纸能够完全反映涉案专利申请权利要求书的技术方案，发明人在原单位工作时实际接触到了该图纸；再次，在案证据不足以表明发明人从原单位离职一年后至涉案专利申请日前对涉案专利申请的发明创造的实质性特点作出了创造性贡献，也未能证明其系在原单位属于现有技术的装置基础上进行技术改进获得涉案专利申请的技术方案，最后法院判决涉案专利申请权属于原单位所有。

职务发明中，员工一方首先应属于专利法意义上的“发明人”，即对发明创造的实质性特点作出创造性贡献。本案中，员工并非诉争发明创造的发明人，而只是将原单位已有的发明创造以新单位的名义申请专利，并不涉及到职务发明的认定，因而并不适用1年期规定的限制。

二、关于“主要是利用本单位的物质技术条件”

“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造是指本单位的物质技术条件对发明创造的完成起到了主要或实质性作用的发明创造。此类发明创造即使不与本职工作或分配任务有关联，而系主要利用本单位的物质技术条件的，仍属于职务发明创造。根据《实施细则》第十二条第二款规定，物质技术条件包括资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

（一）“主要利用”的认定

并非凡是利用了单位的物质技术条件完成的发明创造均为职务发明创造，而必须构成“主要利用”。如果对本单位的物质技术条件的利用是完成发明创造不可缺少或者不可代替的前提条件，则可以认为是“主要利用”。相反，少量的利用或者对发明创造的完成没有实质性帮助的利用，则可以认为不属于主要利用。
在最高院指令湖北高院再审的(2016)鄂民再12号案中，湖北高院参照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第四条并结合审判实践指出：“主要利用”应主要指以下两种情况：其一，职工在发明创造的研究开发过程中，全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响；其二，职工作出的发明创造其实质性内容是在单位尚未公开的技术成果、阶段性成果基础上完成的。

此外，由于单位对其资金、设备、器材、原材料以及尚未公开的技术成果都有完全的控制权，一般均制定有管理措施，并有相应组织机构予以实施，因此，单位主张发明人主要利用其物质技术条件完成发明创造的，应对“主要利用”的情形负举证责任。

（二）“主要利用本单位物质技术条件”的除外情形

在《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》的第四条中还包括了“主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件”的两个除外情形：

（一）对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；

（二）在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。

对于第（二）种除外情形，因研发领域特性的不同，技术成果完成的标准也不同，对技术成果进行验证、测试这一步骤既可能属于技术成果完成后的验证测试，也可能属于该技术成果完成的必要过程。如在机械领域的发明创造，在发明创造完成后仅利用单位的物质技术条件对设备进行验证、测试，通常不属于主要利用单位的物质技术条件的行为，而在生物医药领域，特别是药品的发明创造，获得临床数据等药效数据通常是完成药品发明创造过程中的重要环节，如果专利申请人以临床数据作为药品技术效果的主要依据，更可说明临床数据在该产品发明创造过程中难以或缺的作用。因此在获得临床数据过程中利用的物质技术条件通常在完成此类发明创造的过程中起到重要作用，在实践中也可能被认定为属于利用单位物质技术条件所完成的发明创造。因此，应当结合技术领域的特征及验证、测试阶段的数据对于技术成果完成的重要程度来判断此阶段所利用的单位物质技术条件是否属于“主要利用”。

（三）如何认定是否主要利用单位的“技术条件”

对于“不对外公开的”技术资料，应当是单位拥有的只有少数经过许可的员工才能接触到的内部情报或者内部资料，如技术档案、设计图纸、实验数据、技术信息等，是单位的技术储备，对于单位来说具有潜在的无形财产价值，这一部分技术资料通常不属于行业内公知的技术。

案例8：第(2020)最高法知民终1848号

该案中，最高院认为，不宜将发明人在涉案专利的发明创造过程中所处的技术环境或者所掌握的公司技术资料，与法律规定的技术条件相混淆。如果相关技术资料对于涉案专利技术方案的实质性特点不能提供技术启示，则原则上不应对专利权属产生影响。本案中单位所使用的石墨烯微波膨化炉系自外部购入，单位并未有效证明该设备系单位提供技术方案，且技术方案未对外公开的事实，亦未证明发明人的发明创造使用了单位的设备改造方案和设备实验数据，故不足以认定单位为涉案专利的研发提供了主要技术条件。

此外，单位提及发明人发明创意来源问题，实质主张系涉案专利技术问题的确定对专利权属具有影响。对此，应当厘清技术问题的性质和对发明技术方案的影响，区分个案情况予以判断。在技术问题属于单位阶段性技术成果且不为外界所知悉的情况下，该技术问题可使发明人避免陷入错误的研发方向，并因此缩短了研发进程，此时该技术问题可视为本单位的技术条件；而在技术问题属于公知或属于非为单位内部掌握且未被采取保密措施的外购产品技术缺陷的情况下，相关发明创造的技术问题则不构成本单位的技术条件。本案中，发明人虽系在石墨烯微波膨化炉的生产、维护和改造过程中，获知该设备存在输送带开裂导致寿命短的技术问题，但如前所述，该技术问题产生于外部公司所生产的涉案设备，且至少被单位和外部公司同时所知，单位未举证证明此技术缺陷问题属于其不对外公开的技术信息，故单位据此对专利权所提主张缺乏事实和法律依据。

因此，在认定是否主要利用单位的技术条件时，可考虑技术资料是否为单位不对外公开的技术资料或技术成果，是否为涉案专利的实质性特点提供技术启示。

（四）如何认定是否“利用了本单位的物质条件”

本单位的物质条件包括资金、设备、零部件、原材料等。在前述案例9中，最高院认为，就该案的物质条件而言，单位并无用于涉案专利研发的专门资金投入，其石墨烯微波膨化炉的生产、调试、传动带用高温毡的采购和替换等物质条件的提供和消耗，一则并非因为发明人的意志进行，而是单位组织的生产测试过程中被消耗，单位并无为发明人的科研活动提供物质条件的意思表示；二则相关物质条件的消耗并未指向发明人的科研活动，涉案专利较现有技术改进的主要创新在于“圆环形物料输送结构”，单位的相关设备、零部件不包括“圆环形物料输送结构”，亦无物质条件因指向涉案专利技术方案研发过程中的分析、验证、测试而被使用，即未对发明的取得产生实质性的影响。因此，单位的现有证据不足以证明其为涉案专利的研发提供了主要物质条件。

在案例2中，发明人作为原单位医学研究所的负责人，具备调配单位资金、设备资源的能力，其在任职期间从事诉争药品的研发活动并获得相关的临床药效数据。最高院审理认为，要完成诉争专利说明书记载的110例失眠症患者的临床观察，必然需要支出资金购买一定数量的原料药。原单位举证证明了其在诉争专利申请前后采购过酸枣仁、柏子仁、红景天、佛手等诉争专利的中药成分，而发明人未举证证明其为诉争专利的研发支出过任何资金购买原料药。因此，对于发明人在职时系单位负责人或高管这样的特殊情形，难以判断单位是否有为诉争发明投入物质条件的意思表示，可从物质技术条件是否实际消耗在相关研发活动中进行判断，同时也可考虑发明人自身对研发活动的物质投入情况。

因此，在认定是否主要利用了本单位的物质条件时，可考虑单位是否有为发明人的科研活动提供物质条件的意思表示、相关物质条件的消耗是否指向诉争专利研发活动及发明人是否具备对研发活动进行自主投入的能力和可能性。

三、总结

前文在职务发明相关的法律规范要件分析中总结了司法裁判的观点，在案件事实如何对应到法律规范的问题上，这些案例为我们提供了思路。在职务发明的认定中，主要有三个对象：诉争发明本身、单位及研发人员（有时也包括新单位）。

在“执行本单位的任务”认定中，主要围绕着“有关”的证明展开。单位需要举证证明三处“有关”，即自身研发活动或经营范围与诉争发明创造有关，二是证明自身研发活动与研发人员在本单位的本职工作或分配任务有关，三是诉争发明创造与研发人员在本单位的本职工作或分配任务有关，形成一个“有关”的闭环。

在前述各案例中，法院都用了较长的篇幅论证诉争发明创造与发明人在原单位本职工作或原单位分配的任务的相关性，其中包括将诉争发明创造与原单位已有的技术方案或技术成果进行对比，体现出法院在维护保护单位投入和鼓励研发人员创新之间的平衡。而在案例5的判决中，最高院对诉争发明创造本身的审理已经细致到将其实质性特点与原单位已有技术方案进行对比看是否具有延续性或传承性，以避免相关性的认定过于宽泛而导致三方利益失衡，这也体现出相关性认定将从严把握的倾向。

对于“主要利用本单位的物质技术条件”这一情形，承接上述思路，认定“主要利用本单位的物质技术条件”也可以从发明创造本身、单位和研发人员三方面进行分析。从发明创造所处的技术领域，来判断发明创造的作出，何种物质技术条件是必不可少的；继而看单位是否为发明创造的作出提供了相应的物质技术条件，一般来说单位需要有为发明创造的研发提供物质技术条件的意思表示，但根本的还是要看单位的物质技术条件的消耗是否实际指向了诉争发明创造。同时，也要考虑研发人员自身对研发活动的物质投入情况。这里还需指出，在认定是否“利用了单位的技术条件”时，并非单位提供的所有技术资料都属于法律规定的技术条件，而要厘清该类技术资料的性质和对发明创造的影响，可以从其是否属于单位不对外公开的技术资料、单位是否采取了保密措施、是否属于现有技术、是否为发明创造的作出提供技术启示等方面进行判断。

（原标题：从司法判例解读职务发明认定要点）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：贾丽晨 刘国军 北京柳沈（上海）律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君