知岸普法 | 商标被无效宣告前的使用行为是否构成侵权

近年来，我国商标申请、注册的数量呈快速增长的趋势。据国家知识产权局统计，截止到2022年6月，我国有效注册商标已超4000万件。商标局审查效率大幅提升，以商标注册申请为例，一般4个月左右完成实质审查。

随着大量商标的申请注册，其中必然包含众多恶意抢注、攀附他人知名商标等的不诚信行为，商标局对此种行为一直予以严厉的打击。那么，商标在合法注册后又被商标局宣告无效，在无效宣告裁定生效前权利人的使用行为是否构成侵权并承担相应的赔偿责任呢？对此，商标法并未作出特别规定。

《商标法》第四十七条规定：依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

从上述法条可以看出，注册商标被宣告无效后该注册商标专用权视为自始不存在。但该条第二款紧接着规定，该决定或者裁定对于无效宣告前的使用行为不具有追溯力，但因恶意注册给他人造成损失的应承担赔偿责任。也即注册商标被无效宣告前的使用行为是否承担赔偿责任应区分商标注册人申请商标时及授权后使用是否具有过错，或被许可人是否在先知晓该商标有权利瑕疵。

如果仅根据该条第一款因该注册商标专用权自始不存在而要求商标注册人承担赔偿责任，则对于善意的商标注册人来说不具有公平性。善意商标注册人对于商标行政审查权利具有合理的信赖，如要求其承担赔偿责任则会打击其对行政审查的合理信赖，同时会造成商标注册人在其商标核准注册后不敢进行正常使用的情况，对于正常的商标审查及管理秩序也会形成负面影响。因此，在判定商标被无效宣告前的使用行为是否应承担赔偿责任时，应考虑其商标注册人申请注册该商标时的主观因素及注册后的使用情况，即是否具有过错，如是否在先知晓、是否存在恶意抢注、攀附知名度、搭便车等。这样一方面维护了善意商标注册人的合法权益及合理信赖，另一方面也打击了恶意侵权行为，维护了在先商标权利人的合法权益。

司法实务中，法院通常也采取该观点。

案例一：拉法基公司、上海拉法基公司诉南京美世达建材有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案。

案情速览：拉法基公司、上海拉法基公司拥有“拉法基”、“LAFARGE及L图”注册商标专用权及“拉法基”企业字号，且该字号具有一定知名度。案外人赵强胜拥有“拉法基”注册商标，赵强胜授权美世达公司使用其注册商标，后该商标被商评委予以宣告无效。拉法基公司、上海拉法基公司认为美世达公司使用“拉法基”字样侵犯了其注册商标专用权、字号权，并构成不正当竞争，应承担赔偿损失的责任。

法院观点：二审法院认为，判断美世达公司是否构成商标侵权并承担相应的责任，应考虑其是否存在主观过错。本案纠纷系因商标局的错误发放商标注册证行为引发，美世达公司使用“拉法基”文字商标并无过错可言，故由此产生的法律后果不应由美世达公司承担。

再审法院认为，侵犯商标专用权的归责原则应适用过错原则或过错推定原则。美世达公司在赵强胜“拉法基”文字商标被宣告无效之前被授权使用该商标的行为是否构成侵权，应当考察其主观上是否具有过错。美世达公司在赵强胜“拉法基”文字商标被宣告无效前依据许可使用合同使用该商标具有合法依据，除非有证据证明美世达公司明知拉法基公司已就该争议商标提出异议、该争议商标系错误发放，才可以认定美世达公司与赵强胜具有共同的主观过错。美世达公司在本案中使用“拉法基”文字商标的行为并无过错，不应承担侵犯拉法基公司商标专用权的侵权责任。

案例二：新莱特乳品有限公司、澳新莱特(厦门)科技有限公司等擅自使用他人企业名称、姓名纠纷案。

案情速览：新莱特公司(英文名称Synlait Milk Limited)在新西兰注册成立，拥有“Synlait”字号权，主营奶粉产品，其产品在中国销售并具有一定知名度。迈乐高公司申请注册“SYNLAIT”商标，指定商品包含奶粉，并授权澳新莱特公司使用，澳新莱特在其网站及宣传中使用该商标。新莱特公司向商评委申请宣告“SYNLAIT"商标无效，该商标最终被宣告无效。迈乐高公司与澳新莱特为关联公司。新莱特公司认为澳新莱特公司使用“SYNLAIT”字样侵犯了其企业字号权并构成不正当竞争，请求赔偿其损失。

法院观点：二审法院认为，迈乐高公司对于“SYNLAIT"商标的注册并授权澳新莱特公司使用的行为，澳新莱特公司获取“SYNLAIT"商标授权并使用的行为，均具有明显的主观恶意。故迈乐高公司、澳新莱特公司应当在本案中承担赔偿责任。

再审法院认为，澳新莱特公司从事奶粉产品生产、销售业务，应当知道新莱特公司的字号在行业内具有一定市场知名度，且其股东曾于2015年与新莱特公司存在民事诉讼，故澳新莱特公司对新莱特公司“synlait”字号的使用并非出于善意，构成不正当竞争。

综上所述，在注册商标被宣告无效后，认定宣告无效前的使用行为是否构成侵权并承担赔偿责任，应充分考虑商标注册人的主观因素，判断其申请及使用该商标是否具有过错（主要为恶意）。如果该商标注册人在申请商标注册时没有恶意，获得注册后其使用行为也不存在任何恶意，只是基于对行政机关行政行为的信任，则不应认定构成侵权。如果申请商标注册时或获得注册后的使用行为存在恶意，则可能被认定为侵害商标权或构成不正当竞争。

作者简介

孙胜男，北京知岸律师事务所高级知识产权顾问。拥有长达十余年知识产权从业经验，从事国际商标注册及后续业务，国内商标授权确权案件及相关法律事务咨询业务，服务于国内多家央企及外国企业，为企业提供全方位知识产权战略布局和规划。

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