朱玮洁 | 标准必要专利侵权判定规则

一、被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围（一）未经许可使用标准必要专利，是否是侵权行为（二）判定规则

二、侵权救济（一）禁令救济（二）专利许可费救济

三、结语

标准必要专利，英语为Standard Essential Patent, 简称为SEP。标准必要专利是指为实施技术标准而必须使用的专利。[1]标准必要专利在专利侵权判定中，不同于普通专利的规则。另外，标准必要专利由于其特殊性，禁诉救济和许可费率成为其主要争议点。本文就标准必要专利的侵权判定规则作简要浅析。

在标准必要专利侵权案件中，法院在审理中会按以下步骤：

一、确认被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围。二、对原告提出的侵权救济进行审理。

一、被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围

（一）未经许可使用标准必要专利，是否是侵权行为

根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)第二十四条，　推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。根据上述规定，对于推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人未经标准必要专利权人许可实施该专利，为侵权专利权行为。

（二）判定规则

对于普通专利来说，发明专利和实用新型专利在侵权判定时采用全面覆盖原则、相同原则和等同原则；外观设计专利在侵权判定时采用的是整体观察，综合判定规则。而标准必要专利是一类比较特殊的专利，其侵权判定规则与普通专利完全不同。

由于标准必要专利会涉及众多专利，若采用普通专利的侵权判定规则会错综复杂，因此，标准必要专利采用了一套特殊判断方法。标准必要专利纠纷的侵权判断可遵循以下路径：（1）确定标准的具体内容并判断涉案专利是否为标准必要专利。（2）有证据证明被诉侵权产品符合标准必要专利所对应的标准的，可推定被诉侵权产品落入标准必要专利权利保护范围。（3）被诉侵权人否认被诉侵权产品落入标准必要专利权利保护范围的，须就未实施标准必要专利进行举证。[2]被告若认为涉案专利不是标准必要专利，需提出异议主张。

法院根据被告的异议对涉案专利是否为标准必要专利进行确认。法院通过对涉案专利与其所对应的标准规范进行比对，从而作出是否是标准必要专利的判断。若法院认为涉案专利是标准必要专利，则需判断被诉侵权产品是否符合标准规范，若符合标准规范，则可推定被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。如果被告认为其产品没有落入涉案专利的保护范围，则需要举出相反事实或者证据。

确认标准必要专利的方法：应当判断涉案标准规范是否包含了涉案专利权利要求的全部技术特征在华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权纠纷一案中[3]，法院认为，在具体的实践中认定某一专利是否为标准必要专利时，需要把专利的权利要求和标准规范比较，如果权利要求的每个技术特征都可以在标准规范中找到对应，该权利要求则为“标准必要”。如权利要求有任何一个技术特征不能在标准规范中找到对应，该权利要求则为“非标准必要”。如果某一专利的所有独立权利要求都属于非标准必要，该专利则被视为非标准必要。

在皇家KPN公司与小米科技有限责任公司侵害发明专利权纠纷一案中[4]，法院认为，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

故判断涉案标准是否采用了涉案专利权利要求23限定的技术方案，应当判断涉案标准是否包含了与涉案专利权利要求23限定的全部技术特征相同或等同的技术特征。通过上述两则案例可知，在判断涉案专利是否是标准必要专利时，要对比标准规范与涉案专利的权利要求，如果权利要求的每个技术特征都可以在标准规范中找到对应，即标准规范全面覆盖了权利要求的技术特征，则该权利要求为“标准必要”，该专利为标准必要专利。

二、侵权救济

若法院认定被诉侵权产品不落入涉案专利的保护范围，则可直接驳回原告诉讼请求。若法院认定被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围，第二步则需要审理原告的侵权救济。在标准必要专利侵权纠纷中，原告的侵权救济一般为禁令救济和专利许可费救济。本文就禁令救济和专利许可费问题作如下分析。

（一）禁令救济

禁令救济，即原告请求法院判决被告停止实施其标准必要专利。对于停止侵权的诉讼请求，在普通专利侵权中法院在不影响公共利益等特殊情况下皆会准许。但是在标准必要专利侵权案件中，对于原告提起的停止侵权诉讼请求，法院会给予审慎处理，不会轻易支持原告的禁令救济。法院对于是否给予禁令救济的判定标准是基于原被告双方是否具有过错。本文就对双方的四种过错形式进行分析。

1.四种过错分析

（1）原告有过错，被告无过错根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)第24条规定，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。根据上述规定可知，如果原告作为专利权人违反公平、合理、无歧视的许可义务，而被告作为侵权人无过错的，则人民法院一般不支持原告的禁令救济。

(2) 原告无过错，被告有过错在索尼移动通信产品（中国）有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案中[5]，法院认为原告西电捷通公司在与被告索尼中国公司协商的过程中解释了WAPI相关技术、提供了专利清单和许可合同文本并明确其许可条件，尽到了作为权利人的义务，在谈判过程中没有过错。然而，被告索尼中国公司在协商过程中反复提及“不认同其现在或者计划中的产品用到了WAPI专利”等内容，但没有提供任何进一步的解释以及推动谈判的建议，明显具有拖延谈判的故意。另外，即使在诉讼阶段，被告索尼中国公司也没有提出明确的许可条件，也未及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，并没有表示出对许可谈判的诚意。因此，被告索尼中国公司在谈判过程中具有明显过错。法院基于案件事实认定了原告没有过错，而被告具有明显过错。在该种情况下，法院支持了原告的禁诉救济。

(3) 双方都无过错根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第152条，没有证据证明标准必要专利的专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务，且被诉侵权人在标准必要专利的实施许可协商中也没有明显过错的，如被诉侵权人及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般不予支持。从上述法条可知，当原告和被告都无明显过错的情况下，如果被告向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，则法院一般不支持原告的禁诉救济。

(4) 双方都有过错根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第153条，专利权人未履行公平、合理和无歧视的许可义务，但被诉侵权人在协商中也存在明显过错的，应在分析双方当事人的过错程度，并判断许可协商中断的承担主要责任一方之后，再确定是否应支持专利权人请求停止标准实施行为的主张。从上述法条可知，在双方都具有明显过错情况下，法院应当分析双方的过错大小来判定是否支持原告的禁诉救济。综上，法院根据双方是否有过错，以及过错的大小会作出是否支持原告禁诉救济的判决。那么法院又是如何认定双方过错呢？让我们来看看。

2.过错的认定

法院判断双方过错的依据是双方在谈判中是否本着诚实信用原则进行协商。专利权人的诚实信用原则体现在其遵守公平、合理、无歧视的许可义务，即FRAND原则。若专利权人违反许可义务，则法院会认定其具有过错。

有下列情况之一，可以认定专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务：（1）未以书面形式通知被诉侵权人侵犯专利权，且未列明侵犯专利权的范围和具体侵权方式；

（2）在被诉侵权人明确表达接受专利许可协商的意愿后，未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供专利信息或提供具体许可条件的；

（3）未向被诉侵权人提出符合商业惯例和交易习惯的答复期限；

（4）在协商实施许可条件过程中，无合理理由而阻碍或中断许可协商；

（5）在协商实施许可过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；

（6）专利权人在许可协商中有其他明显过错行为的。[6]

对于被诉侵权人的过错，有下列行为之一的，法院可以认定被诉侵权人在标准必要专利许可协商过程中存在明显过错：

（1）收到专利权人的书面侵权通知后，未在合理时间内积极答复的；

（2）收到专利权人的书面许可条件后，未在合理时间内积极回复是否接受专利权人提出的许可条件，或在拒绝接受专利权人提出的许可条件时未提出新的许可条件建议的；

（3）无合理理由而阻碍、拖延或拒绝参与许可协商的；

（4）在协商实施许可条件过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；

（5）被诉侵权人在许可协商中有其他明显过错行为的。[7]

（二）专利许可费救济

根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)第二十四条，本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。

根据上述规定，人民法院可以根据当事人请求确定实施条件，而许可费亦为实施条件之一，换言之，人民法院可以根据当时人的请求确定许可费。许可费是根据许可费率计算，在实务中，许可费率的计算成为很多标准必要专利案件的争议焦点。司法实践中，在计算许可费率时用到最多的方法为自上而下法和可比协议法。

自下而上法是先需要对特定标准相关的所有必要专利的总许可费进行确定，然后将这一总累积费率在不同的专利持有人之间进行合理分配的方法。由于自上而下法先确定了全部标准必要专利权人能从一部终端设备中获得的最高收益，因此限定了各个专利权人只能在这个范围之内进行分配，使得不同专利权人的许可费总和不会超过一个合理的上限，从而该方法至少为FRAND费率提供了一个最高的界限，使用该累积费率事实上符合费率确定的公平原则，能够反映专利权人对于自己的技术贡献至产品的许可价值的预计，且可以预防在相关标准被采纳后增加不公平费率的专利劫持行为。[8]

可比协议法是利用企业间过往通过商业手段达成的许可费授权协议作为参照，来对比目前涉案的专利许可情况，进而计算出涉案专利的许可费率。这种方法下所使用的协议直接反映了有意愿的许可方和有意愿的被许可方在公平、独立的条件下通过谈判所达成的协议。[9]以华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权纠纷一案为例[10]，被告提出可比协议法计算许可费率，法院认为被告证据中所涉专利包质量不具有可比性，虽然被告提供了专家报告，但该报告中以无线星球案判决结果作为本案费率计算的可比依据不合理，因此法院未采纳被告提出的可比协议法。而原告提出了自上而下法来计算许可费率，法院认为自上而下法更适合该案，采用自上而下法的标准必要专利的中国费率的计算公示为：单族专利的中国费率＝标准在中国的行业累积费率×单族专利的贡献占比。法院通过对全球累积费率的确认、标准在中国行业累积费率的测算、中国标准必要专利总族数的认定、单模移动终端产品中各标准项下的许可费率的计算和多模移动终端产品(2G/3G/4G)中各标准项下的许可费率的计算，最终确定了该案的许可费率。

三、结语

标准必要专利侵权案件往往是双方就专利许可费未达成一致所引发的，原告提出禁诉救济的目的也是为能与被告就许可费问题达成一致，而法院在审理过程中，亦以促成双方就专利许可费达成一致为主要方向。若原被告双方最终无法达成一致，法院则需要对禁诉救济和许可费相关问题作出判决。另外，法院在审理标准必要专利侵权案件时，会注意专利权人是否有专利劫持行为，亦会注意专利实施者是否有反向劫持行为。综上，本文抛砖引玉，对标准必要专利的侵权判定做浅要分析，希冀对企业以及本领域执业人员有所助益。

注释

【1】参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第19条

【2】参见广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）第9条

【3】参见江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01民初232、233、234号民事判决书【4】参见最高人民法院(2019)最高法民申4276号民事裁定书

【5】参见北京市高级人民法院 (2017)京民终454号民事判决书

【6】参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第152条

【7】参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第153条

【8】参见江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01民初232、233、234号民事判决书【9】参见江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01民初232、233、234号民事判决书【10】参见江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01民初232、233、234号民事判决书

朱玮洁 律师

毕业于新加坡国立大学，获得法学硕士学位；获得华东政法大学（法学）和东华大学（英语）双学士学位。

专业领域

知识产权、公司商务、企业合规、劳动人事以及仲裁和诉讼等。