最高院如何认定实用新型专利中『功能性特征』？ | 实务观察

实用新型专利中功能性特征内容的认定

作者 | 王志臻

来源 | 臻知拙见

裁判要旨

实用新型专利中，说明书及附图所载、为实现功能性特征所限定的功能、效果不可缺少的形状构造类特征和非形状构造类特征，均对该功能性特征具有实质限定作用，均构成功能性特征的内容，在侵权判定时均应予以考虑。

案号：

（2019）浙01民初3509号民事判决

（2021）最高法知民终411号

案情简介

在上诉人（一审原告）胡某与被上诉人（一审被告）岳某侵害实用新型专利纠纷案中，涉及专利号为ZL201020293455.4、名称为“一种多功能塑料书写纸板及书写工具”的实用新型（即涉案专利）。

胡某认为，岳某销售的“书写纸板及书写文具”侵犯涉案专利权，向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼。本案历经一审、二审，目前已审结完毕，案情简要情况如下：

涉案专利情况

专利权人胡某明确以涉案专利权利要求2、4为权利保护范围，权利要求4选择引用权利要求2，认为被诉侵权产品与涉案专利上述权利要求记载的技术方案相同。

涉案专利权利要求1为：一种多功能塑料书写纸板，它是以塑料纸或者塑料纸板为基料，其特征是：塑料纸或塑料纸板的一面或者两面经过磨砂处理形成磨砂层，显影层与一面磨砂层粘接链接。

权利要求2为：根据权利要求1所述的一种多功能塑料书写纸板，其特征是：显影层通过与一层或两层石粉混合层粘接后再与一面磨砂层粘接连接。

权利要求4为根据权利要求1、2、3任一权利要求所述的一种多功能塑料书写纸板制成的书写文具，其特征是书写文具分为：书写单板、书写文件夹和书写卷轴，书写单板的单板和书写文件夹的夹板采用塑料纸或塑料纸板为基料的多功能塑料书写纸板，书写卷轴的卷面采用塑料为基料的多功能塑料书写纸板。

涉案专利说明书所载具体实施方式中载明如下内容：第［0054］段显影层石粉目数为320目以上；第［0057］段显影层粘接剂采用建筑用103外墙防水胶；或103外墙防水胶，与976#外墙抗碱底涂料、屋面防晒防漏胶水、107建筑胶水、801超浓缩建筑胶水中的一种或几种混合；第［0058］段103外墙防水胶和混合胶的重量比例为1:3-6；第［0059］段显影层中显影层粘结剂和石粉的重量比例为1:0.5-1；第［0060］段显影层石粉目数为600目以上；第［0061］段显影层石粉采用2000目轻钙石粉、2000目硅石粉、2000目方解石粉或600目瓷土粉。

案件经过

一审法院认为，被控侵权产品也是以塑料纸为基料，被控侵权产品存在磨砂层；被控侵权产品能够实现蘸水后显示面层痕迹，具有书写功能，具有能实现显影的面层；被控侵权产品各层之间密合，在没有相反证据的情况下，认定其存在粘结剂。被控侵权产品的显影面层是否通过一层或两层石粉混合层粘结后再与基料连接，以及被控侵权产品的显影面层是否采用涉案专利显影层的组成方式，仅凭被控侵权产品现状无法确定。故现有证据尚不足以证明被控侵权产品包含权利要求2、4（权利要求4选择引用权利要求2）记载的全部技术特征，胡某据此要求岳某承担侵权责任的主张，没有事实依据，不予支持。

同明胡某不服，向最高人民法院（以下简称二审法院）提起上诉。

二审法院认为，“显影层”属于功能性特征。其次，关于“显影层”技术特征的内容。涉案专利说明书给出四个具体实施例，其中第[0054][0057]-[0061]段详细说明了显影层的原料、配比等。

据此，上述说明书的内容是实现显影功能不可缺少的技术特征，对权利要求保护范围具有限定作用。与之相比，被诉侵权产品的浅三色网格表面构成的显影层由粘接剂和石粉组成，但是，该粘接剂和石粉是否具有上述说明书所述“显影层”的具体实施方式及其等同的实施方式相同的技术特征，胡某并未予以证明，应当承担相应的不利后果。因此，不能认定岳某销售被诉侵权产品构成侵权，胡某的上诉请求缺乏事实依据，不能成立。

案件分析

1.实用新型专利中物质的组分、配方等内容对于权利要求范围的限定

根据专利法第二条第三款的规定，实用新型只保护产品的形状、构造或者其结合。结合《专利审查指南》第一部分第二章的规定，产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状，产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。

因此，专利授权确权中，针对实用新型新颖性、创造性评价时，对权利要求中物质的组分、配方等不属于产品的构造的内容不予考虑。但是，在侵权纠纷中，已经记载在权利要求中的有关物质的组分、配方等内容对该权利要求保护范围具有限定作用。因此，实用新型专利中物质的组分、配方等内容对于权利要求范围的限定。

2.实用新型专利中功能性特征内容的认定

（1）实用新型专利中功能性技术特征的认定方法

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第四条规定，“功能性特征”其以技术特征拟实现或者达到的功能、效果，而不是实现该功能、效果的具体技术手段来限定权利要求的保护范围。这导致“功能性特征”的字面含义十分宽泛，涵盖了所有能够实现该功能、效果的具体实施方式，不论该实施方式是涉案专利申请日之前已有的，还是申请日之后新发现、发明的，也不论权利人在申请日是否知晓，又或者是否在说明书中公开。

其次，在《专利审查指南》第二部分第二章中，虽然规定允许在权利要求中使用功能或者效果特征来限定发明，但与此同时，也针对此类技术特征作出了诸多限制性规定，要求“尽量避免使用”。相应地，如果在专利侵权诉讼中仍然按照权利要求解释的一般规则，将“功能性特征”的保护范围解释为包含实现该功能、效果的全部实施方式，将导致专利权的保护范围与专利的创新程度和公开内容不相匹配，不可避免地会给后续的改进和创新带来不应有的限制，给科学技术发展和经济社会进步带来负面影响。

因此，《解释》第四条对于“功能性特征”的解释作出特别规定:“……应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”以使得专利权的保护范围与其创新程度和说明书、附图公开的内容相适应，维护社会公众与权利人的利益平衡，为后续改进和创新留下必要的空间。

另外，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释二》）第八条第一款规定：功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

根据该规定，在认定争议技术特征是否属于“功能性特征”时，不仅需要考虑技术特征文字本身的含义，还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解。对于包含有特定功能、效果的技术特征，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于《解释》第四条规定的“功能性特征”。

本案中，首先，从权利要求“显影层”技术特征文字描述看，“显影层”并非本领域专业术语，也未给出结构和组成等实质性技术信息，属于功能性描述，本领域技术人员仅通过阅读权利要求关于“显影层”及与之关联的“磨砂层”“石粉混合层”之间位置和连接关系，并不能确定实现上述“显影功能”的具体实施方式，据此，“显影层”属于功能性特征。

（2）实用新型专利中功能性技术特征的内容认定

虽然“功能性特征”的解释是一种限缩性的解释，但是这种限缩也是适度的，需要与专利的创新程度和公开的内容相适应。过于限制“功能性特征”的保护范围，亦不利于保护发明创造。

《解释（二）》第八条第二款规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”

根据上述规定，对于“功能性特征”的解释，应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据，而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性特征”的功能、效果有关的全部技术特征，均用于限定“功能性特征”的保护范围。

由此，有利于鼓励专利权人主动公开与“功能性特征”的功能、效果有关的技术内容，丰富现有技术，便于社会公众更好地理解专利技术方案，亦可以让权利人无需顾虑由于公开的具体实施方式过于具体、细节，而导致“功能性特征”的保护范围受到不必要的限缩。

综上，将“显影层”解释为“功能性特征”，在“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”时，亦应当分析说明书中记载的相关具体实施方式中的具体情形，以实现“显影”功能的必要技术特征来确定保护范围。

本案中，关于“显影层”技术特征的内容，涉案专利说明书给出四个具体实施例，并记载了涉案专利书写纸板的制作方法，其中第[0054][0057]-[0061]段详细说明了显影层的原料、配比等。实用新型专利保护形状、构造或者其结合的专利类型定位，并不足以成为排除实现所称功能、效果不可缺少的实施例中非形状、构造、或其结合技术特征限定作用的充分理由。否则，反而会形成含有功能性特征的实用新型专利权利要求保护范围大于具有相同权利要求的发明专利保护范围的窘况。

本案中，虽然该功能性特征有关实施例中非形状、构造、或其结合的技术特征，如系实现所称功能、效果所不可缺少，仍构成对该功能性特征保护范围的限定。因此，关于“显影层”技术特征的内容对权利要求保护范围具有限定作用。

总结

1.侵权诉讼中，认定某一技术特征是否属于功能性特征的逻辑是：

首先应当判断该特征对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，是否是通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。

其次，应当判断本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式，如果可以，该技术特征并非功能性特征。关于功能性特征除外情形的认定，可以参照（2018）最高法民申1018号民事裁定。

2.侵权诉讼中，应当对功能性技术特征进行限缩解释，但这种限缩解释也要满足一定的条件，应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据，而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性技术特征”的功能、效果有关的全部技术特征，均用于限定“功能性技术特征”的保护范围。

3.在侵权纠纷中，已经记载在实用新型专利权利要求中的有关物质的组分、配方等内容对该权利要求保护范围具有限定作用。

因此，实用新型专利保护形状、构造或者其结合的专利类型定位，并不足以成为排除实现所称功能性特征不可缺少的实施例中非形状、构造、或其结合技术特征限定作用的充分理由。