正华观点┃功能性技术特征的判定

导读

若技术特征中具有表述“功能性”的词语，是否就一定构成“功能性技术特征”？立项阶段，企业在进行专利检索时，若发现现有专利描述技术特征的词语大多数是表功能性意时，应该如何分析专利保护范围进而进行规避设计？若发现自己的产品可能侵犯了他人带有功能性技术特征的专利，应该采取怎样的风险防范和处理方案？最高人民法院在《厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书》（2019年中国法院10大知识产权案件）的判词或许可以为我们带来有益的启发。

判决书原文要点：

1、背景信息

涉案专利权利要求1：刮水器的连接器，其用于保证一刮水器臂和一刮水器刷体的一部件之间的连接与铰接，所述连接器从后向前纵向嵌在所述刮水器臂的向后纵向弯曲成U形的前端部内，并且包括至少一可弹性变形的元件——所述元件把所述连接器锁定在所述刮水器臂的前端部中的嵌入位置上，以及包括两个纵向垂直的侧边，所述侧边设置成容纳在所述刮水器刷体的部件的两个侧翼之间；所述连接器的特征在于，所述连接器通过一安全搭扣锁定在所述刮水器臂中的嵌入位置，所述安全搭扣活动安装在一关闭位置和一开放位置之间，在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器，而所述开放位置可以使所述连接器从所述刮水器臂中解脱出来。

2、审判决书（节选）要点：

第一，关于上述技术特征是否属于功能性特征。

原审法院以该技术特征仅仅披露了安全搭扣与锁定元件之间的方向及位置关系，该方位关系并不足以防止锁定元件的弹性变形，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”这一功能的具体实施方式为由，认定该技术特征属于功能性特征。

对此，本院认为，首先，关于功能性特征的界定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条对功能性特征及其侵权对比方法作了明确规定。该条第一款规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

第二款规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”

根据该规定，功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。

如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。

其次，关于涉案专利权利要求1中“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”的技术特征是否属于功能性特征。上述技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。

……

可见，“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”这一技术特征的特点是，既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。

这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是前述司法解释所称的功能性特征。

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