经典案例 | 从0到1，详解PCT申请优先权恢复的关键节点与加速路径

Advance China IP Law Office

如何有效运用PCT申请优先权恢复及PCT国际检索单位书面意见

PCT国际申请案例

【专利基本信息】

PCT申请号：PCT/CN2022/××××××

PCT申请日：2022年8月11日

优先权日：2022年6月11日

* 原文刊载于《共创智慧成果 助力科技创新——华进知识产权服务案例汇编》一书，本文有所删减。

一

案例背景简介

对于创新主体的海外专利布局，优先权期限是至关重要的时间节点，一旦错过该期限，海外专利申请将陷入被动局面，极难获得授权。该案中创新主体与专业的知识产权服务机构精诚合作，有效运用PCT申请优先权恢复规定，分析目标国家、区域恢复优先权的适用标准，制定恢复优先权方案并顺利实施。同时通过国际检索单位书面意见的正面结果和国内专利的授权结果加速海外专利申请审查进度，达到了合理挽救优先权、积极提速海外专利申请的“双佳”效果。

某大型国有企业的项目团队（以下简称“客户项目团队”）在国内专利布局后，开始进行海外专利布局准备，经过多轮评估，在2022年6月底，筛选出拟进行海外专利布局的国内专利申请。此时客户项目团队却遇到一个极大的困难，该专利国内申请日为2021年6月11日，12个月优先权期限已于2022年6月11日届满。对于创新主体的海外专利布局，优先权期限是至关重要的时间节点，一旦错过该期限，海外专利申请极难获得授权。

此时，客户项目团队立即与华进专利团队取得联系，指出该专利的海外布局极其重要，并提出了两个诉求：

①确保国外专利申请恢复优先权，争取国外专利申请获得授权；

②加快海外专利申请审查进度。

华进专利团队接到客户项目团队的诉求后，立即查阅案件情况并了解该专利海外布局的目标国家或地区。通过沟通，客户项目团队希望进入的国家或地区包括美国、欧洲地区、日本、澳大利亚、南非。

经过分析，华进专利团队提供了恢复优先权及加速海外专利申请审查进度的解决方案。

二

恢复优先权

虽然12个月优先权期限届满，但是根据2022年版《专利合作条约实施细则》的第26条之二.3、第49条之三.2规定，PCT申请可以在优先权期限届满日之后，但在自该优先权期限届满日起的2个月期限内，请求恢复优先权（该案的请求恢复优先权期限为2022年8月11日），PCT申请受理局及指定局对于优先权恢复是否接受及恢复适用标准则根据相应国家或地区的法律规定各异。针对客户项目团队的目标国家或地区，相关恢复优先权要求如表1所示。

表1 相关国家或地区恢复优先权要求

注：

∗根据《专利法实施细则》，2024年1月20日起PCT进入中国的专利申请，如PCT国际阶段批准恢复优先权的，则中国作为指定局接受PCT国际阶段的恢复优先权决定。2024年1月20日前PCT进入中国的专利申请，中国作为指定局仍不接受PCT国际阶段的恢复请求。

∗∗根据《专利法实施细则》，2024年1月20日起，如有正当理由，在优先权提出期限届满后2个月内（即优先权日起14个月内）可请求恢复优先权。2024年1月20日前，中国不允许请求恢复优先权。

根据以上要求，可看出在规定的优先权恢复期限内，中国申请人可以以中国国家知识产权局为PCT受理局在PCT国际阶段请求恢复优先权。但后续PCT进入各国家或地区，对应国家或地区作为指定局是否接受优先权恢复结果不一，恢复适用标准差异也较大，恢复适用标准主要分为“非故意”（unintentional）和“适当注意”（due care)。

• “非故意”标准较为宽松，一般仅需简单陈述申请人因为非故意原因错过期限，请求恢复优先权；

• 而“适当注意”标准则要求申请人已尽到合理注意义务，仅因不可抗力事件、管理系统计算错误等原因导致错过期限，该标准较为严苛，且需要提供充分证据进行证明，欧洲、日本（适用于优先权期限在2023年4月1日之前届满的专利申请）、澳大利亚均适用 “适当注意”标准。

针对客户项目团队计划海外布局的专利申请优先权期限过期，华进专利团队认为较难满足“适当注意”标准，那么客户将丧失进入欧洲、日本、澳大利亚可能性，海外专利布局损失较大，尤其是丧失整个欧洲市场，因此华进专利团队再次对欧洲主要国家（英国、法国、德国）优先权恢复要求进行了筛选和分析，增加了英国的恢复适用标准（英国可以接受非故意标准的优先权恢复），并建议如下二方案。

• 方案1：在2022年8月11日前在中国提交PCT国际申请，并请求以非故意理由恢复优先权，后续PCT进入可接受非故意标准的美国、南非、英国。

• 方案2：在2022年8月11日前，以巴黎公约方式恢复优先权进入美国、英国。

结合华进专利团队提供的解决方案，客户项目团队确定了综合方案：由于美国专利申请迫在眉睫，决定以巴黎公约方式尽快启动美国专利申请并请求恢复优先权；同时在2022年8月11日前提交PCT国际申请并请求恢复PCT申请优先权，待收到准予恢复优先权决定后办理PCT进入英国、南非手续。

根据以上方案，案件海外专利布局顺利进行，美国专利申请于2022年8月9日提交，PCT国际申请于2022年8月11日提交，PCT国际申请优先权和美国专利申请优先权均顺利予以恢复，PCT申请进入南非和英国也正常受理，相关时间轴如图1所示。

图1 该专利申请的海外专利布局时间轴

三

加速海外专利申请审查进度

针对美国专利申请，由于国内专利申请已经授权，华进专利团队建议基于国内专利申请的授权结果向美国专利商标局提出专利审查高速路（简称“PPH”）请求。PPH是专利审查机构之间开展的审查结果共享的业务合作，旨在帮助申请人的海外申请早日获得专利权。目前中国已经与包括美国、日本、英国在内的30多个国家或地区签署了PPH合作项目。通过提出PPH请求，美国专利商标局很快下发第一次审查意见通知书，并经过答复顺利克服驳回理由，于2023年7月18日授权。

针对该PCT申请进入南非，虽然南非与中国并未建立PPH合作，但由于PCT国际检索单位书面意见中该PCT申请所有权利要求均具备新颖性、创造性和工业实用性，华进专利团队经过与国外律师沟通，确定可以依据PCT国际检索单位书面意见的正面结果请求加速南非专利申请审查进度，南非专利申请于2023年6月28日授权。

针对该PCT申请进入英国，同样参考美国加速方式提出PPH请求，英国专利申请于2023年8月30日授权。

至此，除了恢复优先权之外，该案的同族美国、英国、南非专利申请均在约1年时间，通过分别有效利用PPH（美国、英国）、PCT国际检索单位书面意见（南非）加速审查方式快速授权，该专利申请的海外专利布局顺利完成，达到了合理挽救优先权、积极提速海外专利申请的“双佳”效果。

对于中国创新主体来说，在完成中国专利申请后，应尽早考虑海外专利布局需求，提早做好海外专利布局计划，及时监控优先权期限，避免因误期导致海外专利布局陷入被动局面。一旦错过12个月优先权期限，创新主体应及时保留误期的相关证据，并尽快联系专业的知识产权服务机构，根据海外布局的国家或区域，分析了解当地恢复优先权的可能性，有效运用PCT申请优先权恢复规定，确定恢复优先权的策略。此外，创新主体在海外专利布局中，还可以调查了解当地专利申请的加速审查政策，根据案件情况选择合适的加速审查方式，为海外专利布局提速增效。

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