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引言
小明从苏州梅友机场乘坐飞机前往北京。围绕这一既成事实,可以提出两种不同的“问题”:① 小明要解决的问题是:如何快速到达北京?② 小明要解决的问题是:如何乘坐飞机到达北京?
如果技术问题被界定为“如何快速到达北京”,那么小明可以在汽车、火车、飞机等多种方案之间进行选择。在此情形下,如果有人分别告知三种出行方式的总耗时,而小明据此选择了飞机,那么这一选择本身并不具有创造性;除非该选择克服了人们对苏州梅友机场不便等既有偏见,从而作出了一个事实上更快、但并非显而易见的决策。
反之,如果技术问题一开始就被界定为“如何乘坐飞机到达北京”,那么后续所需做的不过是查阅购票方式、市内接驳方案等成熟手段,小明的行为自然不再具备任何创造性。
这一看似日常的例子,恰恰揭示了创造性判断中一个极易被忽视、却极为关键的问题:技术问题的界定方式,往往在无形中预设了答案本身。
2025年11月13日,最高人民法院就日本制铁株式会社一件名为“耐水蒸汽氧化性优良的奥氏体系不锈钢管及其制造方法”、专利号为 ZL03119950.X 的发明专利,作出了(2023)最高法知行终1164号行政二审判决(下称“二审判决”)。本文拟结合该案,对创造性判断中“实际解决的技术问题”的界定方式作一方法论层面的讨论,不当之处还请指正。
案情简介
涉案权利要求1保护一种耐水蒸汽氧化性优良的奥氏体系不锈钢管,其通过对C、Si、Mn、Cr、Ni、Ti、Nb、Al、N、O等元素含量进行限定,并要求晶粒度级号为7以上的细晶组织。
无效请求人(西班牙吐巴塞克斯不锈钢管公司)主要援引证据1(JP特开平7-258801A)对权利要求1的创造性提出挑战。证据1公开了一种耐腐蚀性和加工性优异的Fe-Cr-Ni系合金,其中部分实施例在Ti、O含量及晶粒度方面与本专利存在一定重合,但并未涉及Nb的加入。
国家知识产权局在第54147号无效决定(以下简称“被诉决定”)中认为:本专利通过对Nb、Ti和O三种元素的特定含量配比控制,使钢中形成以Ti₂O₃为核心、其周围析出Nb碳氮化物的复合析出物,从而获得相应技术效果。鉴于现有技术并未给出该技术构思,权利要求1具备创造性。
一审法院撤销了该决定(参考(2022)京73行初13589号行政判决)。二审判决则重点指出:
被诉决定未完整依照通常采用的创造性判断“三步法”进行分析,尤其未在明确区别特征的基础上,进一步认定本专利相对于最接近现有技术实际解决的技术问题,并分析是否存在技术启示。在本案不存在不适宜适用“三步法”的特殊情形下,该评述方式存在明显不足。
二审判决要点
二审判决在对比权利要求1与证据1后,认定其区别特征主要在于:
(1)证据1没有公开将该合金用作钢管;
(2)证据1没有公开Nb及其含量;
(3)证据1没有公开O含量的下限。
二审判决进一步指出,证据1中O被视为需加以控制的杂质,而本专利则通过对Nb、Ti、O含量的协同控制,在热处理过程中形成稳定的复合析出物,从而在焊接或高温弯曲加工条件下仍能维持细晶组织。基于此,二审判决本专利相对于证据1实际解决的技术问题应当是如何产生以Ti₂O₃作为核在其周围析出有Nb碳氮化物的复合析出物。
由于证据1与本专利技术构思不同,15号合金中并未提及Nb及其含量,O的作用也不同,本领域技术人员在证据1的基础上,没有动机加入特定含量的Nb,现有技术也未给出同时在钢管中加入Nb、O、Ti的技术教导,亦没有公知常识证明可以通过控制Nb、Ti和O三种元素含量配比,能够形成以Ti₂O₃为核在其周围析出有Nb碳氮化物的复合析出物,并获得相应的技术效果。
讨论
三步法中明确指出,“根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”,即实际解决的技术问题是基于区别特征所能达到的技术效果来客观提炼的,应避免将技术方案本身直接嵌入问题之中。否则,该技术问题本身就会成为最直接、也是最强烈的技术启示。
本案中,如果将技术问题定义为“如何产生以Ti₂O₃作为核在其周围析出有Nb碳氮化物的复合析出物”,那么对于本领域技术人员而言,最直接、几乎是唯一的思路便是在证据1的合金体系中加入其所缺少的Nb元素,并调控相关含量。为了解决该技术问题,技术人员仅仅因为证据1未教导生成该复合析出物就放弃加入缺少的元素Nb是难以成立的。
事实上,复合析出物本身并非最终追求的技术效果,而只是实现目的的手段。正如二审判决指出,该复合析出物的价值在于:①具有与Nb或Ti碳氮化物相同的细晶化作用;②高温不易再固溶,在施工中的焊接或高温弯曲加工时仍维持细晶组织。
由此可见,本专利真正试图解决的,并非“如何生成某种特定的析出物”,而是一个更上位、也更符合工程实际的问题,即:如何形成一种不受高温加工影响、能够稳定保持的均质细晶组织。
在这一技术问题框架下重新审视证据1及公知常识,更有助于合理评价该技术方案是否具备创造性。从证据1公开的技术方案作为研发起点,为了解决该技术问题,包括证据1及公知常识在内的现有技术中并没有给出通过“生成以Ti₂O₃为核的Nb碳氮化物复合析出物”来实现上述目标的技术启示,在此意义上,权利要求1的技术方案才真正体现出其非显而易见性。
结语本案为理解创造性判断中技术问题的界定提供了一个颇具启发性的样本。在本案所处的冶金等技术领域,将特定机理加入技术问题的界定在实务中可能并不罕见。因此,本文并非否认二审判决结论的合理性,而是试图给出一种方法论层面的观察:在界定技术问题时,不同的抽象层级选择,将无形中影响创造性判断的路径与重心。
总的来讲,技术问题的界定是创造性判断中最容易被低估、却最具决定性的环节之一。一旦技术问题被不当具体化,甚至直接包含了解决方案本身,创造性的评价便可能在逻辑上提前“失守”。如何避免技术问题“自我启示”,值得在实践中持续关注。
来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)
作者:冯尚杰 苏州创元专利商标事务所
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