ACIP原创 | 专利创造性答复：非显而易见性案例探析

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作 者：小AI同学

一件专利是否能够经受住创造性的考验获得授权，与技术方案的创新性、专利撰写质量和答复策略均息息相关。那么，在答复阶段，面对审查意见中的“容易想到”、“有动机”、“常规选择”和“可预期”，该如何破局呢？大家都知道“非显而易见”和“预料不到的技术效果”是创造性答复的两大武器，其中“预料不到的技术效果”相对好理解，但是“非显而易见”的理解却复杂得多，也是最容易出现争议的点。

为了加深对专利法的理解和提高实务技能，笔者常常“复盘”公开数据库中的复审无效案件，在这个过程中发现一些案件的方案看似“日常”却也能拿到授权，有些甚至经受住了多位实审审查员和合议组的审查，下面就让我们从中挑一件（以下称“涉案专利”）一起来“复盘”下吧。在此笔者也声明，对涉案专利相关内容的引用和分析只用于学术分析和探讨，无任何商业宣传目的。

从智慧芽数据库公开的审查信息可以看到，涉案专利经一通、驳回、复审撤驳和二通后授权，同时涉案专利还存在分案，一通后授权。

一

案例分析

涉案专利请求保护的是用于医疗美容行业的可溶性微针，它的形状如下：

其中，21为针尖部，1为基片。从公开文本看，发明构思应当为通过设置“针尖部的外表面为光滑的曲面，所述针尖部的横截面为圆形且直径由下至上逐渐变小直至为零”，使得针尖部越靠近底部的机械强度越高，降低弯曲折断的概率；“所述针尖部的外表面的切线倾斜角度由下至上逐渐变小”，使得整个针尖部刺入皮肤的过程越来越容易。

简而言之，笔者认为涉案专利是想通过类似于“子弹头”的设计，使微针容易刺入皮肤，并且强度提高不易弯曲折断。而关于针尖部，可以设置尖端点211（如图1），保持尖锐性利于刺入皮肤，也可以设置为无尖端点的曲面（如图2），保持圆滑性，利于增加机械强度。

公开的审查信息显示，审查员分别采用了三种评述方式评述创造性：①对比文件1+对比文件2；②对比文件2+对比文件1；③对比文件6。

具体的，对比文件1-2和6公开的内容如下：

1

未公开“针尖部的外表面的切线倾斜角度由下至上逐渐变小（即子弹型）”。

2

1）发明点为通过控制微针的各种尺寸，如D3/D2、H1/D1、H2/D2、H1/H、D1、D3等在特定的范围，以提高穿孔效率和减少变形率；

2）说明书第24段：如图2(g)所示，当微针仅由圆锥台或四角柱等锥角经常固定的结构体构成时，假设微针仅由躯干部构成，不存在顶部，此时顶部的纵横比为0，指可以不含有针尖部，即H2为0，此时针尖部的顶面即为“D2”，而并非针尖部的D3为0→存在不可设置D3=0的反向教导。

6

1）说明书第15段：本发明的“尖锐突起”是指圆锥形，多级圆锥形和锥形的形状，“尖锐突起的尖端直径”是指形成在尖锐突起的尖端处的顶点部分近似为圆形或球形时的直径→未公开“针尖部的横截面为圆形且直径由下至上逐渐变小直至为零；针尖部的外表面的切线倾斜角度由下至上逐渐变小；

2）说明书第3段：因此认为用微米单位控制树脂制微针的尖端部分进行制造是非常困难的；本发明的“剑山型微针材料”是指微针的前端不锋利→无法制备得到具有尖端结构的微针，针尖部顶部直径不可为0的反向教导。

笔者基于审查意见对涉案专利与对比文件的技术进行事实分析时发现，对于①，对比文件1-2的微针的针尖部要求与涉案专利的完全不同，对比文件2存在D3不可为0的反向教导，无动机结合得到目标方案；对于②，对比文件2存在D3不可为0的反向教导，对比文件1针尖部并不满足对比文件2中的形状要求，且未教导从D3至尖端点中间的形状如何设置，无动机结合得到目标方案；对于③，对比文件6公开了无法制备得到具有尖端结构的微针，并存在针尖部顶部直径不可为0的反向教导，无动机调整得到目标方案。

因此，虽然涉案专利的可溶微针看似“日常”，并且通过类似于“子弹头”的设计，改善刺入效果以及提高强度，类似的设计可能在生活中比比皆是，例如牙科根管治疗器械、椎间融合器等。但是，针对具体的应用场景以及审查意见所引用的对比文件和创造性的评述思路，笔者认为涉案专利相对于这些对比文件确实应该是“非显而易见”的，因此在对比文件1-2或对比文件6的基础上，涉案专利具备创造性。

二

关于“非显而易见”的探讨

根据专利审查指南，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是“非显而易见”的。

具体的，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明（专利审查指南第3.2.1.1节）。

进一步地，笔者认为“非显而易见”大致可以分为以下几种情况：

1. 现有技术（最接近的现有技术或其他对比文件）均未公开区别特征在本申请中的作用。例如对比文件1未公开涉案专利特殊流线型的子弹形针尖部，对比文件2未教导“将微针针尖部的外表面的切线倾斜角度由下至上逐渐变小以便于刺入皮肤”，因此在对比文件1-2的基础上，并无动机设置相应形状结构的针尖部。

2. 最接近的现有技术以外的对比文件虽然公开了区别特征在本申请中的作用，但二者存在结合障碍。例如对比文件2明确记载了D3不可为0，对比文件1虽教导了设置尖端点有利于穿刺，但二者的技术构思是相反的，无结合动机，因此不能得到目标微针。

3. 区别特征在本申请中的作用虽可预期，但在最接近的现有技术的基础上无动机调整，即存在反向教导。例如对比文件6中明确记载了无法制备得到具有尖端结构的微针，在此基础上，即使设置尖端点以利于穿刺容易想到，亦没有动机调整也不能制备得到目标微针。

Tips：“非显而易见”和“预料不到的技术效果”是创造性的充分条件，但不是必要条件。对于“非显而易见”的技术方案，具有有益的技术效果即可，并不要求预料不到的技术效果。涉案专利未提供数据证明其在本领域处于领先的技术水平，但根据一般认知可以预期所限定的技术特征有利于穿刺和/或提高强度，在创造性判断时，亦应当认可其具有有益的效果。由于在对比文件1、对比文件2或对比文件6的基础上均无动机调整得到涉案专利的方案，即涉案专利的方案是“非显而易见”的，上述有益的效果已足以体现其具有显著的进步，进而具有创造性。

基于以上分析，笔者认为即使技术方案很“简单”、很“日常”，只要没有证据能够说明方案容易得到，即方案是“非显而易见”的，仍然有希望获得授权。

因此，对本申请和对比文件进行深入细致的事实认定，挖出“非显而易见”，并充分利用“非显而易见”作为争辩的武器，是切实可行的答复策略。尤其是对于方案看似较为简单、较为日常的专利，以及从效果上无争辩空间的专利，创造性答复时更需避免凡创造性以预料不到的技术效果论，而可以且应当充分利用“非显而易见”进行争辩。

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