案说专利法｜实际发明人的推定方法

【裁判要旨】

1. 认定实际发明人时，缺乏直接研发记录的情况下，可综合技术沿革、研发过程、发明人教育背景、工作经历、岗位职责与诉争专利技术的关联性等因素推定。

2. 诉争专利与员工在原单位承担的本职工作或分配任务具有技术关联，且离职不满一年或仍在职的，该发明创造应认定为职务发明，专利权归原单位与现单位共同所有。

【关联法条】

《中华人民共和国专利法》第六条第一款（2009年10月1日施行）

【法律关系图】

【原告诉请】

某泰（青岛）公司诉请：

确认名称为“一种节水节能净水设备”的实用新型专利（专利号2018201.8）为职务发明，专利权归原告所有。

事实与理由：段某、罗某彪系原告员工（段离职未满一年、罗仍在职），诉争专利与二人本职工作高度相关，且利用了原告的物质技术条件，应属职务发明。

【被告辩称】

深圳某膜公司、段某、杨某、罗某彪共同辩称：

1. 诉争专利实际发明人仅为杨某，段某、罗某彪被列为发明人系经营需要；

2. 段、罗在原告处本职工作与诉争专利无关，原告未下达研发任务，亦未开展相关研发；

3. 诉争专利系杨某独立研发完成，未利用原告物质技术条件，不属于职务发明。

【法院查明】

1. 技术沿革：诉争专利围绕“反渗透净水设备回收率低、膜寿命短、冲洗费水”等问题，采用四面阀、多过滤器、压力桶连接关系，实现无电无泵驱动及浓水回流节水。

2. 杨某自2014年起以发明人身份持续申请多项净水机专利，技术目标与诉争专利一致，具备技术延续性。

3. 罗某彪在原告及其关联公司长期负责净水器研发、生产、销售，曾任研发岗位，后任管理岗位仍参与技术工作；段某系水处理膜专家，任原告技术总监，掌握全部研发资料。

4. 诉争专利申请时将三人并列为发明人，且三人已共同设立深圳某膜公司，可推定段、罗对技术方案形成作出实质性贡献。

5. 诉争专利申请时段某离职未满一年，罗某彪仍在职，专利技术与二人在原告处承担任务具有直接关联。

【法院认为】

（一）实际发明人认定

在无直接研发记录情形下，应综合技术领域、技术方案、技术沿革、发明人背景及岗位关联性等因素推定。杨某技术延续性强，段某、罗某彪具备相关研发能力且被共同列为发明人，可认定三人均为实际发明人。

（二）职务发明判断

诉争专利与段某、罗某彪在原告处的本职工作或分配任务具有技术关联，且分别处于“离职不满一年”及“仍在职”状态，符合专利法第六条关于职务发明的规定。

（三）权属分配

诉争专利系三人共同完成的职务发明，应由原单位某泰（青岛）公司与现单位深圳某膜公司共同享有专利权。

【裁判过程】

一审：广东省深圳市中级人民法院（2020）粤03民初【】号民事判决：

确认诉争专利权归某泰（青岛）公司所有。

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终【】号民事判决：

一、撤销一审判决；

二、确认诉争专利权归深圳某膜公司与某泰（青岛）公司共同所有；

三、驳回双方其他诉讼请求。

【裁判结果】

诉争专利为职务发明，专利权由某泰（青岛）膜科技有限公司与深圳市某脉膜科技有限公司共同享有；原告独占权属请求被驳回。