2100万美元判赔撤销！美外观专利首次适用“审查历史放弃原则”

▌一纸判决，颠覆此前判决，2100万美元判赔撤销！专利审查过程中的每一句陈述都可能成为日后维权道路上的"地雷"。

2025年7月17日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）作出了一项具有里程碑意义的判决，首次明确"审查历史放弃原则"（Prosecution History Disclaimer）同样适用于外观设计专利领域。

基于这一裁决，法院撤销了地方法院此前认定Top Brand公司侵犯Cozy Comfort公司外观专利和商标权并判赔2100万美元的裁决。

这一判决不仅改写了案件走向，也为外观设计专利的申请与维权敲响了警钟。

案件背景

Top Brand与Cozy Comfort均是超大号连帽卫衣的销售商。

Cozy Comfort拥有一项美国外观设计专利，保护范围为“带有隆起袋鼠式口袋的加大号外衣装饰性设计”，并拥有“THE COMFY”商标。Cozy Comfort指控Top Brand销售的连帽卫衣及可穿戴毛毯构成专利侵权。

Top Brand随即提起确认不侵权及专利无效之诉（declaratory judgment action），Cozy Comfort则反诉其侵犯外观设计专利及商标权。

（左为Top Brand的被诉外观、右为Cozy Comfort的专利外观,、中为White现有外观）

审理过程

在专利审查阶段，Cozy Comfort为克服新颖性质疑，通过普通观察者测试区分现有设计与涉案专利，特别强调了袋鼠式口袋的形状与位置、下摆线等特征。Top Brand主张，这些陈述恰恰明确了要放弃的权利保护范围，而被诉产品正好落入该放弃范围内。

地方法院未采纳该主张，在未考虑放弃原则的情况下，直接指示陪审团对比被诉产品与专利设计。陪审团最终认定侵权成立，法院据此作出判决，Top Brand赔偿Cozy Comfort公司2100万美元，并驳回其“不侵权”诉求。Top Brand遂提起上诉。

争议焦点

上诉阶段，Top Brand主张地方法院错误忽略了审查历史中的放弃声明，同时强调被诉设计在Cozy Comfort主张放弃的范围之内。Cozy Comfort则认为：基于审查历史的放弃原则（prosecution history disclaimer）不适用于外观设计专利；即便适用，其在审查程序中的陈述亦未达到明确放弃的标准。

处理结果

CAFC裁定：基于审查历史的放弃原则同样适用于外观设计专利领域。法院指出，若允许专利权人在诉讼中重新主张已放弃内容，将损害专利体系完整性。Cozy Comfort在审查中明确以特定特征作为整体相似性判断依据，构成对相关设计要素的放弃。鉴于被诉产品包含被放弃的要素，任何理性陪审团均无法认定侵权成立。最终，联邦巡回上诉法院撤销原判，将案件发回重审。

据悉，在Cozy Comfort专利的审查过程中，审查员曾以“该设计已被White专利（D728,900）公开”为由驳回申请。为获得授权，Cozy Comfort公司明确主张其设计与White专利存在三大核心区别，相当于主动放弃了部分保护范围，因此不得再就这些要素主张侵权。

关于商标侵权，CAFC认为，没有足够的证据支持陪审团的侵权认定，因为Cozy Comfort没有提供任何证据证明Top Brand完整使用了THE COMFY，“comfy”仅在其网站上用作描述性词汇，而Cozy Comfort关于实际消费者混淆的证据并不充分。

知产小结

这一里程碑判决对企业专利申请和维权策略提出了新的挑战和启示。

与中国外观设计专利不同，美国外观设计专利同样需要经历实质审查，也有可能收到审查意见。答复中需注意：限缩性答辩将永久缩小专利保护范围，需谨慎措辞，避免过度强调非必要特征，最小化地放弃特征。另外，如果专利申请中因限制要求导致部分设计被删除，务必及时分案，否则会面临他人抄袭被删除设计时无法主张侵权的境况。

值得注意的是，中国法院虽未明确外观专利适用该原则，但“禁止反悔”的精神已在实践中落地。最高法曾在判例中强调，专利权人在无效程序中放弃的特征，诉讼时不得再主张。

来源 | 北京高沃知识产权（ID: gaowoip-com)

编辑 | 北京高沃知识产权（ID: gaowoip-com)

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