经典案例 | 以“叁玖”商标不予注册复审案看商标全面审查原则

Advance China IP Law Office

从“叁玖”商标不予注册复审案

看全面审查原则

华进经典案例集锦

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案件背景

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）是知名医药企业，旗下“999”品牌创立于上世纪八十年代，曾两次被认定为驰名商标。此外华润三九已将“999”在第9类及其他类别进行注册保护。

2016年，贵阳叁玖互联网医疗有限公司（下称“被异议人”）申请在第9类电子出版物等商品上注册“叁玖”商标（下称“被异议商标”），并于2017年初审公告。华润三九（下称“异议人”）委托华进团队在公告期内提起异议，主张被异议商标与其第9类在先“999”商标构成近似，并复制摹仿其第5类驰名商标，同时主张适用《商标法》第三十条、第十三条第三款规定。2018年10月，国知局裁定支持异议请求，认定两商标在第9类构成近似商标，依据第三十条对“叁玖”商标不予注册，未评述第十三条。

被异议人不服提起不予注册复审，华进团队继续代理异议人坚持前述理由。2019年7月，国知局复审决定维持不予注册，认为原被异议人所提复审理由不成立，依据《商标法》第三十条规定对被异议商标不予核准注册，并认为在已适用《商标法》第三十条规定对异议人商标权进行保护的情况下，不再适用第十三条规定进行审理。2020年5月，被异议人关联公司对异议人第9类“999”商标提起“撤三”，同时，被异议人不服不予注册复审决定，为了延长复审决定生效时间，相继提起行政诉讼一审、二审、再审。2021年2-3月，异议人第9类多件“999”商标因连续三年不使用而在与被异议商标相同或类似的商品上相继被撤销，导致正在再审的行政诉讼案件权利基础发生重大变化。

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案件难点及处理思路

本案核心难点在于，异议人虽有在第9类申请注册“999“商标，且核定使用的商品完全覆盖被异议商标指定使用的商品，依据《商标法》第三十条请求保护足以。但是，考虑到第9类并非异议人主营类别，虽有引证商标，但并未投入使用，一旦第9类在先商标被对方提起撤销，将很可能失去主张第三十条的权利基础。此外，虽然异议人在第5类“人用药”商品上的注册商标“999”曾获驰名商标保护，但驰名商标遵循按需认定原则，如果根据在案证据能够适用《商标法》其他条款予以保护的，无须对商标是否驰名进行认定。即如果国知局支持了第三十条，将不会对适用第十三条进行审理。

为了达到全面保护的效果，基于对全面审查原则的经验把握，华进团队，华进团队采取“双条款并行”策略：

夯实第三十条基础：强调被异议商标与第9类在先注册“999”商标商品类似、标识近似；

同步主张第十三条：考虑到驰名商标举证要求较高，华进团队指导华润三九收集“999”商标在人用药上的驰名证据（包括两次“认驰”记录、市场呼叫“三九”的公众认知），论证被异议商标“叁玖”音义摹仿驰名商标，且双方属同业竞争者，易误导公众，多角度充分论证被异议商标的注册构成对驰名商标的复制、摹仿，并易使消费者产生误认，请求国知局援引第十三条予以支持。

03

案件结果

最高人民法院因引证商标被撤销的事实变化，于2021年撤销原审判决及被诉决定，由国家知识产权局重新进行审理。

所幸，异议人在异议、不予注册复审阶段除了主张以《商标法》第三十条为依据外，同时还主张了第十三条第三款驰名商标保护，并对主张第十三条的理由和依据进行了扎实且充分的论述。2022年9月，国知局根据法院判决重新组成合议组进行审理，并基于全面审查原则，对异议人在案件中提出的第三十条、第十三条主张及相关证据进行审理并做出评判，认为异议人在第9类的引证商标已被撤销，不构成《商标法》第三十条调整的注册障碍。同时，异议人提交的证据可以证明在被异议商标申请日之前，异议人“999”商标在人用药商品上已为相关公众熟知，且“999”商标被消费者广泛呼叫为“三九”，被异议商标“叁玖”与异议人“999”商标在呼叫、含义等方面近似，已构成对异议人商标的复制、摹仿。被异议商标的注册构成《商标法》第十三条第三款所指的情形，对被异议商标不予核准注册。

目前，第19373512号“叁玖”商标不予注册决定已生效，该商标已经失效。

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延伸思考

《商标审查审理指南》仅形式审查篇中有关于“全面审查”的文字规定，即“形式审查中，对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的商标申请, 审查员应进行全面审查，并发出补正通知书”，结合《商标法》立法目的以及笔者的实务经验，全面审查原则实际上贯穿适用于商标授权确权全流程，除驰名商标认定为按需认定一般不同时适用以外，其它可以适用的法律条款都应予以审查和认定，以下结合部分常见情形对全面审查原则的运用进行列举分析。

（一）注册审查阶段全面审查

《商标法》 第三十条规定：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

可见，商标注册部门在注册审查中将对申请商标是否违反《商标法》禁止注册情形、是否具备显著特征、是否具有误认情形以及与是否存在在先商标冲突等进行全面审查并做出决定。同一件商标有可能因为同时违反《商标法》多个条款而被驳回。

案例一：在第70389002号“顶制”商标申请中，国知局认为该商标与他人在先注册的“制顶”商标构成类似商品上的近似商标；申请商标文字“顶制”使用在指定商品上，容易使公众对商品的品质等特点产生误认，同时该文字系常用商贸用词，使用在指定商品上，消费者不易将其作为商标加以识别，不具备商标应有的识别作用，缺乏商标的显著特征。同时认定已《商标法》第三十条、第十条第一款第(七)项、第十一条第一款第(三)项做出驳回决定。

特殊情况下，如果国知局在审理驳回复审案件中，发现申请注册的商标有违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条和第十六条第一款规定情形，而注册审查时并未依据上述条款作出驳回决定的，可以依据上述条款作出驳回申请的复审决定（作出复审决定前应当听取申请人的意见）。

案例二：在第68910913号“金蒋牌 JINJIANGPAI及图”商标驳回复审案件中，国知局依据《商标法》第三十条规定引证在先注册的“蒋金”等多件商标对申请商标予以驳回，国知局在驳回复审中认为，申请商标与“金奖牌”发音相同，使用在指定商品项目上，容易使消费者对商品的质量等特点产生误认，违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定，国知局以此向申请人下发审查意见书，申请人在规定期限提交了答复意见。最终，国知局就商标近似和误认事实进行了全面审查，并同时以第十条第一款第(七)项、第三十条规定驳回申请商标注册申请。

（二）异议或评审程序同时支持多个条款适用

在商标异议或评审案件中，申请人主张同个主体实施的不同行为，甚至同一个事实行为同时违反《商标法》多个条款规定，国知局应对全部事实理由和法律条款予以审查和认定（例外情形：驰名商标按需认定），并对案件事实和适用条款进行全面审查和认定。以上情形十分常见。

案例三：在第14121214号“COB IGELOW ESTABLISHED1838”商标无效宣告中，国知局经审理认为：1.在案证据可以证明申请人对美术作品“C·O·BIGELOW”依法享有在先著作权。争议商标与申请人享有著作权的美术作基本相同，已构成实质性近似。争议商标已构成对申请人在先著作权的损害，构成《商标法》第三十二条所指损害他人在先权利的情形；2.争议商标中含有“ESTABLISHED1838”，含义为“1838年创立”，易使消费者对争议商标创立日期、品牌历史等产生误认，已构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形；3.申请人还先后申请注册了多件与他人知名品牌相近似的商标，该类抢注行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，争议商标的申请注册已违反《商标法》第四十四条第一款的规定。

（三）全面审查之例外情形——驰名商标按需认定

《商标审理审查指南》中明确规定驰名商标遵循按需认定原则，如果根据在案证据能够适用《商标法》其他条款对当事人商标予以保护的，或系争商标的注册使用不会导致混淆或者误导公众, 致使当事人利益可能受到损害的, 商标注册部门无须对当事人商标是否驰名进行认定。此为全面审查原则的例外情形，但如果案件在未结过程中的任何节点其事实状态发生了变化，导致予以支持的法律依据不复存在，仍有适用全面审查原则对驰名商标条款进行全面审查的必要。以“叁玖”商标不予注册复审为例，国知局异议、不予注册复审，法院一审二审均支持《商标法》第三十条，且并未对商标是否违反第十三条进行审理，但是在诉讼再审程序，由于原本因依据《商标法》第三十条给予保护而无需对驰名商标进行认定的案件事实发生了变化，此时仍应坚持全面审查原则重新对包括第十三条在内的问题进行审查并做出裁定。该案在适用《商标法》第三十条的基础发生变化的情况下，综合考量在先商标知名度、双方商标实际使用情况、被异议人所处行业等情形，主动适用《商标法》第十三条第三款规定对被异议商标不予注册。

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结语

通过该案以及其他类似案例可知，全面审查原则是应用在审查审理实践中的被遵循的原则，除驰名商标认定为按需认定，尽量不主动予以适用以外，其它可以适用的法律条款都应予以审查和认定，国知局在不同审查程序中对全面审查原则的遵循运用，为打击恶意注册行为提供了有力保障。

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