李宣：商标侵权案件应诉策略之——请求宣告诉请保护商标无效

近年来，随着经济社会的不断发展，司法实践中自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中恶意注册商标或采用不正当手段注册商标后，向竞争对手提起诉讼的案件时有发生。而在这类商标侵权诉讼中，向国家知识产权局请求宣告商标无效是常见的应诉策略。如果权利基础被宣告无效，无疑对侵权诉讼起到釜底抽薪的效果。笔者结合现行法律规定和裁判案例进行分析，为同类案件的办理提供实践思路。

哪些“注册商标”被宣告无效的概率更大？

《商标法》第四十七条规定：“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。”具体包括：

一、不以使用为目的的恶意商标注册申请。

二、不得作为商标使用的标志：（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；（六）带有民族歧视性的；（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。但是，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

三、不得作为商标注册下列标志：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。但是，上述所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

四、以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。

五、商标代理机构申请注册除其代理服务外其他商标。

六、以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册商标的。

七、就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的。

八、就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。

九、未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的。

十、就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的。

十一、商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的；但是，已经善意取得注册的除外。

十二、申请注册的商标，凡不符合商标法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的。

十三、两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，公告了在后申请的商标；同一天申请的，公告了使用在后的商标。

十四、申请商标注册损害他人现有的在先权利，或以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

商标侵权案件中，商标被宣告无效后法院可裁定驳回原告的起诉

目前，并无明确法律规定商标侵权案件中，商标被宣告无效后，人民法院该如何处理。但结合一些地方的案件审理指南和类案判决，多份生效法院判决对此类案件的处理均为“驳回原告起诉”。

目前能检索到的公开审理指南有【北大法宝引证码】CLI.13.1712863《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南（2020修订）》8.8商标撤销、无效等行政程序对商标权效力及侵权诉讼的影响规定：“《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，宣告无效的注册商标，该商标权视为自始即不存在。针对商标无效情形，实践中法院一般可以参照专利法司法解释的精神，裁定驳回起诉”。

案例一：

最高人民法院在（2022）最高法知民终2177号案中认为，专利权利人提起确认是否落入专利权保护范围纠纷之诉后，涉案专利权被国家知识产权局宣告无效，但宣告专利权无效的审查决定尚未确定发生法律效力的，人民法院可以先行裁定驳回原告的起诉。此裁判理念可以作为商标被无效后的参考。

案例二：

（2022）冀知民终563号案中，法院认为：本案系侵害商标权纠纷，被上诉人盛某公司享有商标权系其主张权利的基础。根据上诉人金某公司二审提交的新证据即国家知识产权局作出的《关于第7823862号“秦某”商标无效宣告请求裁定书》，可以认定案涉商标已被宣告无效。同时，根据《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，因“以欺骗手段或其他不正当手段”取得注册被宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在，故被上诉人盛某公司不再是本案的商标权人，其与本案已不具有直接利害关系，已不是本案适格原告，本案的起诉已不符合法定受理条件，对被上诉人盛某公司基于该无效权利要求的起诉，本院依法裁定驳回。如被上诉人盛某公司就该无效裁定依法提起行政诉讼，且宣告上述权利要求无效的裁定被生效的行政判决撤销，其可另行起诉。法院裁定撤销一审判决，驳回原商标权利人的起诉。

案例三：

（2019）浙01民终10349号中，法院认为：国家知识产权局商标局系我国对商标授权争议进行审查的机构。由于在本案中花某公司主张永某公司在服装类商品上使用被控侵权标识的行为，构成对第17609027号注册商标专用权的侵犯。而该注册商标已被国家知识产权局商标局作出的商评字[2019]第0000226140号裁定宣告无效。根据《中华人民共和国商标法》第四十七条第一款规定，宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在。因此从现有证据看，花某公司据以主张权利的基础已不存在，其起诉不符合法律规定的人民法院受理条件，应予驳回。如果有证据证明国家知识产权局商标局的上述无效宣告裁定被生效行政裁判撤销的，花某公司亦可根据新的证据重新起诉。因涉案商标已被宣告无效，故本院对永某公司的其他上诉请求不再予以评判。综上，永某公司的部分上诉请求成立，本院予以支持，一审法院认定事实基本清楚，但因出现了新的事实，本案应予以驳回起诉。法院裁定撤销一审判决，驳回原商标权利人的起诉。

案例四：

（2018）闽民终361号案中，法院认为：根据《中华人民共和国商标法》第四十七条第一款的规定，被宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在。本案涉案商标被商评委宣告无效，涉案商标权人福建欧诺漆科技有限公司对涉案商标享有的专用权视为自始即不存在，则被许可人港某公司对涉案商标也不享有商标权利。港某公司据以提起本案诉讼的权利基础丧失，其与本案纠纷不存在利害关系。因此，港某公司的起诉不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，对其起诉应当予以驳回。法院裁定撤销一审判决，驳回原商标权利人的起诉。

案例五：

（2017）苏01民终3898号案中，法院认为：涉案第12598533号“轰炸大鱿鱼”注册商标已被宣告无效；涉案第13965419号注册商标亦被提起无效宣告请求，并被受理，且与第12598533号“轰炸大鱿鱼”注册商标存在一定的关联，相关侵权比对和认定受到后者权利稳定性和确定性的直接影响，因此参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条的规定，本院可以裁定驳回原告基于上述情形的起诉。另，若有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。法院裁定撤销一审判决，驳回原商标权利人的起诉。

案例六：

（2016）沪73民终319号案中，法院认为：本案中，梯某中心主张特某公司和乾某公司的被诉侵权行为侵犯了其第XXXXXXX号“KAWEFLEX”注册商标专用权，但该注册商标已于2017年3月17日被国家商评委裁定予以宣告无效。梯某中心对该裁定不服，向北京知产法院提起行政诉讼，却经该院传票传唤在开庭审理之日无正当理由未到庭，该院于2018年7月27日裁定该案视为梯某中心撤回起诉，故国家商评委作出的上述裁定已生效，国家商标局亦于2018年8月27日发布了关于涉案注册商标宣告无效公告，现第XXXXXXX号“KAWEFLEX”商标的注册商标专用权已视为自始即不存在。因此，梯某中心提起本案商标侵权诉讼的权利基础已经不存在，其并非本案一审适格原告，故其起诉应依法予以驳回。法院裁定撤销一审判决，驳回原商标权利人的起诉。

商标无效宣告程序与商标侵权民事诉讼程序衔接间的难点及建议

商标是用以识别和区分商品或者服务来源的标识，企业在选择和使用商标时，往往将商标与企业字号进行对应并注册使用。随着市场竞争的不断加强，诚信商事主体在市场竞争中亦会投入大量资金和宣传推广，将自身使用的商标打造成知名品牌，自身企业字号进而同步成为企业知名字号，这亦是企业的核心竞争力之一[1]。对于合法注册的商标，依法应予以保护。

而在商标侵权诉讼中，向国家知识产权局请求宣告商标无效是常见的应诉策略。如果原告诉请保护的商标权利基础被宣告无效，无疑对商标侵权诉讼起到釜底抽薪的效果。只是，宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书不具有追溯力。虽然，商标注册人应当赔偿恶意给他人造成的损失，但实践中对此条款的理解和适用有较大差异，且商事主体特别的损失往往难以弥补。这就要求作为被告方代理人的代理律师从商标侵权案件的整体上对诉讼方案进行制定和设计，要充分考虑人民法院在审理案件时的审限，充分评估对于原告诉请保护商标的无效概率，以及国家知识产权局审查无效宣告案件的周期，做好“打一场持久仗”的准备。在商标侵权民事诉讼过程中，可能一审审限已届满，但商标无效宣告案的审查结果还未作出，一般而言，一审法院并不会将本案作中止审理处理，一审法院会结合案件现有证据，判决被告方停止侵权等。这就要求被告方代理律师和被告方对商标无效宣告案件的进度进行充分沟通并得到被告方当事人的信任和支持以启动上诉程序，最终能在二审诉讼中等待到国家知识产权局关于商标无效宣告案的无效裁定，一揽子解决商标侵权案件。

●注释：

[1]参见李宣：《侵害商标权及不正当竞争纠纷案的办理思路》，大成广州办公室微信公众号，2024年12月18日。

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